Em ação de obrigação de não fazer, devido ao uso não autorizado, de produto patenteado - no caso um bloco modular para composição de floreiras verticais -, a 3ª turma do STJ mandou o TJ/SP rejulgar a questão.
O colegiado constatou que a análise da ocorrência ou não de infração de patente deve ser feita a partir do teor das reivindicações constantes do título outorgado pelo INPI, as quais determina o objeto protegido e a extensão da proteção conferida ao titular do direito.
O caso
A ação trata do uso não autorizado de produto patenteado (bloco modular para composição de floreiras verticais).
A sentença extinguiu o processo em razão da existência de coisa julgada a respeito da pretensão deduzida pelos recorrentes. Em segunda instância, o acórdão anulou a sentença e determinou o processamento da ação.
Sobrevindo nova sentença, esta julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a recorrida se abstenha de comercializar, divulgar e expor produtos que violem a patente dos recorrentes e para condená-los ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Novo recurso, e o acórdão deu provimento à apelação interposta pela recorrida para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
No STJ, os donos da patente ressaltaram que, para fins do exame da ocorrência de violação a direito de propriedade industrial, devem ser confrontados o produto da recorrida e as reivindicações correspondentes ao produto patenteado.
A relatora, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que o artigo 42 da lei 9.279/96 assegura ao titular da patente o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos o produto objeto de patente ou processo patenteado, assim como o produto diretamente obtido por este processo.
Ainda, a ministra destacou que, conforme pontuado na doutrina, a patente não protege o produto no sentido do senso comum, mas uma solução técnica para um problema técnico, invento que se expressa num objeto. "Objeto de proteção patentária é o bem imaterial", frisou.
Segundo Nancy, a análise da ocorrência ou não de infração de patente deve ser feita a partir do teor das reivindicações constantes do título outorgado pelo INPI as quais, segundo disciplina o artigo 41 da lei de propriedade industrial, determina o objeto protegido e a extensão da proteção conferida ao titular do direito.
"O tribunal de origem, ao deixar de considerar que a conclusão acerca da ocorrência ou não da contrafação exige, imprescindivelmente, que se proceda o cotejo das reivindicações constantes da carta patente, com as características do objeto cuja utilização supostamente ofende o direito de propriedade industrial de terceiro, violou a norma do artigo 41 da LPI."
Por fim, a ministra ressaltou que o fundamento do acórdão recorrido não dá suporte à conclusão por ele alcançada, de modo que os autos devem, sim, retornar ao tribunal de origem para, observados os delineamentos traçados no julgamento, prosseguir no exame da apelação.
Assim, deu provimento ao recurso especial. A decisão foi unânime.
O escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados - Advogados atua no caso.
- Processo: REsp 2.046.456