A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP fixou a coexistência de marcas do universo jornalístico. O caso opôs a Folha de Londrina, do Paraná, e a Folha da Manhã, de SP.
A Folha de Londrina alegou ser titular da marca nominativa “Folha de Londrina” (18/09/1972), do domínio “grupofolhadecomunicacao.com.br” (25/02/2014), e depositária da marca mista “Grupo Folha de Comunicação” (08/03/2012).
A autora recebeu informação de que, após reclamação administrativa da Folha da Manhã, houve a transferência da titularidade do seu domínio para esta empresa, de modo indevido.
Segundo a Folha de Londrina, a Folha da Manhã não tem direito ao uso exclusivo da palavra “grupo” ou do termo evocativo “folha”, e ambas as empresas têm sede e atuam em diferentes Estados, inexistindo possibilidade de confusão entre as marcas e produtos oferecidos pelas duas ou concorrência desleal.
O juízo de 1º grau julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer em favor da Editora o domínio “grupofolhadecomunicacao.com.br”, ficando todas as rés compelidas a respeitá-lo e a corré Folha da Manhã proibida de utilizá-lo.
Ilegitimidade
Ao julgar apelação de todas as rés, o relator, desembargador Alexandre Lazzarini, assentou a ilegitimidade passiva da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual na ação.
A ABPI opera o Centro de Solução de Disputas, Medição e Arbitragem em Propriedade Intelectual, sendo que no caso concreto, houve instauração de procedimento administrativo perante uma das suas três Câmaras.
“O fato de a Câmara atuar como intermediadora de solução do conflito administrativo submetido à sua apreciação não a torna parte legítima passiva, nem mesmo a sua entidade controladora, no caso a coapelante ABPI, para figurar como ré da presente demanda.”
Conforme o relator, reconhecer-se a legitimidade da ABPI seria o mesmo que se admitir a inclusão de uma Câmara de Arbitragem no polo passivo de uma demanda, na qual se discute decisão dela emanada.
Coexistência de marcas
Com relação ao mérito da controvérsia recursal, o relator explicou que segundo o princípio do “first come first served”, a titularidade de um domínio é conferida àquele que primeiro efetuar o seu registro.
“A impugnação desse registro pode ocorrer, no entanto, se for embasada em proteção conferida ao nome empresarial e à marca, e se existir possibilidade de gerar confusão ao mercado consumidor.”
Para o julgador, ainda que a Folha da Manhã tenha procedido ao registro da marca “grupo folha” perante o INPI, não se pode desconsiderar o fato de que a apelada [Editora Paraná Press S/A] conseguiu registrar a marca “grupo folha de comunicação” nesta autarquia.
“Até que seja proferida decisão em sentido contrário, ambas as marcas coexistem. Descabida, assim, perquirição sobre eventual conduta abusiva da apelada, em relação registro do domínio , considerando-se que o seu conteúdo coincide com marca de sua titularidade e cuja vigência persiste sem notícias, como se viu, da concessão de qualquer efeito suspensivo.”
- Processo: 1050842-02.2016.8.26.0100
Veja o acórdão.