Houve declaração judicial, por acórdão transitado em julgado no âmbito do TRF da 2ª região, da nulidade do registro das marcas "Brio", "Super Brio" e "Bryo" de titularidade da demandada, o que torna ilícita a continuidade de seu emprego.
O reconhecimento judicial da nulidade esteou-se no fato de que "o registro das marcas da apelada é passível de causar confusão, associação indevida com os seus produtos, pegando carona na fama e renome alheios".
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Processo: 0037131-88.2008.8.26.0564
Veja a íntegra da decisão.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 0037131-88.2008.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante BOMBRIL MERCOSUL S.A. E OUTRO, é apelado CERA INGLEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA..
ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. V. U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 12 de julho de 2012.
VITO GUGLIELMI
PRESIDENTE E RELATOR PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO N° 24.000
APELAÇÃO CÍVEL N° 0037131-88.2008.8.26.0564
RELATOR: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTES: BOMBRIL MERCOSUL S/A e OUTRA
APELADA: CERA INGLEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO – 7ª VARA CÍVEL
PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS E PATENTES. IMPUGNAÇÃO DO USO DAS EXPRESSÕES 'BRIO' E SIMILARES PELA RÉ, POR PARTE DAS TITULARES DAS MARCAS 'BRIL' E 'BOMBRIL*. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA EM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL A DEFINIR A DESCONSTITUIÇÃO DO
REGISTRO DAS MARCAS DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÀO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DO USO DAS EXPRESSÕES PELA RÉ. DETERMINAÇÃO PARA A
ABSTENÇÃO DO USO QUE É DECORRÊNCIA LÓGICA DA ANULAÇÃO. INVIABILIDADE, TODAVIA, DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. EMPREGO DAS EXPRESSÕES PELA RÉ QUE SE ENCONTRAVA AMPARADO PELA EXISTÊNCIA DE MARCAS REGISTRADAS ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUTORAS QUE NÃO BUSCARAM TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABSTENÇÃO DO USO.
CASO EM QUE A CONDUTA DA RÉ TRADUZIU, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DA JUSTIÇA FEDERAL, EM MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
SUCUMBÊNCIA REPARTIDA. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem processado, interposto contra sentença que julgou improcedente demanda cominatória cumulada com pedido de indenização por perdas e danos ajuizada por Bombril Mercosul S/A e Bombril S/A em desfavor de Cera Ingleza Indústria e Comércio S/A, em virtude de suposta violação de propriedade industrial pela ré.
O juízo (fls. 809/811) entendendo não presente o ilícito pela mera utilização, por parte da ré, de sufixo comum ('Brio') semelhante, sob a perspectiva fonética, àquele das marcas registradas pela autora ('Bril' e 'Brill'), julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Opostos embargos de declaração pelas autoras
(fls. 818/826), foram eles integralmente rejeitados pelo juízo (fls. 827).
Inconformadas, apelam as autoras (fls. 830/855).
Aduzem, em preliminar, que a marca 'Brio', registrada pela ré, fora declarada nula por decisão definitiva do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, fundada, justamente na possibilidade de confusão com as marcas registradas anteriores das autoras. No mérito, argumentam que são titulares não apenas da marca 'Bombrir, mas também das marcas 'Bril' e 'Brill', não se podendo falar em mero uso de radicais comuns pela ré. Dizem não se tratar, portanto, de expressões genéricas ou descritivas, mas sim, de marcas registradas reconhecidas como tais em decisões judiciais análogas. Repisam a existência de decisão proferida no âmbito da Justiça Federal a desconstituir as marcas da ré justamente pelo reconhecimento de hipótese de conflito, apontando para a prejudicialidade entre essa decisão e o pedido de abstenção formulado nos autos. Discorrem acerca da prática de concorrência desleal pela ré a partir da utilização de expressão semelhante à marca de alto renome das autoras, concluindo pela possibilidade de indevida confusão entre os produtos. Dizem presentes os danos advindos da violação das marcas registradas das autoras, concluindo pela reforma da decisão com a condenação da ré à abstenção e pagamento de indenização.
Recebido (fls. 1001) e processado o recurso de apelação, vieram aos autos as contrarrazões da demandada (fls. 1006/1022).
É o relatório.
2. Cuida-se de demanda cominatória cumulada com pedido indenizatório por perdas e danos ajuizada pelas titulares das marcas 'Bombril', 'BriP, 'Brill' e similares, em razão de suposta concorrência desleal praticada pela demandada ao utilizar a marca 'Brio' para produtos concernentes ao mesmo ramo de atuação das autoras. Julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados, sobreveio, então, o presente recurso de apelação das demandantes, o qual, com efeito, está a merecer parcial guarida.
Em primeiro lugar, quanto ao pedido de abstenção do uso das marcas pela ré, de rigor se revela o acolhimento da pretensão. Isso porque, como comprovaram as demandantes, houve a declaração judicial, por acórdão transitado em julgado no âmbito do Egrégio Tribunal Regional Federal da Segunda Região (fls. 856/869), da nulidade do registro das marcas 'Brio', 'Super Brio' e 'Bryo\ de titularidade da demandada, o que torna, até pelo próprio fundamento daquela decisão, ilícita a continuidade de seu emprego.
Note-se que, no caso, o reconhecimento judicial da nulidade esteou-se, precisamente, no fato de que "o registro das marcas da apelada é passível de causar confusão, associação indevida com os seus produtos, pegando carona na fama e renome alheios" (sic - fls. 860), de forma que, presente essas circunstâncias e, bem, a existência de decisão transitada em julgado a suprimir a proteção marcaria sobre os referidos nomes, a determinação para a abstenção da conduta imediata é mesmo de rigor.
Mesmo porque, como anota J. DA GAMA CERQUEIRA (Tratado da Propriedade Industrial, v. II, t. II, Rio de Janeiro, Lumen Júris, 2010, p.149), "a extinção do registro, em todos os casos indicados, importa a perda da marca e não, apenas, a cessação das garantias especiais de que a lei cerca as marcas registradas", não subsistindo à demandada, portanto, quaisquer direitos, sejam aqueles que permitiriam a singela continuidade do uso dos nomes, sejam, com mais razão, aqueles de proteção decorrentes da marca registrada.
Logo, presente decisão definitiva a determinar a anulação do registro das marcas utilizadas pela ré, não cabe a esta Corte revisitar o tema da impossibilidade do uso, pela ré, das expressões contestadas - reconhecida como fundamento da medida constitutiva negativa naquela instância -, mas apenas, por decorrência lógica, conceder a tutela inibitória para vedar, a partir do acórdão - sem prejuízo da eficácia anterior da decisão da Justiça Federal -, o emprego das expressões 'Brio' e suas variações pela ré.
Em segundo lugar, contudo, quanto ao pedido indenizatório, a pretensão, diferentemente, não pode ser acolhida. Isso porque, a utilização dos nomes 'Brio', 'Super Brio' e 'Bryo', ao menos até o trânsito em julgado da decisão da anulatória promovida na Justiça Federal e na ausência de medida de urgência inibitória nos presentes autos, estava amparada em registro existente, válido e regular das respectivas marcas junto ao INPI, não se podendo falar, daí, na conduta da ré como contrária ao ordenamento jurídico.
Aliás, há bom tempo ensina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "enquanto nâo for desconstituído o registro da marca no INPI, não ê lícito vedar-lhe o uso pela respectiva titular" (STJ, REsp 136812/SP, Terceira Turma, Rei. p. Acórdão Min. Humberto Gomes de Barros, j. 05.09.2006), de forma que, figurando a demandada, até a decisão da Justiça Federal, como titular das marcas 'Brio', 'Super Brio' e 'Bryo', forçoso reconhecer que sua conduta estava a traduzir mero exercício regular de direito.
De ilicitude no comportamento empresarial da ré - verdadeiro pressuposto básico para o surgimento do dever de indenizar (cf., a respeito: CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil, Vol. II, 8ª Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 228) -, portanto, somente se poderia cogitar caso persistente a utilização das marcas 'Brio', 'Super Brio' e 'Bryo após o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça Federal, circunstância a respeito da qual nenhuma prova existe nos presentes autos.
Não se pode olvidar, como tive oportunidade de ponderar, recentemente, quando do julgamento da Apelação Cível n°. 0111637-66.2008.8.26.0004, do Foro Regional da Lapa da Comarca da Capital, que "se os órgãos públicos autorizaram o registro do nome e da marca, pelo menos a boa-fé há de ser reconhecida, ainda que seja obrigada a ré a abster-se do uso da marca", de forma que, ao menos ao tempo do ajuizamento da demanda, não havia mesmo que se falar em ilícito a ensejar o dever de indenizar.
Destarte, em suma, de um lado presente decisão definitiva de cancelamento do registro das marcas da ré, e, de outro, ausente prova da continuidade de utilização dos nomes após o trânsito em julgado daquela decisão, era mesmo caso de se acolher em parte o recurso de apelação julgando-se parcialmente procedente a ação tão somente para se determinar a imediata abstenção do uso das marcas 'Brio' e suas variações pela ré, afastado, pelas mesmas razões, o pedido indenizatório por perdas e danos.
Com o acolhimento em parte do recurso e consequente resultado de parcial procedência da demanda, deve ser a sucumbência repartida entre as partes - na forma preconizada pelo artigo 21 do Código de Processo Civil -, arcando cada litigante com as custas e despesas processuais que desembolsou e com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos constituídos (nesse exato sentido: STF, Al 343.841-2, Segunda Turma, Rei. Min. Maurício Corrêa, j. 20.11.2001).
3. Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Gugltylmi
Relator