Reconhecida a prescrição de exclusividade da marca de refrigerantes Tubaína

Reconhecida a prescrição de exclusividade da marca de refrigerantes Tubaína

A câmara de Direito Empresarial do TJ/SP manteve sentença reconhecendo a prescrição do prazo para proibir o uso da marca de refrigerantes Tubaína pela empresa Indústria e Comércio de Bebidas Funada Ltda., que comercializava o produto há mais de 50 anos sem o direito de exclusividade da marca.

A empresa autora Ferráspari S/A Indústria e Comércio alegou que é a única razão comercial que pode usar tal nome, conforme certidão de registro do INPI. Requereu a condenação da ré a se abster de usar a expressão Tubaína ou qualquer outra que colida com aquelas cujos direitos lhe pertencem, retirando-as de todos os meios utilizados para divulgação. Pediu, ainda, o pagamento de royalties, pelo uso da expressão, na ordem de 5% de seu faturamento bruto, no período compreendido nos últimos cinco anos, bem como indenização pelos danos morais, no valor de R$ 30 mil, por ter vulgarizado seu patrimônio intelectual e praticado a concorrência desleal.

O juiz Arnaldo Luiz Zasso Valderrama, da 1ª vara Cível de Presidente Prudente, declarou a prescrição da pretensão veiculada na ação e julgou extinto o feito sem resolução do mérito. De acordo com o texto da sentença, "os documentos juntados aos autos apontam que a ofensa se deu na década de 60 e este feito foi ajuizado apenas em 13/8/10, tanto a pretensão de inibição do uso de marca quanto a de reparação dos danos materiais e morais estão fulminadas pela prescrição. A visualização gráfica dos rótulos dos produtos das partes são diferentes, conforme se observa nas fotografias, não se vislumbrando a possibilidade de os consumidores confundirem os produtos."

De acordo com o desembargador Pereira Calças, relator do recurso, a prescrição foi bem reconhecida e a sentença deve ser integralmente mantida. Os desembargadores Romeu Ricupero e José Reynaldo também participaram do julgamento e acompanharam o voto do relator.

• Processo : 0019073-21.2010.8.26.0482 - clique aqui.

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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2011.0000262331

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0019073-21.2010.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante FERRASPARI S/A INDUSTRIA E COMERCIO sendo apelado INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS FUNADA LTDA..

ACORDAM, em Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROMEU RICUPERO (Presidente) e JOSÉ REYNALDO.

São Paulo, 8 de novembro de 2011.

Pereira Calças

RELATOR

Assinatura Eletrônica

Comarca : Presidente Prudente - 1ª Vara Cível

Apelante : Ferráspari S/A Indústria e Comércio

Apelada : Indústria e Comércio de Bebidas Funada Ltda.

VOTO Nº 21.429

Apelação. Direito Empresarial. Ação inibitória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Prescrição. Marca (similar) utilizada pela ré por mais de 50 anos. Prazo prescricional de 15 anos que se inicia a partir do momento em que a ação poderia ser proposta, sob pena de desvirtuamento do instituto (art. 177 do CC/16). Precedentes do STJ. Prescrição bem reconhecida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, reproduzidos na forma do art. 252 do RITJSP. Precedentes do STJ e STF.
Apelo a que se nega provimento.

Vistos.

1. Trata-se de ação inibitória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais que FERRÁSPARI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO move contra INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS FUNADA LTDA., julgada extinta, com resolução do mérito, em razão da prescrição pela sentença de fls. 295/299, prolatada pelo Juiz Arnaldo Luiz Zasso

Valderrama, cujo relatório é adotado.

Apela a autora às fls. 305/332. Alega que o pedido é de cobrança pelo uso indevido da marca, e não de indenização, e que não se pode falar em prescrição em razão da continuidade da violação e, ademais, não se tem prova segura do termo inicial de contagem do prazo prescricional. Sustenta que não houve degenerescência da marca Tubaína, devendo-se conferir ao registro a proteção inerente à sua concessão. Argumenta com o fato de ter obtido o registro da marca Turbaína e Tubaína em 1938 e 1953, respectivamente. Pugna pelo provimento do apelo para que, afastando-se o decreto de prescrição, seja a ação julgada procedente.

O recurso foi recebido, processado e respondido; anotado o preparo.

Relatados.

2. O apelo não merece provimento.

A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelece: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".

Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelação nº 994.06.023739-8, rel. Des. Elliot Akel, em 17/06/2010; Agravo de Instrumento nº 990.10.153930-6, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, em 17/06/2010; Apelação nº 994.02.069946-8, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, em 08/06/2010; Apelação nº 994.05.106096-7, rel. Des. Neves Amorim, em 29/06/2010; Apelação nº 994.04.069012-1, rel. Des. José Roberto Bedran, em 22/06/2010; Apelação nº 990.10.031478-5, rel. Des. Beretta da Silveira, em 13/04/2010; Apelação nº 994.05.0097355-6, rel. Des. James Siano, em 19/05/2010; Apelação nº 994.01.017050-8, rel. Des. José Joaquim dos Santos, em 27/05/2010; Apelação nº 994.04.080827-0, rel. Des. Alvaro Passos, em 17/09/2010; Apelação nº 994.04.073760-8, rel. Des. Paulo Alcides, em 01/07/2010; Agravo de Instrumento nº 990.10.271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2ª Turma, rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2ª Turma, rel. Min. Eliana Calmon, j. de 17.12.2004 e REsp n° 265.534-DF, 4ª Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).

E também o Pretório Excelso tem entendido correntemente que é possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público para decidir, assim o tendo feito recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE nº 591.797 e 626.307, em 26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue: "Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)".

Consigna-se apenas que, corretamente, da sentença consta o seguinte:

"(...) a violação ao direito material origina a pretensão, que é deduzida em Juízo por meio da ação. Prescrição é a extinção da pretensão de reparação a um direito violado, em razão da inércia durante lapso temporal estabelecido em lei. Havia duas súmulas do C. Superior Tribunal de Justiça a tratar do lapso prescricional em matéria de marca de comércio. A Súmula 143 se ocupava do direito à indenização pela contrafação resultante de seu uso indevido ('prescreve em 5 anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial'), na esteira do artigo 225 da lei 9279/96 e artigo 178, § 10°, IX, do Código Civil de 1916, fixando em cinco anos.

A Súmula 142, por outro lado, se ocupava somente da ação para abstenção do uso da marca contrafeita, dispunha dela ser a prescrição vintenária ('prescreve em 20 anos a ação para exigir a abstenção do uso de marca comercial').

No entanto, esta súmula foi cancelada. No entanto, vários precedentes do C. STJ afastaram a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 178, parágrafo 10, IX, do Código Civil para os casos em que se discute a abstenção do uso.

Prevalece atualmente na jurisprudência o entendimento de que esta prescrição estava subordinada à segunda parte do artigo 177 do Código Civil de 1916, ou seja, 10 anos entre presentes e 15 entre ausentes, contados da data em que poderiam ter sido propostas. São tidos como presentes aqueles residentes no mesmo município, a teor do artigo 551, parágrafo único, do Código Civil ab-rogado. Ausentes, na hipótese contrária, consideram-se os com domicílio certo, mas residentes em outro município.

Nesse mesmo sentido, citem-se os seguintes julgados do C. STJ:

Processual Civil e Civil. Agravo no Recurso especial. Prescrição. Nome comercial. É de dez anos entre presentes e quinze, entre ausentes, o prazo prescricional para ações que discutam a abstenção do uso do nome ou da marca comercial. Recurso não provido. (AgRg no REsp 981.004/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2007, DJ 26/11/2007 p. 193, destaquei).

Nome comercial. Abstenção de uso. Prescrição. Cancelamento da Súmula nº 142 da Corte. 1. Com o cancelamento da Súmula nº 142, a Corte afastou o prazo de prescrição de vinte anos para a ação que tenha por objetivo a abstenção do uso do nome ou da marca comercial; a anterior jurisprudência já afastava, de todos os modos, a incidência do art.178, parágrafo 10, IX, do Código Civil, isto é, o prazo de cinco anos; em conclusão, aplicável o artigo 177, segunda parte, do Código Civil, sendo de dez anos entre presentes e quinze entre ausentes o prazo de prescrição. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 418.580/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, 3ª Turma, julgado em 11/02/2003, DJ 10/03/2003 p. 191, destaquei).

Portanto, o art. 225 da Lei nº 9.279/96, que estabelece o prazo de cinco anos para a reparação, deve ser aplicado de forma conjunta ao art. 177 do Código Civil de 16, no que tange ao prazo para a propositura da ação inibitória do uso de marca.

Conforme já explicitado, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que se deu a ofensa ou do dano. Em momento algum a autora contestou a alegação de que a empresa requerida utiliza a marca Tubaína há cerca de cinqüenta anos, o que é verossímil diante dos documentos de fls. 136/139 e 150.

Não convence ao Juízo a argumentação da autora, na réplica, de que a ação se renova em seu prazo na continuidade da utilização da marca pela ré. Ora, esse entendimento é o mesmo que desconsiderar e desconstruir o instituto da prescrição. Não há falar em infração nova a cada violação. A questão, 'in casu', não está afeta a esta ou aquela violação, mas ao uso da marca Tubaína pela ré, o que ocorre há décadas.

Tendo em vista que a autora está sediada em Jundiaí e a ré em Presidente Prudente, o prazo prescricional é o de quinze anos. Portanto, considerando que os documentos juntados aos autos apontam que a ofensa se deu na década de 60 e este feito foi ajuizado apenas em 13.08.10, tanto a pretensão de inibição do uso de marca quanto a de reparação dos danos materiais e morais estão fulminadas pela prescrição.".

E ainda que o caso fosse de se analisar o mérito, como bem ressaltou o magistrado, "melhor sorte não assiste à parte requerente. Com efeito, tanto o nome quanto a visualização gráfica dos rótulos dos produtos das partes são diferentes, conforme se observa nas fotografias de fls.48 e 253, não se vislumbrando a possibilidade de os consumidores confundirem os produtos.

Em que pese o termo Tubaína ser notório, esta expressão passou a designar um gênero de bebida e atualmente dezenas de empresas a utilizam para designar seus produtos (fls. 245/249), como bem ressaltado pelo Patrono da requerida, de forma que há muito ela deixou de identificar o primeiro fabricante deste produto.

Além de não vislumbrar qualquer tentativa de concorrência desleal, vale ressaltar que não há prova de prejuízos decorrentes da utilização da marca Tubaína pela requerida. E conforme já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, 'inadmissível a condenação em perdas e danos, pela confusão provocada junto ao consumidor por marcas semelhantes, se não reconhecida a existência de prejuízo sofrido pela autora' (REsp. 613.376/SP, Min. Castro Filho, 3ª Turma, DJ 23.10.2006).

Outrossim, não resultaram satisfatoriamente caracterizados os danos morais. A ação da ré não teve gravidade capaz de lhe atingir o âmago, a ponto de causar vergonha e vexame, atingir sua honra e afrontar os direitos da personalidade. Frise-se que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente a agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige (STJ, REsp 606.382, Rel. Min. Asfor Rocha, DJ 17.05.04).".

Bem por isso, será integralmente mantida a sentença recorrida.

Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram acertadamente deduzidos na sentença, e aqui expressamente utilizados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.

DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS

RELATOR

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