No final de setembro, o Comitê Permanente de Aprimoramento de Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) publicou os resultados da consulta pública a respeito dos atos normativos (Portaria e Diretrizes de Exame) relativos a Marcas de Posição. O Instituto passou a receber oficialmente pedidos de registro destes novos tipos de sinais a partir de 1º/10/21.
Trata-se de uma espécie de marca composta pelo conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte. Em termos mais simples, trata-se geralmente de alguma espécie de símbolo aplicado em uma posição tão específica da superfície de um produto de forma que o consumidor, só de ver aquele sinal naquela posição, já sabe que o produto advém de determinado fornecedor, de maneira que se o sinal estivesse em outro lugar, possivelmente não seria possível fazer a mesma identificação.
A consulta pública foi realizada entre 13/4 e 12/6/21, e contou com a participação de entidades como a OAB/SP, a International Trademark Association (INTA) e diversas associações do setor, como a ABPI, a ABAPI e a ASPI.
O escritório GDD Advogados também marcou presença na consulta pública – e com contribuições relevantes - através da participação de seu consultor associado, o advogado Leandro Moreira Valente Barbas. Um dos poucos especialistas do Brasil na área de Marcas Não Tradicionais (à qual pertencem as Marcas de Posição), tendo desenvolvido mestrado na área (publicado na obra Marcas Não Tradicionais, da Editora Lumen Juris, 2016), Leandro se debruçou sobre a proposta normativa e fez diversas sugestões de aprimoramento e melhoria técnica do texto, tendo muitas delas sido acolhidas pelo INPI.
Um de seus principais apontamentos acolhidos pela Autarquia Federal diz respeito à necessidade de que as Marcas de Posição não detenham caráter funcional (devem estar dissociadas de efeito técnico). Inicialmente ausente no texto original da proposta normativa colocada em consulta pública, a imprescindibilidade do caráter não-funcional destes sinais passou a incorporar o próprio conceito jurídico das marcas de posição, tendo as sugestões de Leandro sido expressamente incorporadas tanto no texto da Portaria INPI/PR nº 37/2021 como na regulamentação técnica (diretrizes de análise), consolidadas na Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021.
O apontamento acabou ocasionando a inserção, pelo Instituto, de conteúdo novo no texto da Nota Técnica, em seu item de nº 16, cujo conteúdo é autoexplicativo e permite entender facilmente no que consiste a vedação à funcionalidade em marcas de posição:
A questão passa longe de ser de interesse exclusivamente de juristas, sendo verdadeira medida de defesa da livre concorrência. Isso porque, se permitido o registro de marcas de posição que desempenhem funções técnicas, o titular de uma marca poderia, em tese, se apropriar de uma posição fundamental para determinado produto, englobando na marca vantagens técnicas que este tipo de registro não se destina a proteger. A Nota Técnica publicada fez um excelente trabalho em exemplificar a questão:
As Marcas de Posição agora podem ser registradas no INPI, sendo imprescindível, na prática, a consulta a um profissional especializado em propriedade intelectual (área em que atua, inclusive, o escritório GDD Advogados) para que se tenha a exata noção dos direitos visados e se aumentem ao máximo as chances de sucesso em um pedido de registro.