Vejam-se os dois primeiros parágrafos do mencionado acórdão para perceber-se sua enormidade.
"1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI.
2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro não implica prejuízo para o exercício do direito de defesa do réu de uma ação de abstenção. Nas hipóteses de registro irregular de marca, patente ou desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente registradas deve, primeiro, ajuizar uma ação de nulidade perante a Justiça Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da demonstração do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercialização do produto".
Aliás, enfatizou a rel. em seu voto:
"Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma" [...] Ao reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o TJ/PR violou regra do artigo 57 da lei da propriedade industrial”.
É que o artigo da LPI imediatamente anterior ao mencionado pela relatora (parágrafo 1º do art. 56) estabelece: "a nulidade da patente poderá ser arguida a qualquer tempo como matéria de defesa". Ora, tal matéria de defesa só poderá ser aquela formulada em ação proposta perante a Justiça Estadual, na qual o suposto contrafator seja réu.
Numa época em que se procura o equilíbrio constitucional entre os direitos exclusivos de Propriedade Intelectual e os direitos de acesso à cultura, à saúde e à livre concorrência, tal decisão é retrógrada, uma espécie de TFP da Propriedade Intelectual.
Na Revista de Direito Mercantil nº 17, pág. 78 e ss, ano 1975, encontra-se precioso comentário a acórdão no mesmo teor do TJ/SP, comentário esse subscrito pelo saudoso Waldemar Álvaro Pinheiro. Destacamos:
"[...] Ora, as nulidades de pleno direito podem indiferentemente ser argüidas, ou através de ação de nulidade, ou por meio de exceção de nulidade oposta na ação movida pelo suposto titular do direito. Devem, assim, ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do ato ou de seus efeitos e as encontrar provadas (CC, art. 146, parágrafo único). Nenhuma razão jurídica, por conseguinte, impede que o juiz, na ação cível de contrafação, conheça da nulidade das patentes, decidindo em conformidade. Trata-se de defesa de fundo, de exceção que ao juiz compete decidir, segundo o princípio de que o juiz da ação é juiz da exceção.
[...]
Por outro lado, a disposição genérica contida no art. 146, parágrafo único do CC, foi reiterada, no campo específico da propriedade industrial, no art. 188 do Decreto-lei 7.903, de 1945 (vigente por força do art. 128 da atual lei 5.772, de 1971) e que dispõe: 'Poderá constituir matéria de defesa na ação criminal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará na nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente'. Comentando-o, diz Gama Cerqueira: 'A contrafação e os delitos assemelhados pressupõem a existência de uma patente validamente concedida. É justo, portanto, que a lei permita ao indigitado autor da infração alegar a nulidade do privilégio para eximir-se da pena. Por outro lado, tratando-se de nulidade de pleno direito, o juiz criminal deve conhecer da nulidade arguida e pronunciá-la se a encontrar provada de acordo com o parágrafo único do art. 146 do CC’.Tratado da Propriedade Industrial, vol. 2º, tomo 1º, 242). E acrescenta, em outro passo de sua obra, que a arguição de nulidade da patente é igualmente admissível em ação cível (id., n. 276).
[...]
No Brasil, estando a matéria duplamente regulada pelo art. 146, parágrafo único do CC e pelo art. 188 do Decreto-lei 7.903, só muito raramente tem sido acolhida pelos tribunais a tese da inviabilidade das exceções, quer perante a jurisdição penal, quer perante a civil – pelo menos após o advento dessas disposições legais. O princípio geralmente adotado é este, proclamado pelo Supremo Tribunal Federal: 'Assim como se facultou ao juiz criminal conhecer, na defesa do infrator, de matéria relativa à validade da patente sem importar na anulação formal desta, também se deverá reconhecer a mesma faculdade ao juiz cível, embora ambos de natureza local e protegidos pelas mesmas garantias' (RT 152/332).
Relatado este acórdão pelo min. Philadelpho Azevedo, salientava ele em seu erudito voto que a lei então em vigor – o Decreto 16.264, de 1923, continha preceito expresso a respeito (arts. 75 e 124). E acrescentava que o legislador 'com esse hábil golpe',venceu a dificuldade, distinguindo duas nulidades, uma, genérica e outra específica (RT 152/336).
Em voto posterior, aduziu esse ilustre juiz: 'A ação de nulidade a que se refere o Código de Processo Civil, sempre existiu, e passou a coexistir, no regulamento de 1923, com a faculdade para o Juiz Criminal, de conhecer incidentemente da regularidade do privilégio, segundo a jurisprudência já antes admitida; até à jurisdição cível se pode admitir a mesma faculdade'... (RT 175/785). Não é necessário nem útil invocar todas as numerosas decisões idênticas proferidas pelos diversos tribunais. Basta lembrar as seguintes: Arq. Jud., 70/193; RT 152/332, RT 285/213, 442/95; RF 90/732, 208/152.
[...]
O equívoco capital da decisão em apreço resulta, pois, da confusão estabelecida entre a ação de nulidade de patente e a exceção de nulidade oponível em defesa.
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Quanto às suas conseqüências práticas, a doutrina esposada pelo acórdão é calamitosa.[...]".
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*Eduardo Dietrich e Trigueiros é advogado do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados Advogados
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