TJ/SP proíbe venda de bloco de jardim vertical que viola patente

A 1ª câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP decidiu, por unanimidade, negar provimento a recurso de empresa, mantendo decisão que determinou a abstenção de uso e a indenização por violação de patente. O produto patenteado seria um bloco modular para composição de floreiras verticais, chamado de "garden wall".

O caso

Em ação de obrigação de fazer, a sentença extinguiu o processo em razão da existência de coisa julgada a respeito da pretensão deduzida pelos recorrentes. Em segunda instância, o acórdão anulou a sentença e determinou o processamento da ação.

Sobrevindo nova sentença, esta julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a empresa se abstenha de comercializar, divulgar e expor produtos que violem a patente dos recorrentes e para condená-los ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Novo recurso, e o acórdão deu provimento à apelação interposta pela recorrida para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

No STJ, os donos da patente ressaltaram que, para fins do exame da ocorrência de violação a direito de propriedade industrial, devem ser confrontados o produto da recorrida e as reivindicações correspondentes ao produto patenteado.

A 3ª turma mandou o TJ/SP rejulgar a questão. O colegiado constatou que a análise da ocorrência ou não de infração de patente deve ser feita a partir do teor das reivindicações constantes do título outorgado pelo INPI, as quais determina o objeto protegido e a extensão da proteção conferida ao titular do direito.

Na retomada do julgamento da apelação pelo TJ/SP, foi negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

O relator, desembargador Azuma Nishi, destacou que a perícia técnica confirmou a colidência entre os produtos da empresa e a patente dos autores. O laudo pericial afirmou que "os produtos comercializados colidem com a patente, ou seja, todas as características técnicas dispostas na patente, de titularidade do autor, estão reproduzidas nos produtos comercializados pela ré".

Com base nessa premissa, a violação ao direito patentário foi reconhecida, implicando na abstenção de uso e no dever de indenizar, conforme os artigos 42 e 44 da lei de propriedade industrial.

Além disso, o relator observou que a patente conferida aos autores precede a da ré. O objeto patenteado foi depositado em 2009 e registrado em 2017, enquanto o objeto patenteado pela empresa foi depositado em 2015 e registrado em 2021. Com isso, o relator considerou mais equitativo proteger a patente mais antiga.

O tribunal também ressaltou que a possibilidade de declaração de nulidade incidental da patente em demanda na Justiça Estadual não era aplicável ao caso, pois a validade da patente dos autores estava respaldada por considerável robustez pericial.

Por fim, a decisão ressaltou que "o mero ajuizamento de ação de nulidade de patente, isoladamente considerado, não tem o condão de tolher os efeitos dos direitos de propriedade industrial pertencentes aos autores".

Portanto, a validade da carta patente dos autores deve ser mantida até que a Justiça Federal decida sobre a ação de nulidade.

Diante disso, o TJ/SP manteve a sentença de primeira instância e majorou as verbas honorárias de 10% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do Código de Processo Civil.

O escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados - Advogados atua em favor dos autores da ação.

• Processo: 1008081-96.2017.8.26.0624

Veja a decisão.