Justiça nega pedido da BMW para anular logo da DASA por semelhança

Distribuidora automotiva Dasa pode manter marca cujo logo tem três faixas, assim como símbolo da BMW. Assim decidiu a 1ª turma especializada do TRF da 1ª região ao manter sentença segundo a qual não se verificou afinidade mercadológica ou similaridade dos signos que gerasse a nulidade.

Trata-se de ação de nulidade de registros de marcas proposta pela BMW Motoren Werke Aktiengesellschaft e pela BMW do Brasil Ltda contra o INPI e a Dasa - Distribuidora automotiva. As autoras objetivavam anular os registros de marcas mistas da corré, representadas por logotipia com três faixas, nas cores azul escuro, azul claro e vermelho. 

Na ação, as autoras requereram a condenação para que a distribuidora cessasse definitivamente o uso do elemento figurativo, e, ainda, que fosse condenada a indenizar por ato ilícito. A ação teve como fundamento principal o suposto conflito com os registros de marcas das autoras, que identifica uma linha esportiva (série M) da BMW, também com três faixas, nas mesmas cores, inclinadas para a direita e no segmento automotivo.

Segundo a BMW, a distribuidora transmitiria a falsa impressão de ser uma parceira da BMW, com intuito de desviar clientela por meio de confusão e falsa associação. Já a distribuidora defende que as partes convivem no mercado há bastante tempo e não são concorrentes, e que a ré não tem como alvo os consumidores dos veículos da marca das autoras. Disse, ainda, que no INPI é possível encontrar várias marcas ligadas ao mercado automotivo que utilizam como elemento figurativo o uso de faixas.

Em 1º grau, a ação foi julgada improcedente. O juízo entendeu que os registros (nºs 912.104.180, 912.104.309 e 912.104.392), que chegaram a ser anulados liminarmente, não detinham afinidade mercadológica com as marcas da ré, Distribuidora Automotiva. Isto porque tais registros assinalam serviços relacionados a "orientação (treinamento), provimento de publicações eletrônicas on-line, publicação de textos, publicações on-line de livros e periódicos eletrônicos, publicações eletrônicas (para download) e publicações impressas". 

Em relação aos registros de n.ºs 912.104.066, 912.104.694 e 912.104.619, como reconhecido pelo próprio INPI, a despeito da afinidade mercadológica com os registros de marca das autoras, entendeu-se que as faixas inclinadas são comumente empregadas no segmento automotivo.

Além disso, destacou-se que as marcas não se confundem e que o exame do conflito marcário deve ser feito sob o aspecto do conjunto das logotipias, consoante orientação da teoria do tout indivisible (todo indivisível) da doutrina francesa, servindo como diretriz para orientação dos critérios para aferição do conflito entre sinais distintivos e que tem ampla aceitação em nosso ordenamento e consagrada pela doutrina e jurisprudência nacional.

Ainda de acordo com a sentença, as marcas das autoras são figurativas, compostas por três linhas ou faixas diagonalmente inclinadas, sendo certo que dois registros ainda possuem a letra M à direita do elemento figurativo. Já as marcas de titularidade da sociedade ré, ora impugnadas, possuem forma de apresentação mista, sendo compostas por elemento nominativo, representado pela expressão "DASA", em destaque, e "DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA", de forma secundária e, ainda, o elemento figurativo, representado por linhas ou faixas verticais à esquerda do termo "DASA".

Assim, concluiu que a concessão dos registros marcários anulados não configura violação a nenhum dispositivo da lei 9.279/96.

A sentença foi mantida pelo TRF da 2ª região, negando-se provimento ao recurso de apelação das autoras.

O escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados - Advogados patrocinou os interesses da ré, Distribuidora Automotiva S.A.

• Processo: 5023892-43.2021.4.02.5101

Leia sentença e acórdão.