Estrela deve destruir produtos por uso indevido da marca Hasbro

Depois de quase 15 anos de conflitos judiciais, a 1ª câmara de Direito Privado do TJ/SP manteve sentença que condenou a Estrela a devolver os registros de propriedade industrial dos brinquedos da Hasbro, além de pagar os royalties devidos para a empresa e destruir os produtos que causam confusão entre as marcas.

Caso

A Hasbro ingressou no Brasil na década de 1970, por meio de contrato de licenciamento de seus produtos e marcas com a Estrela. Segundo o acordo, caberia à Estrela fazer os registros das marcas junto ao INPI e ao final do contrato transferir à Hasbro os direitos de propriedade intelectual e material correspondentes.

Como contraprestação da cessão de direitos e obrigações, a Estrela concordava em pagar à Hasbro royalties em relação à venda dos produtos. Os pagamentos foram realizados até 2007. Depois disso nenhum outro pagamento foi realizado e o contrato foi encerrado, embora a Estrela continuasse utilizando a propriedade intelectual da Hasbro e promovesse a distribuição dos produtos.

Em 2007, a Hasbro notificou a Estrela sobre a inadimplência quanto às obrigações assumidas contratualmente, referente ao não encaminhamento de relatório de vendas e pagamento dos royalties correspondentes. Não houve solução para o conflito entre as empresas.

A Estrela justificou ser de sua exclusiva propriedade as marcas da Hasbro, argumento que não se sustentava de acordo com a defesa da companhia, à medida que celebrou contrato de licenciamento. O que ocorreu poderia ser comparado a um contrato de locação rescindido em que o locatário inadimplente, decide não devolver o imóvel e afirmar ser o proprietário do imóvel que locou por décadas

Concorrência

Em seu voto, o relator desembargador Rui Cascaldi, determinou que a Estrela terá de se abster de comercializar as marcas de modelar Super Massa com trade dress similar à embalagem do concorrente Play Doh, devendo destruir os produtos já produzidos. Também deve transferir para a Hasbro as marcas Jogo da Vida, Detetive, Cara a Cara, Genius, Combate, Super Massa, Dr. Trata Dentes, dentre outras.

O magistrado citou decisão que concluiu que os produtos da Estrela são, na realidade, "adaptações brasileiras dos produtos da Hasbro". "Essas marcas estão, portanto, incluídas no contrato celebrado em 2003, pois são, essencialmente, os mesmos produtos", discorre a decisão.

"Tanto o fundo, como os logos, as cores, a disposição dos elementos visuais são similares, e, na análise do todo, parecem o mesmo produto. Possível, portanto, a confusão de ambas as marcas."

Opinião

Segundo a defesa da Hasbro, patrocinada pelo advogado Solano de Camargo, do escritório Lee, Brock, Camargo Advogados (LBCA), a prova de má-fé da Estrela ficou configurada no fato ter transferido algumas marcas da Hasbro (durante vigência do contrato de 2003) em relação a produtos licenciados para a Brinquemolde, sociedade da qual é a principal cotista.

"O registro no INPI serviria como forma de fraudar a execução do contrato e evitar que a Hasbro legitimamente recebesse em cessão. Para desconstituir tal ato jurídico perante o INPI, a Hasbro propôs ação judicial, também em face da segunda ré, a Brinquemolde."

Segundo a defesa, a Hasbro buscou o reconhecimento de todos os direitos de propriedade intelectual e os materiais, o pagamento dos royalties devidos e a proibição de que a Estrela e a Brinquemolde cedam ou transfiram marcas a quaisquer terceiros, oficiando-se o INPI sobre essa proibição.

• Processo: 0107428-23.2009.8.26.0100

Veja o acórdão.

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