STJ: Empresa de laticínios poderá continuar usando “Visa” em nome

A 2ª seção do STJ negou pedido de proteção especial da marca Visa, à empresa de cartões, autorizando que empresa de laticínios continue usando "Visa" no nome. O colegiado considerou ausência de declaração que a reconhecesse como de alto renome e por não verificar risco de confusão entre os consumidores.

(Imagem: STJ)

No julgamento do REsp 951.583, os ministros da 3ª turma, com base no princípio da especialidade, concluíram pela possibilidade de existência da marca Visa Laticínios - de uma empresa da indústria alimentícia de Minas Gerais -, por não verificarem risco de confusão entre os consumidores quanto à origem dos produtos ou serviços.

Na ação rescisória, as empresas do grupo Visa alegaram que o acórdão violou a legislação, por condicionar a proteção especial de sua marca à renovação do registro como marca notória, nos termos do artigo 67 da lei 5.772/71, ignorando que o artigo 233 da lei 9.279/96 proibiu expressamente a prorrogação de registros com esse status.

Marca notória

Para a relatora, ministra Isabel Gallotti, o fundamento jurídico do acórdão rescindendo foi o fato de não ter havido renovação do registro de marca notória e de não haver, na época, o reconhecimento de marca de alto renome em favor das empresas de cartão de crédito.

A ministra explicou que a determinação trazida pelo artigo 233 da lei 9.279/96 - de que os pedidos de declaração de notoriedade fossem arquivados e as declarações já concedidas pelo INPI permanecessem em vigor pelo prazo de vigência restante - fez com que as marcas notórias continuassem valendo até o término do prazo que a lei anterior conferia (dez anos), mas sem prorrogação, "porque a nova lei não permitiu".

Assim, segundo a magistrada, após o vencimento da declaração de marca notória, a empresa interessada deveria dar início ao procedimento para obter o reconhecimento de sua marca como de alto renome, nos termos do artigo 125 da lei 9.279/96, da Resolução INPI/PR 107/13 e anteriores, bem como do Manual de Marcas do INPI. Porém, segundo Isabel Gallotti, não foi isso o que ocorreu na hipótese analisada.

De acordo com a ministra, as informações do processo dão conta de que, durante a vigência do registro da marca notória, não estavam comprovadamente preenchidos os requisitos legais para a proteção especial em todas as classes. Além disso, ao tempo da entrada em vigor da nova lei, não havia declaração pelo INPI de alto renome para a marca Visa.

Procedimento específico

Isabel Gallotti explicou que, apesar de alguns precedentes do STJ tratarem marca notória e alto renome como mera continuidade sob nova denominação, o artigo 233 da lei 9.279/96, ao estabelecer a proibição da prorrogação de declaração de notoriedade, aponta para a extinção do instituto antigo.

Para a ministra, do mesmo modo, a retirada da ressalva anteriormente constante do artigo 67 também corrobora a diferenciação dos institutos.

"Fosse uma mera continuidade do mesmo instituto sob novo nome, a lei nova certamente não impediria a prorrogação e faria a ressalva de que as marcas notórias passariam a viger na prorrogação com o estatuto de marcas de alto renome."

A ministra disse ainda não haver impedimento para que, mesmo na vigência da marca notória, as empresas pedissem a declaração de alto renome.

"Ao contrário do que sustenta a requerente, o reconhecimento do alto renome exige procedimento específico, inicialmente incidental e posteriormente por meio de requerimento."

Sem violação

Isabel Gallotti frisou que a interpretação do artigo 233 da lei 9.279/96 aponta para a convivência, durante o período de transição, dos dois institutos, cada qual com seu grau de proteção, conforme estabelecido na lei que regula a concessão desses status. "Concedido o registro de marca notória na vigência da lei 5.772/71, perdurará até o seu fim com os elementos de proteção estabelecidos naquele diploma", afirmou.

A relatora ressalvou, no entanto, que o instituto de marca notória não pode ser prorrogado justamente porque deixou de existir com a mudança legislativa, devendo ser feita a solicitação para o reconhecimento de marca de alto renome, nos termos da nova lei.

A magistrada entendeu, assim, que não houve, no acórdão da 3ª turma, nenhuma violação à literalidade do artigo 233 da lei 9.279/96, o que inviabiliza a pretensão de sua rescisão.