Havendo duplo registro de marca, domínio na internet é de quem fez ...- Migalhas

Quando duas empresas têm direito à utilização de um termo, com os devidos registros no INPI, o seu uso no domínio de página da internet é garantido àquela que primeiro satisfez as exigências de registro. Trata-se da aplicação do princípio first come, first served, conforme explicou o ministro do STJ Marco Aurélio Bellizze, relator de recurso sobre o assunto julgado na 3ª turma.

No caso, uma empresa de SP - que, apesar de mais recente, foi a primeira a depositar o requerimento para utilização da marca - ajuizou ação para impedir que outra empresa, de SC, continuasse a utilizar uma expressão. Em 1º e 2º graus, a ação da firma paulista foi julgada improcedente.

No recurso ao STJ, ela afirmou que, "diante do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da internet, a teoria da distância não poderia mais ser aplicada". Disse ter ajuizado a ação principalmente por não poder usar sua marca como domínio na internet.

Regramento diverso

De acordo com Bellizze, no caso do nome empresarial, o registro tem proteção em âmbito territorial - e compete às juntas comerciais -, mas pode ser ampliado para âmbito nacional (artigo 1.166, parágrafo único, do CC), desde que arquivado pedido em cada uma das juntas comerciais do país.

Já a marca é um sinal distintivo, e seu registro perante o INPI dá ao titular o direito de usá-la com exclusividade. O título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local do empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a LPI e a lei de registros empresariais não abrangem essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o título do estabelecimento catarinense.

O ministro esclareceu que, diante do vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do estabelecimento a partir da regra geral do artigo 186 do CC e da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial a conduta parasitária.

Anterioridade

Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro.

O relator advertiu, contudo, que a análise de eventual conflito não pode ser feita exclusivamente com base no critério da anterioridade, mas deve levar em consideração o princípio da territorialidade e da especificidade.