Schincariol pode continuar usando o nome "Itubaína" em refrigerante

A 2ª câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP, por maioria, negou apelação da Ferráspari Indústria e Comércio, que por ser titular da marca "Turbaína" pretendia que a Schincariol deixasse de usar o nome em seu refrigerante.

A Ferráspari apelou ao Tribunal contra decisão de 1ª instância, que pronunciou a prescrição da pretensão e extinguiu o feito com resolução de mérito. Na ocasião, a juíza de Direito Vanessa Velloso Silva Sad, da 3ª vara Cível de Itu, entendeu estar prescrita a pretensão tendo em vista o longo decurso de prazo desde a primeira violação do direito marcário e o ajuizamento da presente ação. Mas a Ferráspari alega que a pretensão não estaria prescrita, pois se renovaria a cada nova violação da marca.

A fabricante ainda ressaltou que a Schincariol utiliza indevidamente a marca sem autorização e, desta forma, deve indenizá-la materialmente de forma a remunerá-la pela utilização indevida. De acordo com a Ferráspari, o que a ação seria de cobrança e não indenizatória para recomposição do dano. "Ainda que se admitisse a hipótese de prescrição, inexistiria prova quanto à data da primeira violação e somente a pretensão à reparação das violações anteriores a 05 anos estaria prescrita."

No entanto, o relator do caso, desembargador Tasso Duarte de Melo, entendeu que a sentença bem analisou o caso e deve ser mantida na íntegra. "A alegação da Apelante de que sua pretensão seria de cobrança, e não indenizatória, não merece maior consideração, já que restou suficientemente provado que a apelada produz o refrigerante "Itubaína Schincariol" desde 1954. Logo, o grande lapso temporal entre a primeira violação e o ajuizamento desta ação supera a discussão."

De acordo com os autos, a Ferráspari é titular da marca "Turbaína" desde 1938, para assinalar "doces em geral" e desde 1953 para assinalar "refrescos".

Para o desembargador Duarte de Melo, mesmo que superada a prescrição, no mérito "melhor sorte não assistiria a apelante, por se tratar de hipótese de degenerescência da marca, já que os consumidores identificam o gênero do produto - no caso refrigerante aroma tuti-fruti - pela marca de um dos fabricantes e, pelo uso costumeiro, popularizam a expressão".

"A ampla notoriedade da marca, somada à vulgarização da expressão como referência de determinado gênero de produto, acarreta a perda da distintividade e, via de consequência, afasta a proteção individual do direito marcário."

Também participaram do julgamento os desembargadores José Reynaldo, Ramon Mateo Júnior e Araldo Telles.