Alegação de nulidade de patente em sede de defesa não é exclusiva da JF

Para o desembargador Tasso Duarte de Melo, relator, esse entendimento não deve prevalecer diante da expressa autorização legal de arguição de nulidade de patente como matéria de defesa também em processos em curso perante a Justiça estadual.

Segundo o magistrado, "se a nulidade da patente pode ser arguida a qualquer tempo, como matéria de defesa, deve-se entender que em todo e qualquer processo é possível que o réu sustente incidentalmente a nulidade da patente, como na espécie".

Ainda de acordo com ele, "não é necessário prévio questionamento pela via administrativa, ou o ajuizamento de ação autônoma perante a Justiça Federal para que possa ser apresentada contestação com essa alegação, sob pena de violação ao texto expresso da lei e da garantia constitucional da ampla defesa".

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• Processo: 0064419-15.2012.8.26.0000

Veja a íntegra da decisão.

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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2012.0000253260

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0064419-15.2012.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOVA CASA BAHIA S A sendo agravado I.Q.V..

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.

V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ REYNALDO (Presidente sem voto), LIGIA ARAÚJO BISOGNI E ROBERTO MAC CRACKEN.

São Paulo, 29 de maio de 2012.

Tasso Duarte de Melo

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0064419-15.2012.8.26.0000

COMARCA: SÃO PAULO 12ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL

AGRAVANTE: NOVA CASA BAHIA S/A

AGRAVADO: I.Q.V.

V O T O Nº 7002

NULIDADE DA PATENTE. Arguição como matéria de defesa, em processo em curso perante a Justiça Estadual. Possibilidade. Artigo 56, § 1º, da Lei nº 9.279/96. Precedentes.

Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento (fls. 02/07) interposto por Nova Casa Bahia S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, Dr. Airton Pinheiro de Castro (fls. 80/81), nos autos da ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos ajuizada por I.Q.V., que afastou a alegação de nulidade da patente como matéria de defesa neste processo.

Sustenta a Agravante ser possível alegar a nulidade da patente como matéria de defesa neste processo, não apenas em procedimento administrativo ou processo judicial ajuizado perante a Justiça Federal, por expressa autorização legal do artigo 56, § 1º, da Lei nº 9.279/96. Cita jurisprudência. Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso recebido (fls. 88/89).

Resposta às fls. 92/106.

É o relatório.

O recurso comporta provimento.

A r. decisão agravada (fls. 80/81) saneou o processo e determinou que a alegação de nulidade da patente, levantada em sede de defesa pela Agravante, não seria analisada. Isso porque entendeu que a nulidade da patente é matéria que só poderia ser suscitada pela via administrativa ou em processo autônomo, de competência da Justiça Federal.

No entanto, esse entendimento não deve prevalecer, diante da expressa autorização legal de arguição de nulidade de patente como matéria de defesa também em processos em curso perante a Justiça Estadual.

Dispõe o artigo 56, § 1º, da Lei nº 9.279/96:

"Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa."

Ora, se a nulidade da patente pode ser arguida a qualquer tempo, como matéria de defesa, deve-se entender que em todo e qualquer processo é possível que o réu sustente incidentalmente a nulidade da patente, como na espécie.

Não é necessário prévio questionamento pela via administrativa, ou o ajuizamento de ação autônoma perante a Justiça Federal para que possa ser apresentada contestação com essa alegação, sob pena de violação ao texto expresso da lei e da garantia constitucional da ampla defesa.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PATENTE COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.

(...)

3. Havendo autorização legal (art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96) para a arguição de nulidade da patente como matéria de defesa e, consequentemente, para o acolhimento da manifestação pelo Juízo cível, com a suspensão dos efeitos por ela gerados, não há como concluir que a patente só deixa de gerar seus regulares efeitos quando anulada em ação própria, perante a Justiça Federal.

4. A nulidade da patente, com efeito erga omnes, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual. Precedentes." (STJ, AgRg no AI nº 526.187/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. 21/08/2007) (destaques acrescentados)

"AGRAVO - Antecipação de tutela - Ação de obrigação de não fazer, cumulada com pedido de indenização - Decisão recorrida que determinou a abstenção, por parte da agravante, da utilização da expressão 'Toca' em seus produtos, sob pena de multa, bem como a retirada da referida marca das barracas infantis no prazo de cinco dias, comunicando-se aos distribuidores - Inconformismo - Não acolhimento - Tema relativo à carência de ação que será apreciado em primeira instância - Existência de carta de patente e certificados de registro de marca em favor dos agravados - Possibilidade, em tese, de reconhecimento incidental da nulidade da carta de patente, como matéria de defesa - Manifestação da agravante no sentido de que ingressará com ação de nulidade perante a Justiça Federal - Afastamento da pretensão de reconhecimento da incompetência da Justiça Comum - Verossimilhança das alegações dos agravados e risco de dano existentes no momento em que a decisão recorrida foi prolatada Ausência de violação ao artigo 45 e parágrafos da Lei nº 9.279/96 ou ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal - Antecipação de tutela que poderá ser revista, com fundamento no artigo 273, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil - Decisão mantida-Negado provimento ao recurso." (TJSP, Agravo de Instrumento nº 994.09.293194-0, Rel. Des. Viviani Nicolau, 9ª Câmara de Dir. Privado, j. 16/03/2010) (destaques acrescentados)

Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para reformar a r. decisão agravada neste ponto, autorizando o conhecimento da alegação de nulidade da patente neste processo.

TASSO DUARTE DE MELO

Relator

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