O registro de marcas e o indeferimento equivocado de pedidos pelo INPI

A Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996 (clique aqui), usualmente denominada de Lei da Propriedade Industrial ("LPI") adveio da antiga Lei nº. 5.772, de 21 de dezembro de 1971 (clique aqui). A matéria abordada por essa lei trata dos assuntos relativos aos direitos e obrigações atinentes à propriedade industrial no Brasil. É a norma que aborda proteção dos direitos de propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico no Brasil, mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; a concessão de registros de desenhos industriais; a concessão de registros de marcas; a repressão às falsas indicações geográficas; e a repressão à concorrência desleal. Aplica-se, ainda, aos pedidos de patentes ou de registros provenientes do exterior e depositados no Brasil por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor e aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas residentes no Brasil a reciprocidade de direitos equivalentes.

A instituição responsável pela garantia desses direitos é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, autarquia federal conexa ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criada em 11 de dezembro de 1970, pela Lei nº 5.648 (clique aqui).

Atentar-nos-emos, mormente, aos aspectos concernentes ao registro de marcas, ou melhor, aos empecilhos fático-jurídicos que impedem os registros das marcas e que ferem os direitos garantidos pelo art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal (clique aqui) àqueles que anseiam proteger e consolidar seus negócios e interesses através de marcas e logotipos, bem como os fatores capazes de argüir os impedimentos normativos.

Em matéria publicada recentemente no Valor Econômico, o número de recursos administrativos contra indeferimentos de pedidos de registro de marcas passou de 5.655, em 2006, para 8.903 até novembro do ano passado. Este número representa quase 7% dos pedidos de registro de marcas recebidos pelo INPI até novembro de 2007. Tal número nos leva a questionarmos a eficiência do Instituto, bem como nos perguntarmos se o escopo atribuído à autarquia em sua fundação está sendo cumprido.

É de se saber que as marcas podem ser depositadas/registradas, principalmente, sob as formas (i) nominativa (palavras, combinações de letras, algarismos e neologismos), (ii) figurativa (desenhos e ilustrações estilizadas) ou (iii) mista (concerto de elementos nominativos e figurativos). Referidas marcas possuem, ainda, classes e especificações, uniformizadas por tratados e acordos internacionais, que asseguram a especificidade e a proteção dos direitos marcários de seus titulares.

Ocorre que o INPI é falho ao indeferir, de maneira equívoca e lesiva, os pedidos de registro das marcas. A Instituição se esbalda no bojo do art. 124 da LPI, em seus diversos incisos, para recusar as petições e atrasar o processo de registro.

Em peculiar, mister se faz necessário citar o inciso XIX do referido artigo. O dispositivo elucida sobre os sinais não registráveis como marca, indeferindo a maioria dos pedidos pela suposta "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia." (grifos meus)

Deve-se analisar, com cautela, o disposto neste inciso. Nem sempre duas marcas, semelhantes ou iguais, ocasionam confusão ou indução ao erro nos consumidores.

Primeiramente, de acordo com o princípio da especificidade, duas marcas parecidas ou idênticas podem coexistir desde que postas em classes díspares. A classe é um dos principais elementos que caracterizam a marca. Tal classe refere-se ao serviço ou produto no qual referida marca se condiz. Por exemplo, a marca "X - Doces" encontra-se na classe referente a "alimentos", na subclasse "doces". Nada impede que exista uma outra marca, com nome semelhante ou idêntico, em outra classe como, por exemplo, a de "restaurantes" ou "confeitarias" - tendo em vista que os ramos das atividades são diferentes. A não ser no caso de marcas de alto renome ou notórias, é inadmissível dizer que marcas de classes distintas confundem consumidores.

Em acepção semelhante, ensina o IDS - Instituto Dannemann Siemesen de Estudos de Propriedade Intelectual: "Em nosso sentir, a demonstração de que as marcas em disputa, em pleno uso quando da postulação ao registro, não dão lugar à confusão ou à associação torna irrazoável a alegação de irregistrabilidade". (grifos meus)

Fábio Ulhoa Coelho ainda acrescenta: "Destaco que duas marcas iguais ou semelhantes até podem ser registradas na mesma classe, desde que não se verifique a possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços a que se referem". (grifos meus)

O entendimento também é o mesmo colacionado em diversas jurisprudências.

Existem vários fatores de distinção, suficientes para diferenciar as marcas, além das classes e especificações declaradas nas petições de registro, entre eles: a logomarca (ilustração, incluindo, mas não se limitando, às descritas na Classificação Internacional de Viena), combinação de letras e algarismos (e fonemas) e a colorimetria (combinação de cores e pigmentações).

A Classificação de Viena, classificação dos elementos ilustrativos instaurada em 12 de junho de 1973 pelos signatários da Organização Mundial do Comércio, é um desses fatores capazes de diferenciar marcas. Se duas marcas estão em classes diferentes, não há que se falar em confusão. Dependendo da ilustração, não é preciso nem de Classificação de Viena para distinguir.

Uma marca pode ser, também, composta por mais de uma palavra, com uma combinação de letras concomitantemente organizadas de forma a adquirir, nitidamente, traços suficientemente distintivos. A morfologia, composição gramatical e o número de caracteres são alguns dos elementos para diferenciar e particularizar uma marca. Um nome forte e sonoro causa impacto e os consumidores logo relacionam com o produto ou o serviço da marca que o nome se refere.

Sob outra ótica de análise, a cromática e a colorimetria podem constituir fator de especificação de marca. As cores são fontes capazes de atribuir verossímil diferença entre marcas, ao ponto de não confundir, embaraçar, equivocar ou induzir ao erro os consumidores. Salienta-se, como exemplo, as marcas do Mc'Donalds e da Coca-Cola. Estas possuem tonalidades fortes, imediatamente percebidas pelos consumidores em propagandas e outros meios, de comunicação ou não.

Na análise de Irineu Strenger, renomado jurista especialista em propriedade industrial, dentro das funções econômicas das marcas, "a atividade de uma empresa se torna notória e penetrante no mercado que opera com o emprego de elementos de relação que destaquem, unifiquem e individualizem a presença dessa atividade diante dos consumidores. Entre os possíveis elementos utilizáveis, figuram, preferencialmente, os sinais distintivos." (grifos meus)

Tais elementos bastam para que o consumidor identifique-se com marca, sendo satisfatórios para não gerarem confusão ou associação entre uma possível colidência de marcas.

Outro fator que deve ser elucidado é o público alvo que o negócio resguardado pela marca visa atender. Não há como confundir marcas de consumidores distintos.

Por fim, vale ressaltar que após a publicação do despacho referente ao pedido de registro da marca, na Revista da Propriedade Industrial, semanalmente divulgada pelo INPI, instaura-se um prazo de 60 dias para que terceiros possam apresentar oposições ao registro, conforme o disposto no art. 158 da LPI. Findo este prazo e ausentes as manifestações contrárias ao registro, irrazoável torna-se argüição de irregistrabilidade.

Por todo visto, conclui-se que não há cabimento para o indeferimento de marcas, por parte do INPI, de registro de marcas cujas existências não ensejam ônus ou indução ao erro nos consumidores ou empresários, desde que seus titulares não incidam em qualquer irregularidade e respeitem as normas do direito marcário nacional e internacional. Os elementos de diferenciação necessitam ser levados em conta e o INPI deve-se tornar mais eficiente ao analisar os pedidos e os registros prioritários, assegurando o devido direito de registro e proteção, evitando os atrasos nos processos administrativos e evadindo, também, a postulação desnecessária de recursos.

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Referências Bibliográficas:

IDS - Instituto Dannemann Siemesen de Estudos de Propriedade Intelectual, in "Comentários à Lei da Propriedade Industrial", edição revista e atualizada, 2005;

Irineu Strenger, in "Marcas e Patentes", 1ª edição, 1996;

COELHO, Fábio Ulhoa. In "Curso de Direito Comercial", vol. 1. Editora Saraiva. 3ª edição, 2000.