Licença de pedido de patente e vedação ao comportamento contraditório

[Quando o que é licenciado é o pedido (é dizer, do momento transacional em que a patente ainda não foi concedida, ou até mesmo não será)]

O negócio jurídico de licença «de pedido» de patente é plenamente concebível, face à inteligência do Art. 61 da nossa Lei de Propriedade Industrial¹. Não se trata, de maneira nenhuma, de disposição de objeto em domínio público, vez que, a uma, «não há como se licenciar conteúdo em domínio público pois faltaria causa ao negócio jurídico»², a duas porque o vigente processamento administrativo exara «legítima expectativa de direito(s)»³ (i. e., quando⁴ da concessão: ações, exceções, garantias, ônus, prazo etc.) sobre a matéria-"pertença" tecnológica revelada e reivindicada⁵.

A licença do pedido não implica - mas não impede - a participação ativa do licenciado no processamento, eis que a sua situação jurídica não seria a de (co)titular. Possível é a inserção de cláusula compelindo o licenciante a manter a par o utente (e. g., informá-lo periodicamente, por escrito), acerca do status procedimental do pedido.⁶ Possível também a apresentação de subsídios (Art. 31, LPI)⁷ pelo licenciado enquanto interessado, numa espécie de advocacia pro deferimento/concessão.

Bem se argumenta que «quando a licença diz respeito a um pedido [...] há, evidentemente, o dever de agir [do pretenso titular - observação nossa] no sentido da obtenção do direito»⁸, o que é diferente de se assumir, de pleno, uma obrigação de resultado, eis que «o [pretenso] titular não garante o sucesso do pedido de concessão»⁹. Aliás, policitar licença omitindo que se trata de um pedido, e não de um título concedido, aparenta ser conduta amoldável à hipótese do inciso XIII do Art. 195 da LPI¹⁰, ensejando a anulabilidade do negócio por dolo (Art. 145, CC).

O saudoso docente paraense Douglas Gabriel Domingues reitera o acentuado caráter de risco na licença pura do pedido in fieri (em via de se tornar): «Na hipótese de pedido depositado que ainda não foi publicado ou examinado, não há razão para impedir o contrato de licença apenas porque o pedido de patente não foi publicado e examinado: trata-se de licenciamento voluntário, onde o licenciado assume conscientemente como risco do negócio a possibilidade do pedido de patente ser indeferido por uma das causas previstas em lei.»¹¹

Curiosamente, nem sempre ela pode ocorrer de maneira amplamente "voluntária". Por exemplo, em julgado de dezembro de 2022, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo¹² procedeu a uma interessante ponderação, julgando recurso incidente em fase de cumprimento, sobre as consequências do indeferimento de pedidos e da consumada nulidade de um pedido concedido, na "avença-acordo" a qual tais bens de produção eram objeto de licença:

«Incide na hipótese o § 1º, VII, do art. 525 do CPC: "Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença." Isto porque fatos supervenientes à sentença exequenda - indeferimento de pedidos de patente e declaração administrativa de nulidade de patente concedida - extinguiram as obrigações exequendas. Senão vejamos. O cumprimento de sentença de origem está lastreado em sentença homologatória de acordo proferida em 14/2/13, já transitada em julgado. Na ação cuja fase de conhecimento foi extinta pela r. sentença [...] foram formulados pedidos cominatório (abstenção de violação patentária de modelo de utilidade e de invenção) e indenizatório danos materiais e morais. E era seu fundamento, segundo alegaram os autores, o depósito de pedidos de patente de diversos modelos de utilidade e invenções junto ao INPI [...], que estariam sendo reproduzidos pelas rés. As partes, então, celebraram transação [...], qualificada como contrato de licença de direitos de pedido de patente (ou de direito de depositante). É que, à época, havia mero pedido de patentes dos modelos de utilidade e invenções transacionados, sendo que apenas a patente de invenção [...] viria a ser concedida em 2017. Ocorre que, tal como restou incontroverso no cumprimento de sentença, não mais subsiste a proteção patentária concedida aos autores, enquanto depositantes de pedido de patente, causa primordial do contrato. É que uma parte dos pedidos de patente foi indeferida em 2018 [...]; a outra parte, que diz respeito a patente concedida em 2017, foi declarada nula pelo INPI em 2018 [...]. Esses relevantes fatos produzem efeitos ex tunc, ou seja, a proteção patentária, iniciada com a publicação do pedido de registro produziu (art. 40 da lei 9.279/96), tem seus efeitos suprimidos desde o início. Quanto à nulidade, o efeito é ex tunc por expressa disposição do art. 48 da lei 9.279/96: "Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido". Já quanto ao indeferimento, esse efeito é afirmado pela jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal, no sentido de que o depósito de pedido de patente gera mera expectativa do direito de exclusividade decorrente da concessão. Antes disto, não pode autor obstar réu de produzir ou comercializar bem que seja objeto da patente pleiteada. [...]. Portanto, não podem os autores exigir o cumprimento de obrigações contratuais resultantes de mera expectativa de direito que, como se viu, não mais se realizará, pois os pedidos de patente pendentes de análise à época do acordo foram indeferidos. Nula a única patente concedida e indeferidas as pendentes de análise, forçoso concluir que as dívidas exequendas estão extintas. Admitir contrário implicaria, ademais, enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil [...].»

Não encontramos outros julgados recentes relevantes envolvendo licença de pedido de patente.

Em geral, não parece ser imediatamente manejável a pretensão de licenciado (condenatória-mandamental) à devolução de valores pagos ao licenciante, até a data do indeferimento definitivo do pedido de patente que é/era objeto de licença. Se os pagamentos continuaram a posteriori a tal momento (i. e., o negócio não se resolveu), plausível a repetição do indébito¹³, com o intuito de sustar e tornar indene, neutralizar, a situação de enriquecimento sem causa (Art. 884, CC).

Indeferimento (definitivo) de pedido não configura prima facie, obviamente, uma situação de nulidade¹⁴; é ato administrativo vinculado que encerra o processo. O arguto conimbricense João Paulo Remédio Marques, tratando especificamente sobre «o destino do contrato de licença de direitos emergentes do pedido de registro perante a recusa do pedido de proteção»¹⁵, enfatiza que:

«Quid iuris, porém, no caso de a protecção não vier a ser concedida? Creio que - à semelhança do que ocorre com uma cessão (ou alienação) do direito decorrente do pedido de protecção - o licenciante nunca pode assumir uma espécie de obrigação de resultado, no sentido de assegurar o êxito do pedido de protecção. Em princípio, o licenciante não se responsabiliza pelo facto de o direito industrial peticionado ser objecto de recusa pela entidade administrativa competente, se e quando essa recusa for devida a circunstâncias que não lhe possam ser imputadas a título de dolo ou mera culpa. É que ele somente garante que a criação intelectual existe [a invenção, pelo menos em sentido lato; o sentido popular do "eu inventei algo" - observação nossa], que lhe pertence o direito de requerer protecção, e que o pedido tem a data de prioridade assinalada. Nestas eventualidades, verifica-se uma situação de impossibilidade superveniente da prestação não imputável ao licenciante. Se mobilizarmos aqui as regras da locação previstas no Código Civil, o contrato considera-se não cumprido e o licenciado pode resolvê-lo, ou pedir a redução das royalties [...], no caso de a recusa não ter sido total (v.g., ter sido mantida apenas uma reivindicação independente do pedido de patente ou modelo de utilidade). Mas o licenciado não pode aspirar a uma indemnização pelas perdas e danos sofridos. Seja como for, o licenciante de boa-fé não terá que restituir as royalties já pagas pelo licenciado, excepto com base no enriquecimento sem causa. Se a recusa ficar a dever-se à oposição de terceiros julgada procedente pela entidade administrativa competente, a imputabilidade da recusa não é normalmente feita à pessoa do licenciante, excepto se for apurado que este poderia, razoavelmente e de acordo com as circunstâncias do caso, ter apresentado uma defesa mais consistente aos argumentos dos oponentes.»

O advogado madrilenho Raúl Bercovitz Álvarez¹⁶ tece uma consideração no tópico da cessão de pedidos de patente, mas que para nós parece poder se amoldar às situações de licença de pedidos (i. e., o indeferimento da patente não é uma situação de nulidade, nem enseja qualquer retroação ex tunc):

«No que diz respeito aos pedidos de títulos de propriedade industrial, coloca-se o problema de saber o que acontece se um pedido for transmitido e posteriormente indeferido. O adquirente teria o direito de reclamar a posteriori contra o cedente? Mesmo que o problema fosse colocado nestes termos, poderia ser resolvido tendo em conta a possibilidade de o pedido não ser deferido na sua apreciação. Ou seja, a probabilidade de concessão ou não da patente afetaria simplesmente o preço da transmissão, mas não a sua validade. O pedido de patente é transferível, independentemente de o pedido ser resolvido favoravelmente ou não, ou da previsão quanto à patenteabilidade ser mais ou menos sólida. O único limite consistiria em que o contrato não possa ser anulado por impossibilidade do cumprimento da prestação. É dizer, que a concessão da patente pode ser incerta, mas não impossível.»

Não ignoramos o fato de que tanto a citação relativa a nota de rodapé 15 quanto a relativa a nota 8-9 levam em conta o contexto do regime português de «patentes provisórias», artigo quinto de seu Código da Propriedade Industrial, em que (i) "o pedido de patente, de modelo de utilidade ou de registo confere provisoriamente ao requerente, a partir da respetiva publicação no Boletim da Propriedade Industrial, proteção idêntica à que seria atribuída pela concessão do direito, para ser considerada no cálculo de eventual indemnização"; (ii) "a proteção provisória [...] é oponível, ainda antes da publicação, a quem tenha sido notificado da apresentação do pedido e recebido os elementos necessários constantes do processo"; (iii) "as sentenças relativas a ações propostas com base na proteção provisória não podem ser proferidas antes da concessão ou da recusa definitiva da patente, do modelo de utilidade ou do registo, suspendendo-se a instância finda a fase dos articulados".

Não há, até o presente momento, estrutura idêntica ou similar na legislação brasileira. O que mais se aproximaria apenas, e tão somente, em termos de pré-"tutela" (se assim pode-se chamar) elementar de iure condendo, é a parte final do próprio artigo definidor do prazo de exclusiva: "A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 anos contados da data de depósito" (Art. 40, LPI). Em outras palavras, o plexo de tutelas é abarcado desde a data do depósito (sendo inviável, no Brasil, qualquer pretensão inibitória e/ou ressarcitória contra terceiros antes da concessão). Tanto alhures como cá, a licença já do pedido de patente pode ser uma bendição contra a anátema que a acusação de contrafação carrega.¹⁷

É de se perguntar se pode haver a averbação da licença de pedido de patente, e se este ato registral¹⁸ deflagra as mesmas consequências da averbação de licença de patente in totum concedida. O Art. 4º da Portaria INPI/PR 27, de 07 de julho de 2023 (norma infralegal), parece-nos esclarecer a pergunta: «Art. 4º As modalidades averbadas como contratos de licenciamento ou sublicenciamento no INPI envolvem marcas, patentes e desenhos industriais e topografia de circuito integrado; [...] II. O contrato de licença ou sublicença de patente compreende a permissão de exploração de patente concedida e/ou pedido de patente depositado no INPI. [...].»¹⁹

[Propriamente, sobre o comportamento contraditório]

Casamentos²⁰ e divórcios²¹ são realidades constantes nos contextos transacionais de licenciamento. Contextos nos quais «os benefícios disponíveis para cada lado, licenciante e licenciado, dependem criticamente das escolhas feitas por cada parte»²². A massificação da adesão²³, do boilerplate, devem ceder espaço para o diálogo²⁴ das estipulações por consenso.

Na mercancia, a etiqueta é a da lealdade²⁵, com o dever - ou o ônus - de tolerância ao dano justo²⁶ (que aparenta ser um oxímoro, mas de oximoro não se trata). Trata-se, em nossa impressão, de várias tonalidades afetas à «confiança» e sua repercussão de direito:

«São vários e de gradação diversa os comportamentos dos sujeitos retratáveis como atitudes de confiança. Tanto se pode dizer que confia aquele que crê firmemente numa certa realidade, como quem espera com uma convicção mais moderada, como ainda o que chega a adotar um determinado comportamento apesar de uma contingência que não domina, decidido a assumir o correspondente risco na expectativa de que ele não se concretize.»²⁷

O consagrado João da Gama Cerqueira, fazendo referência ao industrialista italiano Agostino Ramella, relata que «o concessionário da licença [i. e., o licenciado - observação nossa] pode invocar contra o titular do privilégio a nulidade da patente ou a sua caducidade, por causas anteriores ou posteriores ao contrato, para pleitear a sua rescisão, do mesmo modo que lhe é lícito demandar a sua anulação ou promover a declaração de caducidade, por causa anterior ao contrato, não subsistindo, no caso, os motivos que nos levaram a concluir de modo contrário em relação ao cessionário da patente»²⁸. Também não se ignora que esta passagem tem por fundo o Código da Propriedade Industrial de 1945, que só previa a licença «do invento privilegiado», e pelo «proprietário..., seus sucessores ou mandatários» (Art. 50).

Poderia, de outra monta, (A) o licenciado alegar a impatenteabilidade da invenção objeto de pedido de patente avençado (com a apresentação subsídios desqualificativos no processo, por exemplo)?  (B) "Dar a volta" no quadro reivindicatório a ser escrutinado pela lídima Autarquia, com interpretações escusas? (C) Esconder o fato de estar realizando "aperfeiçoamentos" (na semântica²⁹ do Art. 63, LPI), para mascarar eventual direito de preferência (opção) ao licenciante quando da concessão?

Estas três hipóteses nos parecem, salvo melhor e avançado juízo dos doutos, caminhar na corda bamba da contraditoriedade comportamental. Em um dos melhores trabalhos nacionais sobre a temática do venire contra factum proprium, o culto civilista Anderson Schreiber elenca «quatro pressupostos para a aplicação do princípio de proibição ao comportamento contraditório: (i) um factum proprium, isto é, uma conduta inicial; (ii) a legítima confiança de outrem na conservação do sentido objetivo desta conduta; (iii) um comportamento contraditório com este sentido objetivo (e, por isto mesmo, violador da confiança); e, finalmente, (iv) um dano ou, no mínimo, um potencial de dano a partir da contradição»³⁰.

Em (A) o contexto se mostra mais complicado, eis que a demonstração da (im)patenteabilidade (e. g., a alegação de desrespeito aos requisitos de patenteabilidade - Art. 8º, 24, 25 etc., LPI)³¹ é matéria revestida de plena ordem pública³² e interesse público³³ primário, sendo a figura dos legitimados «interessados» nas modalidades de intervenção de terceiros ao processamento (subsídio³⁴, nulidade etc.) subsumida de forma bastante ampla, no entender reiterado do INPI³⁵. É possível tal «conduta aparentemente lícita, tornar-se abusiva»³⁶?

Em (B), é facilmente cogitável que a confiança do licenciante reside (ao que tudo indica, de maneira principal) na implementação plena da matéria reivindicada pelo licenciado; isto é, o efetivo uso/exploração. Contornar via interpretações escusas a matéria reivindicada para suscitar não-infração e se evadir da contraprestação, quando da concessão da patente e da não continuidade da avença por qualquer motivo, é ato próprio de quem anseia cindir «a legítima confiança na conservação do seu sentido objetivo»³⁷ e negocial. Parece-nos que a doutrina dos equivalentes³⁸ possa ser uma interessante salvaguarda ao licenciante.

Já (C) parece estar mais alocada na seara da ilicitude concreta³⁹, mas mantemo-la aqui elencada para maiores reflexões.

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1 «Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.»