A importância direito de prioridade e precedência

A data de deposito de uma marca é um importante marco temporal para garantir a proteção da marca em possíveis oposições, indeferimentos e processos judiciais. Quando depositado o pedido de registro de uma marca, esta passa a deter o direito de prioridade, devido ao sistema atributivo de direito adotado pelo Brasil. Assim, é possível que o direito seja garantido primeiro pelo uso e apenas confirmado pelo registro.

O direito de prioridade consiste na garantia de que terceiros que depositarem posteriormente o pedido de registro de uma marca semelhante não obtenham o registro antes de quem depositou primeiro. Assim, quem primeiro depositar passa a deter privilégio em relação aos demais.

Desse modo, inicialmente o direito do proprietário da marca estaria garantido diante do pedido de registro, entretanto, a certeza de direito poderá ser relativizada quando deparada com a precedência de terceiro que utiliza marca semelhante.

O direito de precedência é concedido por meio do art. 129 da lei da propriedade industrial, in verbis. Tal prerrogativa será utilizada para demonstrar o direito anterior de uso sobre a criação e utilização de uma marca, desde que haja boa-fé. Dessa forma, a data a qual a marca passa a ser efetivamente utilizada constitui importante marco temporal para a análise de direito de precedência.

Art. 129 A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Dessa forma, o direito de precedência garante a quem de boa-fé, que já utilizava uma marca, há ao menos 6 meses antes da data do depósito do pedido de registro de marca semelhante, a possibilidade de invocar seu direito de criação e uso da marca.

Quando apresentado, por meio de oposição e provado o uso, o proprietário da marca precedente poderá causar indeferimento da marca prioritária. Note que os conceitos podem ser contrários um ao outro, porém podem representar um importante argumento para manter marcas que foram registradas ao mesmo tempo, providas pelos mesmos termos.  

Desse modo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça- STJ, in verbis, o proprietário que de boa-fé utilizava a marca poderá causar indeferimento do registro. Note que é estritamente necessário que haja boa-fé, pois diante da má-fé serão aplicada a penalidade previstas no crime de marcas e na concorrência desleal.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1- Ação distribuída em 8/8/2011. Recurso especial interposto em 17/7/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.

7- A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro. 8- Hipótese em que os juízos de origem - soberanos no exame do acervo probatório - concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada. 9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1464975 PR 2014/0160468-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2016)

Assim, é necessário analisar a possibilidade de convivência das marcas, aos olhos da Lei de Propriedade Industrial seria indevido a convivência de marcas semelhantes, porém a jurisprudência tem compreendido que quando as marcas são visualmente diferentes, existe a possibilidade de convivência.

(...) o entendimento jurisprudencial moderno admite a convivência de marcas semelhantes, inclusive no mesmo segmento mercadológico, quando existe a convivência de mercado já consolidada ou quando inexiste a possibilidade de confusão ou, ainda, quando os termos utilizados para a construção da marca são comuns e já diluídos;

(PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL. Seção Judiciária do Distrito Federal. 21a Vara Federal Cível da SJDF. SENTENÇA TIPO A. PROCESSO: 1009931-63.2019.4.01.3400. CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL.SENTENÇA)

Entretanto, na maioria dos casos, a convivência entre as marcas se torna inviável, pois se trata de marcas semelhantes, que atuam no mesmo ramo, tornando real a possibilidade de confusão do consumidor ao se deparar com os produtos comercializados. Desse modo, observe que a impossibilidade de convivência de uma marca reflete não apenas no direito de propriedade intelectual de uma marca, mas também no direito do consumidor

As marcas são a vitrine que liga o consumidor ao produto. Dessa maneira, quando o consumidor se depara com uma marca semelhante passa a acreditar que são produtos que detêm as mesmas características ou que uma das marcas representa uma "cópia" da outra. Desse modo, não podem coexistir no mercado marcas idênticas ou semelhantes.

Por fim, o marco temporal do registro e do início de uso de uma marca são extremamente relevantes. O direito de prioridade poderá ser relativizado quando deparado com a precedência, não podendo a data do registro representar efetiva garantia de direito.

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BRASIL. Lei nº 9279 de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 de maio de 1996.

WIPO. Propriedade intelectual para Empresas. Genebra, n. 1,2019