Direito do usuário anterior de boa-fé: INPI muda entendimento sobre a arguição do direito de precedência ao registro de marca

Foi aprovado e publicado na Revista da Propriedade Industrial 2652, de 3/11/21, o Parecer¹ com efeito normativo da Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI que torna possível a arguição do direito de precedência ao registro de marca por parte de usuário anterior de boa-fé, nos termos do § 1º, do artigo 129, da lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI)², em todas as etapas da via administrativa, incluindo o processo administrativo de nulidade de registro (PAN).

Esse dispositivo representa uma exceção ao princípio atributivo do Direito de Marcas adotado pela LPI, segundo o qual o direito de propriedade industrial só é adquirido após a concessão do registro, conforme disposto no caput do artigo 129, da LPI, assegurando-se ao titular o uso exclusivo da marca registrada em todo o território nacional.

A exceção a essa regra geral é denominada direito de precedência ou direito do usuário anterior de boa-fé.

Até então, a posição do INPI estabelecida no Manual de Marcas (3ª edição, 4ª revisão, de 12/1/21) tinha como embasamento pareceres anteriores da Procuradoria Federal Especializada que entendiam que o reconhecimento do direito de precedência somente poderia ocorrer até a concessão do registro da marca, ou seja, até a fase de oposição a pedido de registro.

O INPI não admitia, portanto, que esse reconhecimento pudesse ocorrer em sede de processo administrativo de nulidade, nem concordava com o pleito se ele fosse formulado em sede de ação judicial.

De acordo com a sistemática anterior, de modo a fazer valer o direito de precedência ao registro, o requerente deveria apresentar oposição ao pedido de registro formulado por terceiros com provas suficientes para caracterizar o uso anterior e de boa-fé (como documentos, notas fiscais e outros meios de prova), além de realizar o depósito do pedido de registro da sua marca.³

No entanto, em que pese o entendimento firmado pelo INPI, a LPI não faz qualquer referência específica, tampouco limita o reconhecimento do direito de precedência à determinada etapa na instância administrativa. Logo, não havendo limitação expressa em lei, o interessado pode reivindicar o seu direito a qualquer tempo até esgotar a via administrativa ou, ainda, perante o Poder Judiciário, em sede de ação de nulidade de registro de marca.

O Parecer cita a obra coletiva do Instituto Dannemann Siemsen com os comentários sobre o artigo 129, da LPI:

O dispositivo trata da aquisição de direitos sobre a marca e confirma, a exemplo dos Códigos anteriores, o sistema atributivo como o modo pelo qual o titular assegura o direito de propriedade sobre o signo distintivo. Isto significa que, no Brasil, o direito de uso exclusivo sobre a marca e a consequente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, e não pelo uso, conforme se dá nos países adeptos do sistema declarativo, como os Estados Unidos da América. A exclusividade sobre a marca, portanto, em regra, cabe a quem primeiro registra perante o Inpi. Por outro lado, atento à umbilical ligação entre os direitos da propriedade industrial e os princípios repressores da concorrência desleal, institui algumas exceções à regra geral. Assim, embora considere o registro uma formalidade obrigatória para a obtenção da propriedade sobre o signo distintivo e dos seus respectivos corolários, a Lei confere diversas ferramentas de proteção aos titulares de marcas ainda não registradas perante o órgão competente.⁴

Considerando a decisão da Presidência do INPI de conferir efeito normativo ao Parecer, o novo regramento já está em vigor. Isso, porque ocorreu a revogação tácita das disposições do Manual de Marcas, já que o referido Parecer passa a regular inteiramente a matéria que antes era tratada de maneira diversa no Manual⁵, independentemente de sua nova edição ou revisão.

A mudança de posição institucional da Autarquia, com a revisão do procedimento anterior, está, a partir de agora, em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (por exemplo, REsp 1.464.975-PR⁶ e REsp 1.673.450-RJ⁷).

Desde final de 2016, o STJ já havia consolidado entendimento no sentido de admitir a possibilidade de reconhecimento do direito de precedência a qualquer tempo, quer dizer, mesmo após a concessão do registro de marca pelo INPI, seja pela via administrativa em sede de PAN, seja pela via judicial com ação de nulidade de registro de marca, desde que respeitado o prazo prescricional previsto no artigo 174, da LPI⁸.

É bem-vinda, portanto, a mudança de posicionamento do INPI, já que coloca os procedimentos administrativos da Autarquia em sintonia com a LPI e com a jurisprudência do STJ.