Marcas imitativas: concorrência desleal ou mera coincidência?

1. INTRODUÇÃO:  MARCAS IMITATIVAS

A lei de Propriedade Industrial ("LPI"), regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e define marca, segundo o artigo 122¹, como o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica, direta ou indiretamente, produtos e serviços.

Diante disso, o próprio INPI preza pelo registro de marcas inovadoras, que não sejam passíveis de confundir os consumidores. O Manual de Marcas define imitação como: "ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia. A caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última."²

Ao se falar em imitação, é importante entender que não é algo singular, uma vez que possui vários tipos. O Manual de Marcas subdivide as imitações como: imitação no todo, imitação parcial, imitação com acréscimo e imitação ideológica.

A Imitação no todo trata-se de imitação de forma total, ou seja, imita integralmente de forma gráfica, fonética ou ideológica. A parcial trata das imitações que integram apenas uma parte da marca, ou seja, parte daquele elemento que constitui a marca.

A imitação com acréscimo enquadra as mesmas imitações citadas anteriormente, mas com um elemento adicional acompanhando.

Por último as imitações ideológicas, que são casos em que é usado o conceito, significado de algum sinal, não necessariamente com o mesmo símbolo, mas que contenha a mesma finalidade.

 O INPI oferece a possibilidade de apresentação de oposição com base em concorrência desleal, para as marcas que se sentirem "copiadas" e que acreditem que sejam passíveis de confusão, se manifestarem.

2. CONCORRÊNCIA DESLEAL OU MERA COINCIDÊNCIA?

Assim verificamos a existência de situações que podem caracterizar concorrência desleal e situações que são mera coincidência.

Segundo Carlos Roberto Bittar, a concorrência desleal é "todo ato de concorrente que, valendo-se de força econômica de outrem, procura atrair indevidamente sua clientela".³

Pela Lei de Propriedade Industrial, o que vale ao se registrar uma marca é a precedência, ou seja, a prioridade de quem registrou primeiro. A LPI, ainda rege de maneira clara, em seus artigos 124, 125 e 126⁴, os sinais que impedem o registro de uma marca.

A concorrência desleal é a prática ou comportamento anticompetitivo e desonesto. O artigo 195⁵, da LPI, tipifica como crime o emprego de meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem. O próprio manual de marcas, dispõe, em seu item 5.11.1, um guia específico de como analisar uma possível colisão entre marcas.

Contudo, nem toda marca que se assemelha de alguma forma com outra, está configurada como concorrência desleal, visto que outros aspectos também devem ser analisados, ao identificar uma possível colidência.

Também deve ser considerado um dos princípios básicos do sistema marcário, o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo (?) se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa⁶, ou seja, ainda que reconhecida a similitude entre as marcas, ainda é passível a sua coexistência, em ramos mercadológicos distintos.

Neste sentido, a doutrina acerca do direito marcário afirma:

"Encerra o direito de propriedade da marca em seu ramo de negócio próprio, ou seja, a proteção do signo estende-se somente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos assinalados no certificado de registro respectivo"⁷

 Vale a pena conferir entendimento recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:, abaixo transcrito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MARCA - ASSOCIAÇÃO DE IMAGENS TEXTUAIS - CARACTERES - UTILIZAÇÃO INDEVIDA - CONFUSÃO - CONSUMIDOR - COMPROVAÇÃO - ATO ILÍCITO RECONHECIDO - LEI 9.279/96 - DANOS MORAIS - PRESUNÇÃO - ASTREINTES - LIMITAÇÃO - CABIMENTO. A Lei 9.279/96 confere proteção à marca, que a identifica perante os consumidores no ramo mercadológico em que atua. Logrando a parte autora comprovar que a parte ré vem se utilizando de marca-sinais designativos, registrada perante o INPI, fato capaz de causar ao consumidor confusão entre os signos distintivos visualmente perceptíveis, especialmente quando se trata de produtos da mesma natureza e comercializados por empresas atuantes no mesmo seguimento de mercado, fica configurada a concorrência desleal pelo que é cabível a proteção da marca. É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de uso indevido de marca devidamente registrada junto ao INPI, os danos morais prescindem de prova. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. O termo inicial das astreintes é o decurso do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação após a ciência inequívoca da parte. O valor da multa diária fixada no caso de obrigação de fazer ou não fazer não faz coisa julgada material e pode ser limitado pelo juiz, ainda que de ofício, conforme a hipótese ocorrente e o excesso havido, fazendo a adequação concreta. (TJ-MG - AC: 10000205690894002 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021.

Diante disso, o requerente, ao afirmar concorrência desleal perante o INPI, deve provar de forma documental que o impugnado já tinha o conhecimento da marca do impugnante, e que ainda sim, solicitou registro perante o INPI, na mesma classe da marca já deferida, com objetivo de desviar o consumidor.

CONCLUSÃO:

Tanto a doutrina como a jurisprudência, entendem ser possível a existência de marcas semelhantes, e essas não configurarem como concorrência desleal, desde que sua proteção seja requerida em classes diferentes perante o INPI.

A concorrência desleal, é um ato ilícito, e que possui como objeto a má-fé. É possível que marcas semelhantes convivam de forma pacífica, sem afetar uma, a outra, desde que elas possuem ramos mercadológicos distintos.

É essencial estar sempre realizando as buscas de anterioridade e fazendo o estudo semanal das novas marcas publicadas pelo INPI. Esse acompanhamento vai garantir a proteção da marca de possíveis empecilhos futuros, e ajudará a identificar outra que possa se assemelhar de alguma forma, e verificar se de fato ela está agindo de forma desleal.

Para isso, é fundamental um acompanhamento especializado, que tenha domínio na área jurisdicional e legislativa, que faça o acompanhamento devido, identificando possíveis colidências, e esteja sempre atualizado com as novas publicações, assegurando a exclusividade da marca.