STJ pacificará entendimento acerca da vigência das patentes mailbox

Em acórdão publicado em 30 de setembro de 2020, de relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti, no âmbito do Recurso Especial 1.869.959, o Superior Tribunal de Justiça determinou que sejam suspensas todas as ações que versem sobre a fixação do prazo de vigência e do termo inicial de contagem da proteção das chamadas patentes mailbox. A determinação se deu em razão da afetação do recurso como Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.

Em decisão ainda mais recente, de 21 de outubro de 2020, a ministra relatora ainda concedeu a tutela provisória requerida pela requerente, a fim de suspender todas as decisões das instâncias inferiores que houvessem reduzido o prazo de vigência das patentes mailbox, a partir do mesmo fundamento utilizado no caso em referência.

As patentes mailbox são aquelas cujos pedidos foram depositados de acordo com o regime de transição da legislação de propriedade industrial no Brasil previsto no artigo 229, parágrafo único, da lei 9.279/96 ("Lei de Propriedade Industrial"), com redação dada pela lei 10.196, de 2001¹, na medida em que o código anterior não previa a proteção patentária a invenções farmacêuticas e aquelas resultado de processos químicos e seus respectivos produtos.

Importante relembrar que a Lei da Propriedade Industrial foi promulgada pouco depois do ingresso do país na Organização Mundial do Comércio (OMC) e da consequente ratificação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (o chamado Acordo Trips, na sigla em inglês), que passou a regular os padrões internacionais mínimos relativos a direitos de propriedade intelectual a partir de janeiro de 1995. Entretanto, a redação original do art. 229 não fazia qualquer distinção quanto às datas de depósito das patentes relativas a matérias anteriormente não protegidas, simplesmente remetendo sua disciplina às disposições específicas previstas nos artigos subsequentes (arts. 230 e 231).

Alguns anos depois, contudo, a Lei da Propriedade Industrial foi alterada para estabelecer que os depósitos de pedidos de patente realizados entre 1º de janeiro de 1995 (data de início da vigência do Acordo Trips) e 14 de maio de 1997 teriam tratamento especial, nos termos do novo parágrafo único do artigo 229, "assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40". Tais patentes receberam o nome pela doutrina de "mailbox", do inglês "caixa de correio", já que os depósitos de patentes dessa ordem ficariam aguardando no "correio" do INPI até a data de início da vigência da maioria das disposições da nova legislação, ocorrida em 14 de maio de 1997 (1 ano após sua publicação - v. art. 243 da lei).

Ocorre que, desde o início, o período de vigência de patentes mailbox desencadeou uma enorme controvérsia. Isso porque, embora o parágrafo único do artigo 229 acima mencionado estabeleça o prazo de vigência de 20 anos contados da data do depósito do pedido de patente de invenção (e 15 anos para as patentes de modelo de utilidade), o regime geral previsto no artigo 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial, disciplina também um prazo mínimo de 10 anos a partir da data de concessão da patente (e 7 anos para as patentes de modelo de utilidade), além do prazo de 20 anos contados a partir do depósito do pedido.

Durante anos, o INPI considerou que se aplicaria o regime geral às patentes mailbox, assegurando a elas o prazo mínimo de dez anos de validade contados a partir da data de concessão, a despeito do regime especial previsto no artigo 229. Contudo, a autarquia alterou subitamente seu entendimento, passando a afastar o mencionado prazo mínimo contado a partir da data de concessão - muito embora, vale dizer, muitos pedidos de patentes levassem, à época, entre 10 e 15 anos para ser examinados pela autarquia - o que, na prática, reduziria o período de efetiva proteção ao titular a poucos anos até que fosse alçado o vigésimo aniversário da data de depósito do pedido.

 Em razão da mudança de entendimento pelo INPI, o tema referente ao prazo de vigência das patentes mailbox foi objeto de diversas ações de nulidade perante a Justiça Federal. Diante desse cenário, e a fim de pacificar entendimento sobre o tema que se tornara corriqueiro, o Tribunal Regional Federal da 2ª região, em 27/6/19, julgou o recurso de apelação 0014410-75.2017.4.02.0000 como Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, oportunidade em que firmou o seguinte entendimento:

"O parágrafo único do artigo 40 da Lei n° 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI) não se aplica às patentes "mailbox", diante da limitação estabelecida pelo artigo 229, parágrafo único, da mesma lei, devendo ser aplicado o prazo de vigência máximo de 20 anos da data do depósito, nos termos do artigo 40, caput, da mesma lei."

Tendo a questão chegado algumas vezes ao Superior Tribunal de Justiça, a Segunda Seção, finalmente reconhecendo a afetação do recurso como representativo de IRDR, determinou a suspensão de todas as ações de nulidade de patentes mailbox em território nacional até que o incidente seja julgado e a questão, pacificada. A relatora, ministra Maria Isabel Gallotti, destacou, inclusive, que o tema é capaz de gerar relevantes reflexos econômicos e de interesse público em relação à produção, à comercialização e ao investimento em pesquisa de medicamentos, defensivos agrícolas e demais produtos químicos.

Em seguida, em apreciação de pedido de tutela de urgência postulado pela recorrente, a ministra relatora determinou a suspensão dos efeitos de todas as decisões de primeiro e segundo graus que tenham aplicado a tese repetitiva firmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Como fundamento, além dos já mencionados reflexos econômicos e de interesse público gerados pela matéria, ressaltou que (I) o próprio INPI aplicava entendimento oposto em relação aos prazos das patentes mailbox até o ajuizamento das ações de nulidade sobre o tema; e (II) a aplicação imediata do entendimento exarado pelo Tribunal a quo retiraria a validade das patentes até então vigentes, as quais, no entanto, não teriam os prazos "devolvidos" caso o Superior Tribunal de Justiça reformasse tal posicionamento.

O enfrentamento dessa questão pelo STJ é bastante relevante para o sistema de patentes no Brasil e crucial para pacificar, de uma vez por todas, a principal controvérsia em torno das patentes mailbox. Por essa razão, o assunto continuará a ser acompanhado de perto pelos titulares de patentes mailbox e por todos aqueles que lidam com o sistema de patentes no Brasil.

_________

1 Art. 229 (...) Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40.

_________

*Marcos Chucralla Moherdaui Blasi é sócio do escritório Gusmão & Labrunie - Propriedade Intelectual.

*Henrique Cazerta de Godoy Bueno é advogado do escritório Gusmão & Labrunie - Propriedade Intelectual.

*Natália Romano de Jesus é colaboradora do escritório Gusmão & Labrunie - Propriedade Intelectual.