Justiça Federal reconhece nulidade de patente já extinta

Em recentíssima sentença proferida pelo juiz federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, a 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro declarou a nulidade de uma patente mesmo após expirado seu prazo de vigência.¹

A discussão começou em 2016, quando a empresa Avon Cosméticos Ltda. foi acionada pela empresa Top Ideias Participações Ltda. - ME, detentora da patente de modelo de utilidade MU 8202191-0 ("molde aperfeiçoado para modelar glúteos"), perante a Justiça Estadual do Rio de Janeiro². A Top Ideias alegou que a Avon estaria infringindo sua patente, razão pela qual requereu, além da abstenção da comercialização do produto denominado "Calcinhas Bumbum", indenização por danos morais e materiais decorrentes da alegada violação.

Após a concessão de liminar (posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) que determinou a cessação de fabricação, comercialização, uso e divulgação de produtos que, de forma genérica, violassem o referido modelo de utilidade, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por peça contrafeita, a Avon ajuizou, em 2018, ação perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro requerendo a decretação da nulidade da patente de titularidade da TOP IDEIAS.

A Avon baseou-se na oponibilidade ex tunc ("para trás") dos efeitos das sentenças de nulidade de patente, eis que, uma vez declarada a nulidade do MU 8202191-0, a Avon não poderia ser condenada por eventual infração de patente na ação de infração que tramita perante a Justiça Estadual. Inclusive, referida ação foi suspensa por prejudicialidade externa da ação de nulidade, pois o mérito de tal ação depende do desfecho daquela ação.

Já a empresa Top Ideias, por sua vez, alegou que houve decadência do direito da Avon de pleitear a nulidade da patente, pois o modelo de utilidade objeto de discussão foi extinto 12/12/17 (em razão do não pagamento de anuidade), sustentando a aplicação do caput do art. 56 da LPI³, que prevê que a ação de nulidade pode ser proposta a qualquer tempo durante a vigência da patente.

Entretanto, a sentença (datada de 14/01/20), em sentido contrário a precedentes anteriores da Justiça Federal do Rio de Janeiro - que, em sua maioria, extinguiram ações semelhantes sem resolução de mérito sob o fundamento acima⁴ - aplicou a previsão do art. 56, §1º da LPI⁵, entendendo que seria possível questionar a nulidade da patente a qualquer tempo, por tratar-se do exercício de direito de defesa da parte que está sendo acionada judicialmente pela infração do referido título patentário.

O juiz da 25ª Vara Federal igualmente entendeu que haveria interesse processual da Avon na obtenção da declaração de nulidade do MU 8202191-0, decidindo que "a Autora está sendo processada pela empresa Ré na Justiça Estadual do Rio de Janeiro e deve ter a possibilidade de impugnar a validade da patente, mesmo após a sua vigência, já que, tal decisão poderá trazer efeitos importantes no referido processo".

Afastadas as alegações de prescrição, decadência e falta de interesse processual, com base no resultado da perícia técnica (que concluiu pela ausência dos requisitos legais de ato inventivo e suficiência descritiva no referido modelo de utilidade), foi declarada a nulidade do MU 8202191-0 e determinado que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI promova a publicação oficial da extinção definitiva da patente (o que, inclusive, já ocorreu).

Interessante observar que não foi a 1ª vez que a Justiça Federal reconheceu a possibilidade de anulação de uma patente extinta, conforme precedente de 2017⁶. Entretanto, diferentemente do presente caso, a turma julgadora aplicou o caput do art. 56 da LPI, tendo entendido que, diante do fato de a patente em questão ter sido extinta por falta de pagamento de uma de suas anuidades, seria possível o ajuizamento da ação de nulidade dentro do prazo máximo de vigência do título, que é de 20 (vinte) anos a partir do depósito do pedido de patente.

Em relação ao caso Avon vs Top Ideias, considerando tratar-se de decisão recorrível e o fato de haver a discussão pendente na Justiça Estadual, é bem provável que ainda haja desdobramentos no caso. De todo o modo, a discussão merece ser acompanhada, uma vez que pode marcar uma alteração no entendimento da Justiça Federal sobre decretação de nulidade em situações em que a patente já foi extinta.