Mudanças na análise dos pedidos de caducidade causam surpresa

O Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) publicou no ano passado a nota técnica 1/18, do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame (CPAPD), que orienta as tarefas realizadas pelos membros do grupo de trabalho formado com o objetivo de eliminar o estoque de petições de caducidade.

A caducidade é uma das causas de extinção dos registros de marcas, que ocorrerá quando requerida por qualquer pessoa com legítimo interesse a partir de cinco anos da concessão do registro se, na data do requerimento, (i) o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou (ii) o uso da marca tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, sem modificação que altere seu caráter distintivo original. Apenas não ocorrerá a extinção do registro pela caducidade nessas hipóteses se o seu titular conseguir justificar, com as provas adequadas, o desuso da marca por razões legítimas.¹

Vale lembrar que o Instituto da caducidade foi inserido no ordenamento jurídico para garantir que as marcas desempenhem a função para as quais foram criadas e que justifica a proteção conferida pela lei. Na respeitada obra de João da Gama Cerqueira, apoiado em  Carvalho de Mendonça, os registros das marcas não visam a "proteger a simples combinação de emblemas ou de palavras, mas proteger o direito, resultado do trabalho, da capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou do comerciante".² Além disso, a caducidade também foi criada para evitar a proliferação das chamadas marcas de reserva, que são registradas para eventualmente serem utilizadas e/ou comercializadas, futuramente, pelos seus titulares, evitando que terceiro levem os sinais pretendidos a registro anteriormente, conforme ensina João da Gama Cerqueira, na mesma obra.

Em relação à nota técnica publicada no ano passado pelo INPI, como já é sabido, ela alterou o item 6.5 do Manual de Marcas, que trata justamente da caducidade. Ao atualizar e disciplinar os procedimentos de exame de petições de caducidade, o INPI tornou muito mais flexível a comprovação do uso e da justificativa do desuso da marca por razões legítimas, criando certa surpresa na comunidade dos especialistas - situação muito discutida à época da publicação da nota.

Causou certa surpresa aos usuários do sistema, algumas flexibilizações nesses critérios tradicionais:

1. Notas fiscais em que a marca conste apenas do cabeçalho da nota, no nome empresarial ou título de estabelecimento, e não na designação dos produtos ou serviços discriminados.

Ora, marcas, nomes empresariais e títulos de estabelecimentos são institutos distintos, com proteções diferentes. Portanto, uma nota fiscal em que a marca conste apenas no nome empresarial ou título de estabelecimento não serviria de prova hábil a comprovar o uso da marca e manter seu registro. Se esta prova de uso realmente for suficiente para manter o registro de uma marca, qualquer titular poderá evitar a caducidade do seu registro sem sequer ter aposto a marca em um produto, mas apenas mantendo-a como parte de seu nome empresarial ou constando do timbrado da nota fiscal. Ou seja, a aceitação de tal prova viabiliza a manutenção do registro da marca sem que seja cumprida sua função primordial, de distinguir um produto ou serviço.

2. Qualquer prova de uso da marca referente ao período investigado será suficiente para manter o registro do sinal, independente da quantidade de provas apresentadas.

Como apenas uma nota fiscal emitida em cinco anos pode ser suficiente para comprovar o uso da marca, sem levar em consideração o produto ou serviço identificado por ela? Existem significantes diferenças que precisam ser consideradas. Em alguns segmentos de mercado, principalmente nos mercados de produtos ou serviços de alto valor e destinados a um público muito específico, como por exemplo o comércio de aviões, realmente poucas notas fiscais serão emitidas por ano, pois não há volume de vendas. Por outro lado, produtos/serviços comuns, destinados ao mercado varejista, demandariam a comprovação de uso de um número bem mais razoável de produtos. O INPI deveria, assim, ponderar tais diferenças ao avaliar as provas apresentadas pelo titular da marca na manifestação ao pedido de caducidade.

3. Ação judicial de nulidade de registro ou processo administrativo de nulidade servirá como razão legítima para o desuso.

A partir da concessão do registro da marca, seu titular passa a gozar da proteção conferida pelo artigo 129 da lei 9.279/96 (lei de propriedade industrial), que garante o direito ao uso exclusivo do sinal em todo o território nacional³. Apesar de terceiros poderem tentar anular um registro de marca por meio de processo administrativo de nulidade (em até 180 dias após a concessão do registro) ou Ação Judicial de Nulidade (em até cinco anos após a concessão do registro), tais medidas não suspendem os efeitos do registro da marca, assim, não haveria razão para que ela não seja usada pelo seu titular. A única hipótese plenamente razoável para justificar o desuso de um registro de marca que seja objeto de uma ação judicial de nulidade de registro seria uma decisão liminar determinando a suspensão do uso do sinal, salvo contrário, a obrigatoriedade de uso deveria permanecer.

Ainda não há um cenário consolidado sobre os resultados e as consequências das alterações, mas temos acompanhado o posicionamento do INPI em casos concretos e listamos abaixo três decisões em pedidos de caducidade bastante controversas:

a) Indeferimento dos pedidos de caducidade dos registros das marcas HOTEL INDIGO, registradas desde 2008, na classe 43, processos 826701957 e 826782833, identificando, em suma, serviços de hotelaria: nas manifestações aos pedidos de caducidade, o titular dos registros não apresentou documentos que comprovavam o uso da marca para assinalar serviços de hotelaria no território brasileiro, mas apenas catálogos promocionais dos hotéis indicando que eles estão localizados em outros países e websites que ofertam diárias nos hotéis localizados no exterior. Apesar de claramente os serviços de hotelaria nunca terem sido prestados em território brasileiro, o INPI indeferiu os pedidos de caducidade, pois entendeu que tais demonstrações via internet comprovam o uso da marca no Brasil.

b) Indeferimento do pedido de caducidade do registro da marca SKYLON EYEWEAR, registrada desde 2009, na classe 09, processo 828644462, identificando, em suma, produtos ópticos: na manifestação ao pedido de caducidade, o titular do registro apresentou diversos documentos referentes a uma única importação de 8.400 armações de óculos da Malásia - muito embora 8.400 seja um número expressivo de armações de óculos contendo a marca objeto do pedido de caducidade, eles foram objeto de uma única importação. Ressaltamos que o titular sequer apresentou documentos comprovando que estas armações foram comercializadas no território brasileiro, após a importação.

Ou seja, nos cinco anos do período investigado (de 5/6/10 até 5/6/15), o titular apenas comprovou um único uso da marca, no final de 2013, que o INPI entendeu como suficiente para manter o registro da marca.

Este fato foi contestado no recurso contra a decisão denegatória da caducidade. No entanto, o INPI manteve a decisão de indeferimento do pedido de caducidade e, em parecer técnico, justificou que as provas de uso comprovam que não houve interrupção do uso da marca. Portanto, conclui-se que o INPI não ponderou que, considerando que armação de óculos é uma mercadoria de baixo valor agregado, o titular deveria ser capaz de apresentar mais provas e não apenas uma única importação realizada em 2013 que sequer acompanhavam provas da comercialização dos produtos importados no território brasileiro.

c) Indeferimento do pedido de caducidade do registro da marca ASSERT, registrada desde 2007, na classe 5, processo 824390580, identificando medicamento para uso veterinário: na manifestação ao pedido de caducidade, o titular do registro apresentou apenas documentos comprando o uso da marca para identificar medicamentos para uso humano, enquanto o registro em questão assinala tão somente medicamentos para uso veterinário. O INPI indeferiu o pedido de caducidade e manteve esta decisão em sede de recurso, pois entendeu que há afinidade entre medicamentos para uso humano e medicamentos para uso veterinário. Esta decisão ressalta a grande flexibilização do INPI acerca da aceitação das provas de uso apresentadas pelo titular do registro que está sofrendo pedido de caducidade, principalmente ao levarmos em consideração que esse Instituto já admite a convivência de diversas marcas idênticas, uma designando medicamentos para uso humano e outra para uso veterinário, como por exemplo ALCON, 006600182 e 830248960 e COBAN, 830550925 e 006814697.

Esta ampliação e flexibilização das provas de uso e razões legítimas para desuso podem relativizar o dever legal de uso da marca e, também, uma situação de insegurança jurídica àqueles titulares que efetivamente têm interesse em utilizar a marca no mercado nacional e, para obter o respectivo registro, restaria necessário o êxito no cancelamento de registros anteriores por ausência de uso da marca através de pedidos de caducidade.

Portanto, o atual posicionamento do INPI na análise da comprovação de uso das marcas registradas nos procedimentos de caducidade pode facilitar e incentivar que titulares busquem o registro de marcas de reserva, diminuindo ainda mais as opções de marcas disponíveis para as pessoas ou empresas que buscam o registro de uma marca para, de fato, usá-la no mercado.

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*Thiago Arpagaus de Souza é sócio do escritório Gusmão & Labrunie - Propriedade Intelectual.

*Carollina Marfará é advogada do escritório Gusmão & Labrunie - Propriedade Intelectual.