Sai da frente que atrás vem. marca!

A exclusividade de uso que o registro de uma marca confere ao seu titular é uma ferramenta poderosa em termos de vantagem competitiva. Com propriedade de quem é referência mundial no assunto, Phillip Kottler já dizia que "uma marca bem projetada ocupa um lugar privilegiado na mente dos consumidores."

Cientes dessa verdade, empresários e gerentes de marketing levam um "banho de água fria" quando verificam que aquela marca perfeita para dar nome ao seu novo produto encontra óbice em outro sinal igual ou semelhante que está registrado. Muitos, já apegados ao sinal ou em estágio irreversível do projeto, se submetem ao pagamento de royalties para não abrir mão de usar o signo. Porém, a exclusividade de uso, ostentada pela marca anterior, deve ser vista com olhos desconfiados, pois nem todo registro formalmente vigente é uma anterioridade válida, isto é, uma marca capaz de impedir o ingresso de outra semelhante no mesmo ramo de atividade.

Em que pese a reprovabilidade da conduta, algumas marcas inativas no mercado são mantidas vigentes com o único e escuso objetivo de obstar a entrada de novas marcas, mirando barganhar possíveis licenças de uso. Se for esse o caso, o candidato a ingressar com a nova marca pode, e deve, pedir a caducidade do registro obstrutor. É que a exclusividade concedida aos registros de marcas encontra limites na legislação, e, além das obrigações formais, sua eficácia está condicionada a uma incumbência tão simples quanto letal: a de usar sinal protegido. Isto porque a propriedade industrial, ramo do Direito onde está inserido o direito de marcas, tem como princípio basilar o fomento da inovação e do desenvolvimento econômico, o que é avesso à ideia de que marcas vigentes, porém desusadas, impeçam empresas inovadoras de registrar as suas.

Nesse sentido, o artigo 142, inciso II, da lei 9.279/96, combinado com o 143, inciso II, da mesma lei, determina a extinção da marca que não apresente prova de uso efetivo durante o lapso de cinco anos. Esta forma de extinção do registro também atende pelo nome de caducidade. Em outras palavras, a regra estabelecida por esses artigos determina que marcas obsoletas, caducas, ativas apenas "no papel", não têm vez. E esse entendimento é mundial.

Há pouco o Escritório Europeu de Propriedade Industrial (EUIPO) julgou o pedido de caducidade instaurado pela companhia francesa Petit Bateau contra o espanhol Antonio Giménez Ramos¹, terminando por extinguir o registro de marca nº 3 918 687, de propriedade deste último, por ausência de comprovação do uso efetivo.

Com base em critérios como tempo, território, natureza e extensão do uso da marca, o EUIPO entendeu que as provas apresentadas pelo titular da marca impugnada (faturas emitidas em períodos espaçados e apenas na região da Espanha) não demonstraram uso contínuo e genuíno da marca em parte relevante da Europa durante o período de cinco anos, o que impõe a extinção do registro com base no artigo 51(1)(a) do regramento de marcas europeu (EUTMR).

A decisão em tela relembra a importância de uma análise crítica e aprofundada de eventuais anterioridades encontradas quando da preparação para depositar uma nova marca: nem todos os registros formalmente ativos e potencialmente colidentes são de fato um impedimento.

É possível que, após uma pesquisa de mercado, se verifique que aquele sinal potencialmente obstativo não passa de um estorvo, um retardatário a ultrapassar na corrida empresarial.

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1 EUIPO

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*Elisa Junqueira Figueiredo e Renan Freitas Lopes são advogados no escritório Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros Advogados.