Resolução de disputas envolvendo nomes de domínio

A Terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica-Informacional, iniciou na metade do século XX, propiciando um contínuo processo de desenvolvimento de novas tecnologias. A Internet, nesse sentido, ilustra uma das criações mais marcantes deste período, ao considerar os seus efeitos no modo no qual nos comunicamos e, principalmente, como percebemos e lidamos com o sistema de consumo.

De fato, esta ferramenta contribuiu para a entrada da economia de mercado na chamada Era Digital. Basta observar, nesse aspecto, o crescimento exponencial da utilização de meios eletrônicos para a realização de pagamentos e das redes sociais como veículo de marketing e propaganda, além, é claro, da tendência de criação de vitrines virtuais para a produção e venda de mercadorias.

Os seus efeitos, por consequência, estenderam a gama de litígios submetidos à apreciação dos julgadores, assim como mecanismos existentes para solucioná-los. Certamente, com o início do fenômeno do e-commerce, observa-se, dentre outras novidades, o surgimento de litígios envolvendo nome de domínio de determinada sociedade/pessoa.

Nomes de domínio

O "Nome de Domínio" ou "Domain Name System" (DNS), seria o endereço utilizado para localizar conjunto de computadores e serviços na internet. Criado em 1983, pela Universidade de Wisconsin, este sistema foi concebido no intuito de facilitar a memorização dos endereços eletrônicos, já que substituiu a utilização de extensos números de IP (Internet Protocol) para que um computador/usuário obtivesse acesso à um determinado conteúdo disponível em rede.

Desse modo, um site, seja ele comercial ou não, utiliza o nome de domínio para consolidar a sua localização virtual na rede, apresentando, assim, importância equiparável à do nome fantasia, uma vez que ambos são utilizados para facilitar a divulgação e memorização de determinada empresa frente aos seus clientes/consumidores.

Os primeiros nomes de domínio registrados foram procedidos a partir de 1994, porém apenas em 1999 observa-se a preocupação de empresas e pessoas físicas em registrá-los de maneira idêntica às suas marcas, nomes empresarias e artísticos. É a partir dessa busca de proteção que originou os primeiros conflitos sobre este tema, conforme será explicado a seguir.

Possíveis conflitos

Os litígios normalmente relacionados a este assunto seriam aqueles em que é possível verificar a existência de nome de domínio (i) idêntico ou confusamente semelhante a uma marca comercial ou marca de serviços sobre a qual um terceiro possui direitos ou (ii) quando este é utilizado de má-fé.

Nessa linha de entendimento, a Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) aponta que são litígios passíveis de serem administrados pelo centro, quando observa-se que determinado:

a) nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

b) nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

Este mesmo órgão aponta que são circunstâncias que demonstram o uso de má-fé do nome de domínio, quando:

a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vende-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou

b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente; ou

c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou

d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.

Nesse sentido, mostra-se de extrema importância assinalar os mecanismos existentes para a solução dos conflitos supramencionados.

Mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos

O meio tradicional de solução de conflitos relacionados a nome de domínio é, indubitavelmente, o poder judiciário. No entanto, por conta das inúmeras queixas realizadas quanto a extrema morosidade das ações judiciais e o superficial conhecimento dos juízes competentes, observa-se o desenvolvimento de dois outros métodos como interessantes meios de soluções de disputas.

SACI-Adm

A primeira ferramenta seria por meio do "SACI-adm" (Sistema Administrativo de Conflitos de Internet), procedimento administrativo realizado por instituições apontadas pelo NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), entidade civil, sem fins lucrativos, que desde dezembro de 2005 implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil.

Sob essa perspectiva, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO) e o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-PI) são os centros aptos, atualmente, para implementar essa forma de procedimento. Estes possuem os seus próprios regulamentos relativos ao procedimento administrativo, mas todos eles utilizam como "dispute policy" o texto matriz do "SACI-Adm".

Os aspectos importantes do "SACI-Adm" que merecem ser mencionados é que o seu alcance se restringe, tão somente, à disputas que envolvam contrato firmado para registro de nomes de domínio no ".br". Além disso, o seu regulamento propicia vantagens, como baixos custos relacionados, além de decisões proferidas de modo célere e por profissionais especializados, constantes na lista de nome do Comitê Gestor (art. 3ºdo Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos à Nomes De Domínios Sob ".Br" - Saci-Adm).

Nesse sentido, na CSD-PI, por exemplo, o procedimento se encerra, via de regra, no prazo máximo de 90 (noventa) dias. Quanto aos custos relativos ao procedimento, na WIPO para uma demanda envolvendo entre 1 e 5 nomes de domínio a ser decida por um único Especialista, a taxa é de US$ 1500 e para uma demanda a ser decidida por três Especialistas, a taxa é de US$ 4000.

As custas são pagas pelo Reclamante, caso ele tenha decidido pelo julgamento por um especialista (art. 26º) e também pelo Reclamado, caso este opte por um painel de 3 profissionais (art. 26º, §1º).

Verifica-se que, no intuito de evitar possíveis fraudes, este processo administrativo impede que a titularidade do domínio seja transferida durante o procedimento, salvo por ordem judicial ou decisão arbitral (art. 7º).

A partir de 15 dias da decisão administrativa, o NIC.br procederá com a transferência ou cancelamento do nome de domínio, de acordo com o pedido feito pelo Reclamante, salvo se as partes optem por iniciar procedimento arbitral ou judicial para rediscutir o mérito da disputa (art.22º), já que neste caso, o NIC.br aguardará a respectiva decisão.

Tendo em vista as características do procedimento administrativo "SACI-Adm", válido caracterizar a segunda ferramenta passível de solução de conflitos referentes à nome de domínio, qual seja a arbitragem:

Arbitragem

Caso as partes queiram (i) uma solução definitiva para a disputa, (ii) a possibilidade de escolha livre não somente do(s) especialista(s) que julgará(ão) o conflito, mas também (iii) do centro responsável pela administração do procedimento, a arbitragem se apresenta, claramente, como uma melhor opção frente a alternativa anteriormente citada.

O instituto da arbitragem pode ser definido como o mecanismo de resolução de conflito no qual as partes decidem submeter um determinado litigio à um terceiro, sendo este competente para fornecer uma decisão definitiva e executável, uma vez que a sentença arbitral é título executivo judicial, conforme art. 515, VII, do Novo Código de Processo Civil.

Esta forma de procedimento é baseada, sobretudo, no consenso e apenas poderá ser iniciada caso tenham as partes expressamente acordado. Nomeia-se este terceiro como "árbitro", assumindo, tão logo, deveres de imparcialidade e independência, fazendo, desse modo, jus à confiança depositada por elas.

A arbitragem vista sob o seu viés procedimental apresenta variadas vantagens quando comparada ao processo judicial. Por exemplo, visualiza-se a escolha direta do julgador por conta da sua especialidade, a determinação do idioma, da lei e da localização aplicável ao procedimento, além deste poder ser revestido pela proteção da confidencialidade.

Ao aplicar este instrumento ao tema do nome de domínio, entende-se que ainda que não seja expressamente previsto em lei a possibilidade de sua aplicação, esta matéria seria sim arbitrável, já que preenche os requisitos impostos pelo Art. 1º da Lei 9.307/96, qual seja o da patrimonialidade e o da disponibilidade.

As partes, ao escolherem o procedimento arbitral como mecanismo de solução de conflitos, possuem duas alternativas quanto ao órgão arbitral: a escolha de um único árbitro ou um painel composto especialistas sempre em número ímpar. Ressalta-se que, independente da escolha, este órgão pode ser constituído exclusivamente para resolver uma determinada controvérsia (arbitragem adhoc) ou pode ser realizado por uma instituição pré-constituída (arbitragem institucional), como se verifica no caso das câmaras arbitrais aqui mencionadas.

Em outras palavras, as partes poderão submeter o litígio aos árbitros, diretamente, ou à qualquer câmara arbitral que ficará encarregada da administração do litígio, não se limitando, no entanto, aos órgãos qualificados pelo NIC.br, quais sejam a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO) ou o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-PI).

Conclusão

A partir das considerações expostas pelo presente artigo, pode-se dizer que com o advento da Internet, a gama de litígios existentes se expandiu, incluindo, nesse sentido, matérias relacionadas ao nome de domínio. O conceito deste termo pode ser simplesmente explicado como a localização virtual de determinada marca, nome empresarial e artístico. A sua importância econômica se ampliou com o advento do fenômeno conhecido como e-commerce, já que clientes/leitores buscam informações e produtos de uma determinada empresa/pessoa por meio não somente de seus estabelecimentos físicos, mas também, de suas estantes virtuais.

Desse modo, quando verifica-se a utilização de um determinado nome igual ou confusamente parecido à uma marca pré-existente, este pode gerar potenciais disputas. O mesmo ocorre, quando um terceiro utiliza o nome de domínio de má-fé, no intuito, por exemplo, de auferir lucro, por conta da relevância de uma sociedade já existente à qual o registro se refere.

Os meios de solução desse tipo de litígio são três, atualmente, quais sejam o poder judiciário, o procedimento administrativo "SACI-adm" ou a arbitragem.

Cada procedimento tem as suas características próprias, mas ante as queixas observadas sobre o procedimento judicial, pode-se dizer que as soluções extrajudiciais aqui citadas se demonstram como interessantes alternativos, já que são mais céleres, com custos reduzidos e permitem que as partes escolham especialistas na matéria como "juízes" da disputa.

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*Aécio Filipe Coelho Fraga de Oliveira é advogado da área de Contencioso, Arbitragem & French Desk do BMA e Secretário Geral da associação francesa São Paulo Accueil. Especializado em contencioso estratégico/arbitragem doméstica e internacional. Possui experiência em arbitragens comerciais nacionais e internacionais, defendendo os interesses de clientes em litígios que envolvem questões societárias, de mineração e telecomunicação perante instituições internacionais, como a CCI, AAA e todas as principais instituições brasileiras de arbitragem, inclusive a CAM/CCBC, a CAMARB, e a FGV.