A marca e o nome comercial - Uma análise comparativa

Introdução

A marca é algo fascinante. Sua natureza jurídica e os inúmeros posicionamentos doutrinários que a definem, suas espécies e funções, suas características, a notoriedade, a diluição, enfim, tudo isso nos remete ao estudo aprofundado daquilo que é uma das diversas formas de expressão da criatividade humana.

Já não é comum a compra de um produto sem antes observar a sua marca, porque é ela quem atesta a sua origem e qualidade, distinguindo-o dos demais. Essa, aliás, é a sua grande função.

Se, antigamente, um produto era considerado bom porque era vendido num determinado estabelecimento, hoje, essa realidade está invertida: compra-se num estabelecimento justamente porque ele vende um produto de uma determinada marca.

Essa sutil transformação de comportamento fez com que, aos poucos, o estabelecimento comercial fosse deixando de ser mais importante do que a marca do produto de oferece, do ponto de vista do consumidor. Por uma questão mercadológica, aos poucos, os estabelecimentos comerciais foram adotando o mesmo nome comercial da marca que era aposta em seus produtos e, atualmente, essa prática é comum.

No passado, os dois institutos chegaram a ser tutelados por um mesmo órgão regulamentador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mas, com a reforma da legislação, em 1969, o nome comercial passou a ser protegido através do arquivamento ou registro dos atos constitutivos da firma ou sociedade no Registro do Comércio, ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso.

Mas a marca e o nome comercial jamais se confundiram. A proteção legal conferida a uma e a outro, assim como os regimes jurídicos a que se submetem, são distintos, e os efeitos dessa distinção são justamente o objeto desse estudo.

Evolução histórica da proteção à marca e ao nome comercial

A história do Direito da Propriedade Industrial teve início na Inglaterra, mais de um século antes da Revolução Industrial, com a edição do Statute of Monopolies, em 1623, seguida pelos Estados Unidos, através de sua Constituição Federal de 1787, e pela França, em 1791, mas sua abrangência ainda era restrita.

Foi com o advento da União de Paris, convenção internacional cujo objetivo é a declaração dos princípios da disciplina da propriedade industrial, que esse ramo jurídico teve seu conceito ampliado, abrangendo não apenas os direitos dos inventores, como também as marcas e outros sinais distintivos da atividade econômica. Passaram a ser objeto de proteção da propriedade industrial, então, as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão à concorrência desleal¹.

No Brasil, a primeira legislação que regulamentou as marcas surgiu em 1875, sendo que, originariamente, nosso direito disciplinava separadamente as marcas e as invenções. Esse critério de tratamento da matéria só foi modificado em 1923, quando se passou a contemplar, num único diploma, tanto os registros de marcas quanto as patentes de invenções. Antes disso, a legislação marcária sofreu duas reformas, em 1887 e 1904.²

Nesse mesmo diapasão, a Constituição Federal de 1891 também já garantia que a lei asseguraria a propriedade das marcas industriais³.

Em relação ao nome comercial, a primeira legislação de que se tem notícia é o decreto 916 de 1890, no qual foi criado o registro das firmas e razões comerciais. O decreto-lei 2627/40, (antiga Lei das S/A) também dispunha sobre o assunto, mas apenas com relação a esse tipo de sociedade⁴.

Com a promulgação do Código da Propriedade Industrial de 1945, o nome comercial passou a ter seu registro instituído em âmbito nacional, mediante requerimento ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Além disso, a lei 4726/65, que dispunha sobre o serviço do Registro do Comércio, posteriormente regulamentada pelo decreto 57.651/66, também disciplinou a matéria⁵.

O registro do nome comercial foi mantido pelo Código da Propriedade Industrial de 1967, vindo a ser alterado, posteriormente, com a reforma de 1969, que passou a estabelecer a sua proteção através do arquivamento ou registro dos atos constitutivos da firma ou sociedade no Registro do Comércio, ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso.

O Código seguinte, de 1971, manteve essas determinações, afastando definitivamente do âmbito do INPI a proteção do nome comercial, estabelecendo, em seu artigo 119, que continuaria o mesmo a gozar de proteção própria, não se aplicando o disposto no referido diploma.

Legislação vigente

Atualmente, em âmbito constitucional, a proteção jurídica conferida tanto à marca quanto ao nome comercial é tutelada pelo artigo 5º, inciso XXIX, da Carta Magna, assegurando o direito ao seu uso exclusivo.

Infraconstitucionalmente, no tocante ao nome comercial, a Convenção da União de Paris, em seu artigo 8º, estabelece que "o nome comercial será protegido, em todos os países da União, sem a obrigação de depósito, nem de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio".⁶

A Lei da Propriedade Industrial (Lei 9279/96), por sua vez, nada dispôs especificamente acerca do nome comercial, apenas impedindo o registro como marca da reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou de nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos (art. 124).

O nome comercial encontrará escopo legal na lei 8.933/94, a chamada Lei do Registro da Empresa, que garante a proteção do nome comercial como decorrência do próprio arquivamento do seu atos constitutivos (art. 33). Em seu artigo 34 condiciona o nome empresarial aos princípios da veracidade e da novidade e dispõe, logo no artigo seguinte, que não podem ser arquivados atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente.

Nesse mesmo diapasão, a atual Lei das Sociedades Anônimas confere, no § 2º do artigo 3º, o direito à sociedade prejudicada de requerer a modificação por via administrativa ou em juízo a modificação de denominação idêntica ou semelhante à sua, podendo ainda demandar perdas e danos.

Em relação às marcas, a legislação infraconstitucional compreende a já citada Lei da Propriedade Industrial, aplicável por força do seu artigo 2º, inciso III, e disciplinada em seu Titulo III - Das Marcas.

Além disso, a Convenção da União de Paris e o TRIP'S também aplicam-se ao sistema marcário nacional.

Marca

A Lei da Propriedade Industrial define marca como um sinal distintivo, suscetível de percepção visual, que identifica, direta ou indiretamente, produtos ou serviços (art. 122). Para Gama Cerqueira, marca é "todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa".⁷

Sua função, portanto, é individualizar o produto, identificá-lo, distingui-lo de similares, não pela sua origem, segundo Gama Cerqueira, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui. É pois, para este autor, "um sinal de identificação, cuja função econômica é importantíssima".⁸

Para José Roberto Gusmão, mais do que uma função, a capacidade distintiva da marca constitui um requisito de validade, que consta da totalidade das definições dadas pelos autores nacionais e estrangeiros. No seu entendimento, "para ser considerada válida uma marca, isto é, passível de proteção por registro, é absolutamente essencial que o signo em questão seja passível de exercer a função de distinguir um produto, ou um serviço, de origem diversa".⁹

Além do caráter distintivo e econômico das marcas, a doutrina ainda as atribui funções secundárias, tais como a concorrencial, a individualizadora, identificadora e a publicitária.¹⁰

Adquire função concorrencial na medida em que no mercado moderno não concorrem diretamente mercadorias ou produtos, mas sim as marcas que assinalam determinado bem; função individualizadora enquanto o produto marcado e identificado passa a ser um bem individualizado, já que em um conjunto de bens de marcas diferentes, cada unidade é individualizada pela marca que possui; função identificadora, porque, além de assinalar o produto, a marca também os identifica, e, função publicitária, tendo em vista que toda publicidade busca fixar junto ao consumidor a marca do produto, e não o produto em si.

Em virtude das características atribuídas às marcas, a doutrina as classifica em nominativas, figurativas ou mistas. O primeiro grupo compreende as marcas compostas exclusivamente por palavras que não apresentam alguma forma particular de letras; o segundo, as compostas por marcas que consistem em desenhos e, as terceiras, as compostas pela combinação das duas primeiras espécies.

A essas três espécies, Gama Cerqueira ainda acrescenta as marcas formais ou plásticas, que consistem na forma do produto ou de seu invólucro.¹¹

No Brasil, os sinais sonoros, ainda que distintivos, originais e exclusivos, não são registráveis como marca. No mesmo sentido, não são suscetíveis de proteção do direito marcário o cheiro, o gosto ou o tato.

O atual direito brasileiro imprime às marcas uma segunda classificação, que as divide em duas outras categorias: as coletivas e de certificação. Marca coletiva é a que informa ser o produto ou serviço fornecido por empresa filiada a certa entidade e marca de certificação é a que atesta a conformidade do produto ou serviço a normas ou especificações técnicas.

Assim, nosso direito reconhece a marca de produto ou serviço, a marca coletiva e a marca de certificação, como categorias marcárias distintas (Lei da Propriedade Industrial, art. 123).

Para que seja assegurado ao titular da marca o direito de uso exclusivo, é necessário que se proceda ao seu registro. A partir daí, torna-se certa a data da apropriação da marca, além de se fazer público o ato.

Waldemar Ferreira acentua que "têm os registros por efeito imprimir autenticidade, segurança e validade aos atos jurídicos", e esse efeito incide diretamente no direito marcário.¹²

José Roberto Gusmão enumera, como requisitos para que a marca seja passível de registro, além da distinguibilidade, a disponibilidade e a licitude.¹³ Para Fabio Ulhoa Coelho, os requisitos são a novidade relativa, a não-colidência com marca notória e o desimpedimento¹⁴ e, para Rubens Requião, são a originalidade, novidade e a licitude¹⁵.

De todo modo, embora existam na doutrina nuances denominativas, esses requisitos acabam sendo essencialmente os mesmos.

O signo tem de identificar direta ou indiretamente produtos ou serviços, diferenciando e distinguindo-os dos demais. Se não distingue, não pode ser considerado marca.

Deve, ainda, estar disponível, ou seja, não ter sido objeto de apropriação por nenhum outro empresário. Esse conceito, entretanto, é relativo, pois a disponibilidade diz respeito à classe a que pertence o produto ou serviço. Assim, a disponibilidade deve ser analisada de acordo com o princípio da especialidade, conforme veremos adiante.

Também é necessário que o signo pretendido seja lícito. O artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial preceitua que "são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais". É condição, portanto, que o signo não seja contrário à moral, aos bons costumes, ou que ofenda a honra ou imagem das pessoas, atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração, como, aliás, preceitua o inciso I do artigo 100.

Existem ainda alguns signos que, por determinação legal, não são registráveis como marca. Essas restrições estão contidas no artigo 124 da legislação vigente.

Observe-se que o impedimento legal de registro como marca dos signos contidos no rol do artigo 124 não impede o uso desses signos.

Como bem exemplifica Fabio Ulhoa Coelho¹⁶, o empresário pode utilizar a bandeira nacional estilizada para identificar suas mercadorias ou atividade, mas não exercerá nenhum direito sobre ela.

O registro confere proteção legal ao titular da marca. Essa proteção, entretanto, limita-se a princípios que são informadores e, ao mesmo tempo, basilares do direito marcário: o princípio da territorialidade e o princípio da especialidade. A esses princípios acrescenta-se, ainda, o da repressão à concorrência desleal, inserido no artigo 2º, "d", do Código da Propriedade Industrial, no artigo 10 da Convenção da União de Paris e no artigo 178 do decreto 7.903/45.

A especialidade e a territorialidade são princípios do direito atributivo segundo os quais, "uma marca tem proteção, no território brasileiro, quando registrada, para designar os produtos iguais ou afins elencados no pedido".¹⁷

Pelo princípio da territorialidade, segundo o qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e exclusivamente em seu território, o registro de uma marca confere ao seu titular a exclusividade apenas no território onde foi registrada. Assim, o empresário que possui uma marca fora do território nacional e tem interesse em protegê-la aqui deverá proceder ao registro no Brasil.

Daí a afirmação de José Roberto Gusmão, de que "o princípio da territorialidade inerente ao direito de propriedade industrial em geral deriva do princípio maior da territorialidade das leis".¹⁸

Pelo princípio da especialidade, para que se registre uma marca no Brasil, deve ser especificado o tipo de produto ou serviço ao qual ela se destinará. A partir do momento que uma marca é registrada numa determinada classe, esse signo perde a condição da disponibilidade (Cap. II, §3).

Essa regra, entretanto, comporta uma exceção: a chamada "marca de alto renome". Trata-se de uma situação especial em que se encontram certas marcas que são amplamente reconhecidas pelos consumidores.

A qualidade de "alto renome" é atribuída a uma marca mediante requerimento junto ao INPI e confere ao seu titular o direito de impedir a sua utilização por qualquer outro empresário, mesmo que em outro ramo de atividade.

Nome Comercial

Nome comercial, ou nome empresarial, é aquele utilizado pelo empresário para se identificar enquanto sujeito de uma atividade econômica. Enquanto a marca indica o produto ou serviço, o nome identifica o sujeito de direito que presta o serviço, ou fabrica o produto.

Há duas espécies de nome empresarial: a firma e a denominação. A firma designa o nome do comerciante individual sob o qual exerce suas atividades, enquanto a denominação designa o nome da pessoa jurídica que a exerce.

O nome comercial difere da marca na medida em que marca é o sinal distintivo de mercadorias ou serviços e o nome comercial, da empresa que as fabrica ou presta o serviço.

O nome comercial distingue-se, ainda, do "titulo de estabelecimento" e da "insígnia". Título de estabelecimento é o sinal distintivo nominativo da empresa e insígnia é o emblema, o signo distintivo figurativo conjugado ou não a expressões nominativas.¹⁹

A lei não veda o uso da mesma expressão, pelo empresário, para designar o nome comercial e a marca, o que, aliás, é bastante comum.

O nome identificador do sujeito que explora a atividade já não tem a mesma importância mercadológica do passado. Em parte, essa função vem sendo atribuída à marca.

A proteção jurídica conferida ao nome comercial ganha relevância, hoje, em virtude da reputação do empresário entre os demais agentes do mercado.

A formação do nome comercial obedece a dois princípios basilares: a veracidade e a novidade. Essa disposição está contida no artigo 34 da Lei do Registro da Empresa.

Pelo princípio da veracidade, é proibida a adoção de nome que veicule qualquer informação falsa a respeito do empresário que o utilize. Essa vedação se justifica, em última análise, pelo princípio da repressão à concorrência desleal e pela transparência que deve prevalecer no mercado.

É essa mesma transparência, aliás, que veda ao empresário utilizar-se de nomes comerciais que deem ensejo a confusões, devendo, tal com a marca, distinguirem o comerciante.

O princípio da novidade, por sua vez, proíbe que um empresário adote nome igual ou semelhante ao de outro. O artigo 35 da Lei do registro da Empresa estabelece que "não podem ser arquivados atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente".

Embora nada tenha disposto especificamente acerca do nome comercial, a Lei da Propriedade Industrial também impede o registro como marca da reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou de nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos (art. 124).

É com o arquivamento dos atos constitutivos da empresa na Junta Comercial que o empresário adquire exclusividade no uso no nome comercial, ou do título de estabelecimento.

Essa exclusividade, ao contrário do que ocorre com as marcas, não é conferida em caráter nacional, exaurindo-se nos limites do Estado. Assim, o empresário que deseja proteger o seu nome comercial em todo o território nacional, deverá proceder ao pedido de proteção ao nome empresarial nas Juntas dos demais Estados.²⁰

Como é o arquivamento dos atos constitutivos da empresa que confere ao empresário a titularidade do nome comercial, enquanto a sociedade estiver funcionando, seu nome estará sendo protegido. Sob esse aspecto, também difere o nome comercial da marca, cuja utilização exclusiva extingue-se em dez anos, se não for solicitada sua prorrogação.

A marca em relação ao nome comercial

A grande distinção entre a marca e o nome comercial, de onde decorrem todas as outras, diz respeito ao regime jurídica a que cada uma delas se submete. A marca é disciplinada pela Lei da Propriedade Industrial e o nome comercial pela Lei do Registro da Empresa. (Capítulo I, §2)

Partindo-se dessa premissa, a marca difere do nome comercial sob os seguintes aspectos: o órgão registrário, o âmbito territorial da tutela, âmbito material e âmbito temporal.

No tocante ao órgão registrário, as marcas são registradas junto ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, enquanto o nome comercial é registrado na Junta Comercial do Estado onde está situado.

Em consequência, o âmbito de proteção legal conferido pela Junta é estadual, enquanto o conferido pela marca é nacional.

A terceira diferença está relacionada à restrição da proteção material conferida a uma e ao outro. Para as marcas, a proteção limita-se à classe em que a marca é registrada, exceto nas hipóteses de marca notória, ao passo que o nome comercial é protegido independentemente do ramo de atividade a que se dedica o empresário.

Por fim, sob o aspecto temporal, a utilização exclusiva da marca extingue-se em dez anos, se não for solicitada sua prorrogação. A exclusividade do nome comercial, por outro lado, é garantida enquanto a sociedade estiver funcionando.

Uma questão que vem sendo amplamente discutida é o conflito entre nome empresarial e marca. Não há previsão legal que regule a matéria, embora a jurisprudência venha prestigiando a tutela da marca, em detrimento da do nome empresarial.²¹

Exige-se, contudo, pelo princípio da especialidade, que o titular da marca tenha seu registro em classe colidente com o ramo de atividade do empresário titular do nome comercial, exceto se nas hipóteses de marca notoriamente conhecida.

Conclusão

A marca e o nome comercial não se confundem. Suas características, o regime jurídico a que se submetem e a proteção jurídica conferida a uma e a outro, seja no âmbito material, territorial ou temporal, geram efeitos e direitos completamente diferentes.

Tanto uma quanto o outro possuem indiscutível valor mercadológico, que agrega-se ao valor da empresa.

Não há dúvidas de que a marca, aos poucos, foi ganhando cada vez maior relevância, e, hoje, é rara a empresa onde que ela não coincide com o nome comercial. Os exemplos são inúmeros.

Mas, como a proteção jurídica conferida a cada um dos institutos é distinta, é preciso que o empresário proteja tanto a sua marca como o seu nome comercial e essa proteção se dá de modos completamente distintos, assim como distintos os seus efeitos.

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1 Convenção da União de Paris, art. 1, n. 2