Comentário de acórdão (Lellis)

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Marca Lellis - Licença de Uso

- Uso da marca Lellis Trattoria Campinas já registrada pela recorrente.

- parcialmente procedente.

O uso da marca Lellis foi permitido junto ao estabelecimento comercial alienado.

- os alienantes do estabelecimento são titulares de marcas registradas Lellis Tratoria e Lellis Trattoria Campinas, além de outras variações.

Os alienantes expandiram suas atividades para outras cidades, inclusive a cidade de Campinas. A adquirente do estabelecimento, situado na Alameda Campinas, na capital de São Paulo, passou a se utilizar da expressão Lellis Trattoria Campinas para designar seu estabelecimento e de nome de domínio lelliscampinas.com.br.

No contrato de aquisição/alienação de quotas consta cláusula que contempla uma autorização de uso da expressão Lellis Trattoria pela adquirente das quotas unicamente no local onde está instalada, na Alameda Campinas.

Destaca o relator Fortes Barbosa tratar-se no caso de licença não exclusiva, remanescendo a titularidade da marca sem alteração (citando o meu Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos, Saraiva, 1984, pp. 66-7).

Assim, conforme o relator, a marca "Lellis" ou a variação "Lellis Tratoria" podem ser usadas, pela recorrida, sempre no estabelecimento da Alameda Campinas.

Como a recorrente, em março de 2011, abriu um restaurante na cidade de Campinas (e promoveu o registro da marca "Lellis Trattoria Campinas"), o uso dessa expressão pela recorrida "embaraça a atuação da segunda recorrente, como titular da propriedade industrial".

Dessa forma, conclui o relator que o pleito cominatório merece ser deferido, com o fim de que a recorrida seja condenada a se abster do uso da palavra "Campinas" em conjunto com a marca "Lellis Trattoria" e do logotipo reproduzido na petição inicial.

No voto vencido, divergente, do des. Ênio Zuliani, considerou-se que o acréscimo do diferencial "Campinas" não representava ofensa ao princípio da integralidade do sinal.

De início destaca o Des. Zuliani não se tratar, no caso, de cessão de marca, como consta do contrato de alienação de quotas, nem mesmo de licença, mas de contrato atípico. Fala, assim, em uma parceria sui generis, através da qual a adquirente das quotas "ganhou o direito de empregar a marca como parte integrante do estabelecimento ou elemento ativo de propriedade industrial".

No entanto, considera o voto vencido que o uso do termo Campinas pela recorrida é lícito, em decorrência de seu direito de distinguir-se dos demais estabelecimentos da recorrente que operam sob o nome Lellis.

Assim seria, se a recorrente não tivesse obtido o registro da marca Lellis Trattoria Campinas como suporte ao estabelecimento que abriu na cidade de Campinas.

Mesmo que a distância entre ambos os estabelecimentos não justifique a alegação de concorrência desleal, pode-se falar em marketing de emboscada (ambush marketing), aproveitando-se a recorrida do prestígio da recorrente em seu estabelecimento na cidade de Campinas. Até porque, caso o estabelecimento na Al. Campinas seja mais considerado que o da cidade de Campinas, não conviria à apelada essa forma de marketing.

Resta considerar que a questão, mesmo sob o manto de marca, é, na verdade, no que toca à recorrida, um uso de título de estabelecimento, autorizado pelo titular da marca registrada. O direito ao título do estabelecimento (que, no passado, era objeto de registro com valor para a localidade - comarca ou município) remanesce em nosso Direito como objeto protegido pelas normas de repressão à concorrência desleal (art. 195 da lei de Propriedade Industrial) e pela teoria geral do Direito Comercial, sempre relacionada à clientela.

Nesse sentido, não haveria óbice ao uso da palavra Campinas pela recorrida, não fora o registro da mesma marca efetuado pela recorrente.

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* Newton Silveira é advogado do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados - Advogados.