Nova resolução do INPI altera o procedimento de reconhecimento de marcas de alto renome

Antes de abordar as alterações trazidas por essa Resolução, é importante distinguir as "marcas de alto renome" das chamadas "marcas notoriamente conhecidas", assim como esclarecer o significado de "marcas notórias".

Tanto as marcas de alto renome, quanto as marcas notoriamente conhecidas referem-se a marcas notórias, porém, se tratam de diferentes espécies deste gênero, recebendo tratamentos distintos de nosso sistema jurídico.

Assim, a nomenclatura "marca notória" não significa necessariamente marca notoriamente conhecida, o que já foi objeto de muita confusão, mesmo no Judiciário. Do mesmo modo, nem sempre a marca notória diz respeito à marca de alto renome. A lei especial anterior (Código de Propriedade Industrial - lei 5.772/71) denominava a atual marca de alto renome como marca notória, tendo sido esta nomenclatura substituída pela primeira pela atual lei (lei 9.279/96, LPI - lei de Propriedade Industrial) a fim de evitar confusões terminológicas.

As marcas notoriamente conhecidas são sinais que ganharam fama, no Brasil, perante um público específico, ou seja, o consumidor dos produtos ou serviços que são assinalados por tais marcas.

O art. 126 da lei 9.279/96, LPI, reflete a norma prevista no art. 6 bis da Convenção de Paris, vigente no país, e assegura proteção especial às marcas notoriamente conhecidas, a qual consiste em assegurar a inviolabilidade das mesmas ainda que não estejam registradas no Brasil. O objetivo dessa norma é evitar que marcas conhecidas internacionalmente não sejam indevidamente registradas por terceiros no país.

Cumpre ressaltar que os direitos sobre uma marca são obtidos por meio da concessão do respectivo registro pelo INPI, cuja validade é delimitada ao território nacional. Então, o tratamento especial atribuído às marcas notoriamente conhecidas representa uma exceção ao princípio da territorialidade. Porém, tal como ocorre com as marcas comuns, as marcas notoriamente conhecidas estão submetidas ao princípio da especialidade¹.

Por outro lado, as marcas de alto renome dizem respeito a sinais que atingiram um nível de notoriedade ainda mais elevado, sendo consagrados e amplamente consagrados conhecidos pelo público em geral, e não apenas pelo consumidor dos produtos ou serviços que tais marcas se relacionam originariamente.

Ademais, tais marcas são entendidas como detentoras de qualidade, prestígio e elevado poder de atração de clientela, de tal forma que, mesmo se designarem produtos ou serviços pertencentes a diferentes nichos mercadológicos, podem ser automaticamente reconhecidas pelo consumidor e, consequentemente, agregar valor aos mesmos.

Por esse motivo, de acordo com o art. 125 da LPI, as marcas de alto renome são resguardadas em todos os segmentos mercadológicos, sendo requisito que estejam registradas para que possam ter o respectivo status reconhecido.

Essa proteção extensiva visa a evitar tanto o aproveitamento parasitário e o enriquecimento ilícito, quanto a diluição das marcas que atingiram esse grau elevado de notoriedade.

Logo, as marcas de alto renome representam uma exceção ao princípio da especialidade, permitindo que o titular de uma marca de alto renome para refrigerantes, por exemplo, se oponha ao registro ou ao uso de uma marca idêntica ou similar para roupas, aparelhos eletrônicos, autopeças, e assim por diante.

Ocorre que o reconhecimento da marca de alto renome é submetido a um procedimento específico, o qual não se encontra regulamentado na LPI, mas na resolução 121/05 do INPI.

Essa Resolução dispõe que o requerimento de reconhecimento do alto renome somente pode ser pleiteado pela via incidental administrativa, isto é, juntamente com as medidas administrativas cabíveis para contestar a tentativa de registro de uma marca de terceiro no INPI (oposição e processo administrativo de nulidade).

Em outras palavras, até então, para requerer o reconhecimento do alto de renome, o pretendente deve "aguardar" que um terceiro tente registrar uma marca semelhante à sua para pleitear tal status, simultaneamente às suas alegações contrárias à tentativa de registro daquele.

Em razão disso, algumas empresas, impossibilitadas de tomarem a iniciativa para requerer o reconhecimento do alto renome de suas marcas, submeteram tais requerimentos ao Judiciário, por meio de ações judiciais declaratórias. No entanto, o entendimento majoritário do Judiciário se dá no sentido de que a única forma de reivindicar tal reconhecimento seria por meio do procedimento próprio do INPI comentado acima².

Esse cenário acabou inviabilizando o reconhecimento do alto renome de forma autônoma, desvinculada do procedimento estabelecido pelo INPI e, consequentemente, da tentativa de terceiros para registro de marcas similares.

A resolução 107/13 do INPI merece destaque, pois estabelece o reconhecimento do alto renome por meio de requerimento autônomo, liberando os titulares de marcas para tomarem a iniciativa de pleitearem a proteção especial.

Essa Resolução poderá entrar em vigor a qualquer momento, assim que o INPI definir a taxa oficial específica para o novo procedimento, e, possivelmente, estimulará diversas empresas a pleitearem a condição de alto renome de suas marcas, uma vez que tal status agrega valor às mesmas e fortalece sua proteção.

Outras importantes mudanças foram trazidas, tais como: o aumento do prazo vigência do reconhecimento do alto renome de cinco para dez anos; a indicação de indícios de que a alegada marca de alto renome está sendo alvo de diluição ou aproveitamento parasitário; e o destaque à importância da pesquisa de mercado para o reconhecimento em questão.

As marcas que, no momento, têm o status de alto renome reconhecido, pelo INPI são³: Pirelli, 3M, Hollywood, Kibon, Natura, Moça, Bom Bril, Nike, Land Rover, O Boticário, Chanel, Sadia, McDonald's.

Por fim, às vésperas da Copa do Mundo, vale destacar que diversas marcas da FIFA tiveram seu status de alto renome reconhecido, porém, por força da lei da Copa (lei 12.663/12)⁴. Assim, expressões como: Copa do Mundo, Brasil 2014, Copa 2014, World Cup, São Paulo 2014, Rio 2014, entre diversas outras, passaram a ser consideradas marcas de alto renome.

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1 De acordo com esse princípio, marcas idênticas ou semelhantes, de diferentes titulares, podem coexistir pacificamente no mercado, desde que pertençam a diferentes segmentos mercadológicos, de modo que seu convívio seja insuscetível de induzir os consumidores a realizar confusão, erro ou indevida associação entre tais marcas.

2 https://www.inpi.gov.br/portal/artigo/stj_confirma_entendimento_do_inpi_sobre_marcas_de_alto_renome. Acesso em 23.12.13.

3 https://www.inpi.gov.br/images/docs/inpi_marcas__marcas_de_alto_renome_em_vigencia__2013_11_18(2).pdf. Acesso em 23.12.13.

4 Vide as listas disponíveis no site do INPI: https://www.inpi.gov.br/portal/artigo/busca__marcas. Acesso em 23.12.13.

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* Ariel Barcelos Marques Pereira é advogado do escritório De Vivo, Whitaker e Castro Advogados.