O conceito de marca é dado não só pela doutrina da área do Direito, mas também pelos estudiosos da comunicação social, por ser elemento comum às duas searas do conhecimento. Para os estudiosos da propaganda, marca é:

"um nome e/ou símbolo distintivo (como um logotipo, uma marca registrada ou um design de embalagem) criado para identificar os produtos ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores, e para diferenciar esses produtos ou serviços dos da concorrência. A marca, portanto, assinala para o cliente a fonte do produto, e protege tanto o cliente quanto o produtor de concorrentes que tentariam fornecer produtos que parecem idênticos¹"

No campo do Direito, as marcas:

"indicam uma subespécie de produtos. Entre produtos similares, conhecidos por um nome do vocabulário, encontram-se alguns com características próprias, que foram designados por um nome ou um símbolo pelo titular da marca. Isso torna possível aos consumidores reconhecerem, de imediato, os produtos que pretendem adquirir (ou os serviços que desejam utilizar) e ao empresário referi-los em sua publicidade"².

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial também tem sua definição de marca:

Marca é um sinal aplicado a produtos ou serviços, cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa³.

Existem tipos de marca e essa classificação é particularmente relevante. O INPI as categoriza desta forma:

Nominativa: é aquela formada por palavras, neologismos e combinações de letras e números.

Figurativa: constituída por desenho, imagem, ideograma, forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo, e palavras compostas por letras de alfabetos como hebraico, cirílico, árabe, etc.

Mista: combina imagem e palavra.

Tridimensional: pode ser considerada marca tridimensional a forma de um produto, quando é capaz de distingui-lo de outros produtos semelhantes.

A função peculiar da marca é distinguir o produto em benefício do consumidor e do empresário titular. Para os adquirentes de produtos e serviços, a marca serve ao propósito de simplificar o processo decisório, reduzindo os custos de busca e apreendendo as referências que o símbolo traz consigo. Carolina Compagno faz essa importante observação: "As marcas também podem desempenhar um papel significativo para sinalizar importantes informações ao consumidor, reduzindo o risco nas decisões de produto⁴.

A função de distinção da marca serve ao empresário, mas serve especialmente ao consumidor, na medida em que poderá ter certeza que o produto ou serviço adquirido tem como origem aquele determinado fornecedor. Isso é especialmente importante, porque permite, a um só tempo, que o empresário se proteja da concorrência desleal ou parasitária e que o consumidor não seja induzido a erro por adquirir um produto ou serviço que não pretendia.

O Instituto Nacional da Propriedade Intelectual produziu o Manual de Marcas que, em seu item 5.11.1., dispõe sobre a Análise da colidência entre sinais. Essa normatização é um guia apropriado para a análise da possibilidade de confusão. Diz o documento: "A análise da possibilidade de colidência entre os sinais em cotejo compreende a avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico com o objetivo de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida"⁵.

A espécie nominativa de registro não impede a análise gráfica. O citado Manual faz essa ressalva:

"Embora seja evidentemente importante no exame de marcas figurativas, mistas e tridimensionais, a avaliação das similaridades gráficas também tem relevância no exame de sinais nominativos, nos quais a repetição de sequências de letras, número de palavras e estrutura das frases e expressões podem, em alguns casos, contribuir para gerar confusão ou associação indevida⁶".

No aspecto fonético, o mesmo Manual traça essa diretriz:

A ocorrência de reprodução ou imitação fonética é um dos fatores determinantes para caracterizar a colidência entre dois conjuntos. Vale lembrar que as marcas, mesmo aquelas de apresentação mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua forma verbal. Na comparação fonética, são avaliadas as semelhanças e diferenças na sequência de sílabas, na entonação das palavras e nos ritmos das frases e expressões presentes nos sinais em cotejo. Convém lembrar, contudo, que termos ou expressões visualmente semelhantes podem produzir impressões fonéticas totalmente distintas⁷.

O aspecto ideológico:

Sinais que, apesar de distintos do ponto de vista fonético e/ou gráfico, evocam ideias idênticas ou semelhantes também podem levar o público consumidor à confusão ou associação indevida. Tal fenômeno pode ocorrer mesmo no caso de marcas com diferentes formas de apresentação (sinal nominativo X sinal figurativo), uma vez que se trata da reprodução ou imitação de um conceito⁸.

Importante mencionar que não é necessária a concorrência dos três aspectos para se chegar à conclusão de imitação:

A semelhança gráfica, fonética, visual e/ou ideológica em relação a uma marca anterior de terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia, seja quanto ao próprio produto ou serviço, seja com relação à sua origem ou procedência.

O conceito de imitação refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia. A caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última⁹.

Seguindo o comando do inciso XIX do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial, o INPI define que a imitação pode ser no todo, parcial, com acréscimo ou ideológica. Há exemplos de imitação com acréscimo que são ilustrativos:

Em ambos os exemplos há imitação. A despeito dos aspectos gráficos e fonéticos serem aparentemente diferentes, o próprio Manual do INPI dá esses exemplos como imitação com acréscimo.

A área de atuação para análise de colidência de marcas não pode ser específica no detalhe. O exame se dá no plano macro (gênero) de atuação e de afinidade nas atividades desempenhadas. O INPI dá esse exemplo¹⁰:

Fixados os pontos relativos à marca, a sua função e os métodos de comparação, vale destacar que o juízo a se fazer é de possibilidade de o uso imitado de uma marca causar confusão ao consumidor. Não é um juízo, portanto, de certeza. Basta, para que seja configurado um ato de concorrência desleal, que o imitador aja com culpa ou tenha a intenção (dolo) de se aproveitar do prestígio da marca registrada, usando elementos para que diminua seus custos de promoção e se aproveite do prestígio de uma marca que já se encontra difundida. Carlos Alberto Bittar, a respeito da desnecessidade de verificação de dano em concreto, discorre:

Não se exige a concretização do dano: basta a possibilidade ou o perigo de sua superveniência.

Também aqui existe concordância na doutrina universal (ASCARELLI:ob. Cit. P. 164; ROTONDI: ob.cit, p. 482; ROUBIER: ob cit. P.507). Nesse passo, aliás, rompe-se, com a teoria tradicional, em que se demanda a existência do dano¹¹.

O mesmo autor discorre sobre os passos de análise da concorrência desleal em caso de imitação de marca (ou de elementos), que chama de Pressupostos de caracterização: 1. "Desnecessidade de dolo ou fraude, bastando a culpa do agente"; 2. Desnecessidade de verificação do dano em concreto"; 3. "Necessidade de existência de colisão de interesses, consubstanciada na identidade do negócio e no posicionamento em um mesmo âmbito territorial"; 4. "Necessidade de clientela, mesmo em potencial, que se quer, indevidamente, captar"; 5. "Ato ou procedimento suscetível de repreensão"¹².

Há na doutrina especializada quem entenda que mesmo que o consumidor não seja induzido a erro pela imitação, há ilicitude porque o imitador estaria se aproveitando do investimento e do prestígio da marca alheia¹³.

Por fim, com relação à possibilidade de confusão por parte do consumidor, ainda que duas expressões contenham diferenças fonéticas, a identidade parcial gráfica é suficiente para induzir o consumidor em erro. É preciso destacar que no campo da publicidade, a imitação para efeito de aproveitamento do prestígio da marca de terceiro não é sempre escancarada. Muitas vezes a sutileza nas referências é utilizada para despertar no cliente a falsa impressão de que se trata da mesma empresa fornecedora. No ano passado, a propósito, foi julgado um processo no Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária cujo resultado é representativo do que se quer demonstrar:

A TIM considerou ter sua imagem denegrida por uma campanha em mídia impressa da concorrente Vivo - com o título acima - onde, entre outras alegações, um velho trem azul é mostrado como representação de internet lenta e ultrapassada. Já como símbolo da anunciante foi usado um moderno trem-bala.

A Vivo nega tal interpretação, considerando que o mote da sua campanha é mostrar meios de transporte mais lentos para simbolizar tecnologia que não seja a 4G.

O autor do voto vencedor, porém, não aceitou a explicação, considerando que o trem azul é um elemento constante das campanhas da TIM, sendo sempre apresentado como moderno. Ele considera que a utilização do trem da maneira como aparece na campanha da Vivo pode ser potencialmente negativa para a TIM. Sua recomendação pela alteração foi acolhida por maioria de votos. (Representação 334/13; julgado em fevereiro de 2014)¹⁴.

A simples utilização de um trem azul na propaganda de uma empresa foi suficiente para que o CONAR entendesse que a VIVO pretendia denegrir a imagem da TIM e captar sua clientela, comparando seus serviços com o trem-bala. Não foi utilizado o nome da TIM, apenas a imagem de um trem azul.

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1 AAKER, D. The power of the branded diffeniator. Sloan Management Rewiew, v. 45, n.1, p. 56

2 SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e as novas leis autorais, 2 Ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 26

3 Manual de marcas.

4 COMPAGNO, Carolina. Análise Semiótica e gestão de marcas: um estudo exploratório.

5 Análise do requisito da disponibilidade do sinal marcário.

6 Idem 5.

7 idem 5 e 6.

8 Idem 5, 6 e 7.

9 Idem 5, 6, 7 e 8.

10 Idem 5, 6, 7, 8 e 9.

11 BITTAR, Carlos Alberto. Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos.

12 BITTAR, Carlos Alberto. Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos.

13 MENDES, Paulo Parente Marques; ALMEIDA JUNIOR, José Roberto. Concorrência desleal - Atos de Imitação sem indução em erro.

14 Conar.