Ygor Valerio e Gabriela Muniz Pinto Valerio
Nosso último artigo sobre patentes de software1 dedicou-se à analise do caso Gottschalk v. Benson, de 1972, primeiro julgamento da Suprema Corte estadounidense a respeito do tema. Seis anos depois, em 1978, outro invento chegaria àquele tribunal e seria, uma vez mais, decidido em desfavor do inventor, embora com fundamento distinto do utilizado no primeiro caso. Parker v. Flook adiciona um segundo pilar à construção jurisprudencial que, na década de 1980, viria a permitir o patenteamento de software naquele país.
Limites para alarmes em conversões catalíticas
A tecnologia desenvolvida por Dale Flook se destinava a uma das etapas da transformação industrial do petróleo, denominada conversão ou craqueamento catalítico, em que grandes moléculas de hidrocarbonetos são artificialmente quebradas em moléculas menores, permitindo posteriormente seu uso como combustível.
Tanto a eficiência quanto a segurança desse processo dependem da medição e do controle de um número de variáveis como temperatura e pressão durante o craqueamento, de modo que é possível configurar alarmes que informam quando o valor dessas variáveis atinge os limites mínimos ou máximos desejados.
O problema técnico de maior interesse, entretanto, é que os limites ideais de valor de uma variável não são permanentes ao longo de todas as etapas da operação química - etapas iniciais ou intermediárias podem requerer a definição de novos limites com base no histórico de medições daquela variável, definição esta que, no estado da técnica de então, era realizada por um engenheiro que observava as variáveis e atualizava manualmente os valores dos alarmes.
Flook desenvolveu um método de atualização desses alarmes de maneira automática, com base em uma fórmula matemática que combina medições e alguns parâmetros pré-determinados permitindo chegar-se a um novo valor limite e atualizarem-se os alarmes para aquele momento do processo de craqueamento.
Assim, o método de Flook trazia duas novidades: uma fórmula matemática que representava um avanço na operabilidade dos cálculos desse processo petroquímico e a efetiva atualização (efeito físico) dos alarmes utilizados no craqueamento de hidrocarbonos2 por meio de um computador .
O trânsito do caso até a Suprema Corte
O examinador da patente de Flook chegou ao que nos parece ser uma conclusão bastante ponderada: analisando-se o novo método como um todo, a única etapa que efetivamente constituía uma novidade se resumia ao cálculo matemático. Se, efetivamente, o método se resumia às etapas de (i) medição, (ii) aplicação do algoritmo (fórmula matemática, neste caso3) conforme parâmetros determinados e (iii) atualização do valor de um alarme, então, de fato, a novidade do método se encerra no algoritmo, e a patente neste caso "seria, na prática, uma patente da fórmula matemática em si"4.
Esse entendimento se baseava no caso Christensen5, de 1973, que havia sido julgado pelo US Court of Customs and Patent Appeals (CCPA)6 como instância final. Em Christensen, o CCPA mantivera o entendimento das instâncias administrativas justamente no sentido de que a única novidade do invento em questão (um método de medição de porosidade que envolvia uma etapa computacional) que se distinguia do estado da técnica era justamente uma fórmula matemática que, em si, não podia ser objeto de exclusivo com base em Gottschalk v. Benson.
Flook levou o caso ao Board of Appeals, instância de recurso administrativo contra decisões do USPTO7, mencionando entre seus argumentos que o fato de seu metodo prever a efetiva atualização dos limites dos alarmes (efeito físico) como último passo colocava seu invento em uma situação distinta da de Christensen: uma interpretação formalista da decisão em Christensen que, textualmente, diz "O problema em nossas mãos no presente caso é [...] o requerimento de patenteamento de um método em que a novidade é uma equação matemática a ser resolvida como o último passo do método..."8.
Embora sem sucesso no Board of Appeals, Flook conseguiu reverter a decisão no CCPA com base exatamente no mesmo argumento, combinado com um entendimento dessa corte no sentido de que o caso Gottschalk v. Benson poderia ser interpretado para permitir o patenteamento de métodos que, embora envolvam a solução de etapas matemáticas, prevêem o que foi chamado de "post-solution activity" (atividades que sucedem a etapa de solução matemática).
O problema principal em Gottschalk v. Benson, portanto, estaria resolvido para o CCPA na medida em que a utilização da fórmula matemática do método estaria circunscrito à sua aplicação ao processo de conversão catalítica de hidrocarbonetos, considerando-se que a atividade que sucede essa etapa de solução matemática é a atualização dos limites dos alarmes usados especificamente neste processo, distanciando-se da preocupação da Suprema Corte de evitar a concessão de patentes que resultariam em uma apropriação da fórmula matemática como um todo.
A decisão pela concessão da patente no CCPA levou o então Comissário Interino de Marcas e Patentes, Lutrelle Parker, a ajuizar um writ of certiorari9, pedindo à Suprema Corte a cassação da concessão judicial da patente.
A decisão da Suprema Corte
Eis a ementa da decisão:
"O método de atualização de limites dos alarmes durante processos de conversão catalítica em que a única característica nova é uma fórmula matemática não é patenteável nos termos do § 101 da Lei de Patentes. A identificação de uma categoria limitada de atividades úteis, mas comuns, que sucedem a etapa de solução matemática não faz com que o método seja patenteável [...]. Os processos químicos envolvidos na conversão catalítica são bem conhecidos, assim como o monitoramento de variáveis do processo, o uso de limites para disparar alarmes e o uso de computadores para o monitoramento automático de processos"10.
Parece-nos que um conceito importante pode ser extraído desse posicionamento: métodos que envolvem a solução de fórmulas matemáticas como um de seus passos mas que contêm outras "características novas" que não se limitam a essa fórmula são patenteáveis. Essas etapas do método que excedem a fórmula matemática não podem ser óbvias, como o efeito físico de atualização de número.
Essa interpretação da decisão da corte foi justamente repisada por dois votos divergentes11, que afirmaram', citando precedentes, que a existência de etapas não-patenteáveis em um determinado método não teria o condão de tornar o método como um todo imprestável para patenteamento. Mas a decisão, parece-nos, reconhece esse fundamento, embora entenda que o que há de novidade excedente à formula matemática não rompe a barreira da obviedade e não confere ao processo novidade suficiente que autorizaria a concessão da patente.
Importância do precedente
Em Gottschalk v. Benson12, vimos que a Suprema Corte firmou o entendimento de que propriedades numéricas e fórmulas matemáticas não poderiam ser patenteadas e se aproximavam do conceito de leis da natureza. Uma concessão de patentes sobre a aplicação irrestrita dessas propriedade numéricas permitiria, de maneira inconveniente, sua apropriação.
O caso presente nos traz o exemplo de um processo que utiliza uma fórmula matemática nova, mas, diferentemente, não se resume a ela. Por esse ângulo, seu patenteamento não contrariaria o conceito firmado pela Suprema Corte no caso anterior.
Apesar disso, define-se aqui que a novidade do processo não pode repousar exclusivamente na fórmula matemática, e que a atividade que sucede a solução da fórmula no processo não pode ser óbvia nem pertencer ao estado da técnica.
Este caso, o segundo da série da Suprema Corte sobre patenteamento de software, compõe o que se costuma chamar Patent-Eligibility Trilogy (trilogia da patenteabilidade), utilizado como referência para determinar em quais situações o uso de um algoritmo pode compor um invento patenteável.
No próximo artigo sobre o tema, analisaremos o terceiro caso dessa trilogia, Diamond.
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1Gottschalk v. Benson. Pretendem os colunistas, ao longo de uma série não-sequencial de artigos, descrever e analisar sucintamente os precedentes que levaram ao entendimento presente a respeito da patenteabilidade de software nos EUA. Este é o segundo artigo desta série, e segue uma estrutura semelhante ao primeiro, que se inicia pela descrição breve da tecnologia em questão, passa pelo trâmite processual e desemboca na análise jurídica e importância do julgado.
2Reivindicação número 1: "A method for updating the value of at least one alarm limit on at least one process variable involved in a process comprising the catalytic chemical conversion of hydrocarbons wherein said alarm limit has a current value of Bo + K, wherein Bo is the current alarm base and K is a predetermined alarm offset which comprises: (1) determining the present value of said process variable, said present value being defined as PVL; (2) determining a new alarm base B1 using the following equation; B1 = Bo (1.0-F) + PVL (F), where F is a predetermined number greater than zero and less than 1.0; (3) determining an updated alarm limit value which is defined as B1 + K; and, thereafter (4) adjusting said alarm limit to said updated alarm limit value".
3O termo algoritmo não é sinônimo de fórmula matemática, muito embora uma fórmula matemática possa encerrar os conceitos de um algoritmo.
4Parker, 437 U.S. 584, 587.
5In re Christensen, 478 F.2d 1392, 178 USPQ 35 (CCPA 1973).
6A competência para julgar casos como este encontra-se, hoje, alocada para o Federal Circuit. A CCPA foi abolida em 1982, por meio do Federal Courts Improvement Act.
7O equivalente ao INPI nos EUA, entidade cuja atribução é a concessão de privilégios.
8In re Christensen, 478 F.2d 1394. O leitor percebe que o sistema estadounidense de respeito aos precedentes é todo baseado em uma metodologia de aproximação ou distanciamento de casos anteriores, em que se um caso é materialmente idêntico a um precedente, a solução deve ser idêntica. Daí observar-se o esforço dos litigantes em demonstrar se seu caso específico é ou não é idêntico a um relevante anterior.
9Para compreender o writ of certiorari, leia o artigo publicado no Migalhas.
10Decisão da Suprema Corte estadounidense em Parker v. Flook, U.S. 584. .
11It is a commonplace that laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas are not patentable subject matter. A patent could not issue, in other words, on the law of gravity, or the multip ication tables, or the phenomena of magnetism, or the fact that water at sea level boils at 100 degrees centigrade and freezes at zero-even though newly discovered. Le Roy v. Tatham, 14 How. 156, 175; O'Reilly v. Morse, 15 How. 62, 112-121; Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard, 20 Wall. 498, 507, 22 L.Ed. 410; Tilghman v. Proctor, 102 U.S. 707, 26 L.Ed. 279; Mackay Radio & Telegraph Co. v. Radio Corp. of America, 306 U.S. 86, 94, 59 S.Ct. 427, 431, 83 L.Ed. 506; Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Co., 333 U.S. 127, 130, 68 S.Ct. 440, 441, 92 L.Ed. 588.
The recent case of Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 93 S.Ct. 253, 34 L.Ed.2d 273, stands for no more than this long-established principle, which the Court there stated in the following words: "Phenomena of nature, though just discovered, mental processes, and abstract intellectual concepts are not patentable, as they are the basic tools of scientific and technological work." Id., at 67, 93 S.Ct., at 255.
In Benson the Court held unpatentable claims for an algorithm that "were not limited to any particular art or technology, to any particular apparatus or machinery, or to any particular end use." Id., at 64, 93 S.Ct., at 254. A patent on such claims, the Court said, "would wholly pre-empt the mathematical formula and practical effect would be a patent on the algorithm itself." Id., at 72, 93 S.Ct., at 257.
The present case is a far different one. The issue here is whether a claimed process loses its status of subject-matter patentability simply because one step in the process would not be patentable subject matter if considered in isolation. The Court of Customs and Patent Appeals held that the process is patentable subject matter, Benson being inapplicable since "[t]he present claims do not preempt the formula or algorithm contained therein, because solution of the algorithm, per se, would not infringe the claims." In re Flock, 559 F.2d 21, 23.
That decision seems to me wholly in conformity with basic principles of patent law. Indeed, I suppose that thousands of processes and combinations have been patented that contained one or more steps or elements that themselves would have been unpatentable subject matter. Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co., 261 U.S. 45, 43 S.Ct. 322, 67 L.Ed. 523, is a case in point. There the Court upheld the validity of an improvement patent that made use of the law of gravity, which by itself was clearly unpatentable. See also, e. g., Tilghman v. Proctor, supra.
The Court today says it does not turn its back on these well-settled precedents, ante, at 594, but it strikes what seems to me an equally damaging blow at basic principles of patent law by importing into its inquiry under 35 U.S.C. § 101 the criteria of novelty and inventiveness. Section 101 is concerned only with subject-matter patentability. Whether a patent will actually issue depends upon the criteria of §§ 102 and 103, which include novelty and inventiveness, among many others. It may well be that under the criteria of §§ 102 and 103 no patent should issue on the process claimed in this case, because of anticipation, abandonment, obviousness, or for § me other reason. But in my view the claimed process clearly meets the standards of subject-matter patentability of § 101.
In short, I agree with the Court of Customs and Patent Appeals in this case, and with the carefully considered opinions of that court in other cases presenting the same basic issue. See In re Freeman, 573 F.2d 1237; In re Richman, 563 F.2d 1026; In re De Castelet, 562 F.2d 1236; In re Deutsch, 553 F.2d 689; In re Chatfield, 545 F.2d 152. Accordingly, I would affirm the judgment before us.
12Veja nosso artigo sobre este caso.
