Ygor Valerio e Gabriela Muniz Pinto Valerio

O posicionamento inaugural da Suprema Corte estadounidense a respeito da patenteabilidade de programas de computador se encontra no caso Gottschalk v. Benson¹, de 1972, decidido em desfavor dos inventores. Essa disputa judicial é constantemente mencionada na literatura² a respeito da evolução jurisprudencial na análise dos requisitos de patenteabilidade de software, e inaugura uma série de intervenções da Suprema Corte que, ao final, terminaram por reconhecer a possibilidade de patenteamento de software naquele país.

Arábicos, binários, binários-decimais e o invento em disputa

Benson e Tabbot, inventores da Bell Labs, desenvolveram um processo de conversão de numerais escritos em codificação binária decimal (BCD) para codificação binária pura, esta última a linguagem mais fundamental e elementar dos computadores. Parece complicado, mas mesmo os não-iniciados na engenharia computacional podem compreender os conceitos elementares envolvidos no caso.

O sistema de numeração que os humanos usam no dia a dia é o sistema arábico, de acordo com o qual podemos formar números representando qualquer grandeza natural utilizando-nos de dez algarismos, de zero a nove, combinando-os a partir do nove para seguir aumentando as grandezas. Os computadores, diferentemente, processam informações utilizando um sistema denominado binário, que se serve exclusivamente dos números zero e um (por isso diz-se de base 2).

É possível converter qualquer numeral no sistema arábico para o sistema binário puro seguindo uma lógica simples: no sistema arábico, aumentam-se as grandezas utilizando-se os dez numerais de que se dispõe, enquanto no binário só podemos utilizar os números zero e um, combinando-os em grandezas cada vez maiores.

O sistema BCD (binário-decimal), utilizado em diversos equipamentos eletrônicos, especialmente para operar displays, é uma simplificação do sistema binário puro. A partir do equivalente ao número dez no sistema arábico (que é representado por dois algarismos), o BCD, em vez de seguir aumentanto o conjunto de zeros e uns, passa a representar em binário individualmente cada um dos algarismos que compõem o numeral arábico. Assim, para representar o número 53³ em BCD, colocamos, lado a lado, em binários, o número 5 (101) e o número 3 (11). Enquanto no binário puro 53 seria 110101, no BCD 53 seria 101-11 (5 e 3 em binários.

A tabela abaixo ilustra o método e as equivalências:

Arábico ou Decimal Puro	Binário Puro	Binário-Decimal (BCD)
0	0	0
1	1	1
2	10	10
3	11	11
4	100	100
5	101	101
6	110	110
7	111	111
8	1000	1000
9	1001	1001
10	1010	1-0
11	1011	1-1
12	1100	1-10
13	1101	1-11
53	110101	101-11

O processo de conversão criado por Benson e Tabbot consiste em uma série de operações matemáticas que levam em conta a posição dos algarismos em notação BCD para chegar ao seu equivalente em binário puro. Esse método representava efetivamente um avanço, porque permitia uma simplificação significativa no processamento dessa conversão por máquinas que necessitavam desse procedimento⁴ para operarem⁵.

As reivindicações patentárias que terminaram sendo objeto da decisão da suprema corte descreviam essas sequenciais operações matemáticas⁶.

O trânsito do caso até a Suprema Corte

O exame do pedido de patente no USPTO⁷ resultara em indeferimento, com a fundamentação de que as reivindicações rejeitadas⁸ não passavam de processos mentais e matemáticos, não patenteáveis nos termos da legislação estadounidense⁹.

O caso foi então levado à United States Court of Customs and Patent Appeals (CCPA)¹⁰, que decidiu reverter a decisão¹¹ sob o entendimento de que as reivindicações em questão, diferentemente de casos pretéritos também levados à CCPA¹², ou envolviam efetivamente um processo levado a cabo por um dispositivo, ou envolviam um processo que só faria sentido prático quando implementado por um hardware, ainda que se tratasse de operações potencialmente realizáveis sem a ajuda de máquinas. Ressaltou-se também o fato de que as reivindicações em questão independiam da intervenção humana ou de outras tecnologias para sua operação - outra distinção em relação aos precedentes mencionados. Ficou afastada, para a CCPA, a doutrina dos mental steps neste caso particular.

Essa reversão da decisão do USPTO levou o então diretor da entidade¹³, Robert Gottschalk, a peticionar¹⁴ à Suprema Corte dos EUA, buscando a evisão da decisão da CCPA.

A decisão da Suprema Corte

Em novembro de 1972, a Suprema Corte decidiu¹⁵, debruçando-se sobre o caso, que o método descrito por Benson e Tabbot em seu pedido de patente não se enquadrava na definição de processo da lei patentária estadounidense de 1952. Tratava-se da descrição de um princípio da notação BCD¹⁶. Sistemas numéricos possuem propriedades e correlações entre si que podem ser descobertas, mas não apropriadas.

Outra questão analisada pela decisão, retomando o caso O'Reilly v. Morse, foi a amplitude das reivindicações, que não limitavam a aplicação do algoritmo a um processo específico, ou um resultado específico, mas pretendiam apropriação do método para qualquer finalidade, por mais distante da que originou o desenvolvimento da tecnologia. Entendeu a corte que essa apropriação limitaria futuras aplicações desse método para qualquer finalidade, prejudicando o desenvolvimento científico.

Justice Douglas encerra a análise do tema com o seguinte perágrafo:

"Sabe-se que não se pode patentear uma idéia. Mas, na prática, esse seria o resultado se a fórmula para a conversão de numerais no sistema BCD para o sistema binário puro fosse patenteada neste caso. A fórmula matemática aqui envolvida não tem substancial aplicação prática a não ser em conexão com um computador digital, o que significa que se o julgamento abaixo [referindo-se ao julgamento da CCPA] for confirmado, a patente geraria completa apropriação da fórmula matemática e, na prática, seria uma patente do próprio algoritmo. (tradução livre)"

O significado do precedente

Gottschalk v. Benson é, como dito, a primeira análise judicial específica do tema da patenteabilidade de software nos EUA. Os temas abordados pela corte nesta decisão foram repisados e reanalizados posteriormente em virtualmente todos os julgados importantes daquele tribunal sobre a mesma questão. Esses temas são a aplicação da doutrina dos mental steps, a definição de processo nos termos da legislação americana, a não patenteabilidade de fenômenos da natureza, a não-patenteabilidade de algoritmos considerados isoladamente.

Apesar de ter sido interpretada como o fim da possibilidade de patenteamento de programas de computador nos EUA, o próprio texto da decisão desfaz essa interpretação: "We do not hold that no process patent could ever qualify if it did not meet the requirements of our prior precedents. It is said that the decision precludes a patent for any program servicing a computer. We do not so hold". A evolução dos precedentes da Suprema Corte eventualmente encontraria uma patente de software cujas características a fariam confirmar a juridicidade de sua existência¹⁷.

__________

¹A decisão da Suprema Corte nesse caso (opinion of the court).

²Exemplificativamente: ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. Patentes de invenções implementadas por computador e seu papel na promoção da inovação tecnológica. Revista Eletrônica do IBPI, Nr. 7; STOBBS, Gregory A. Software Patents. Wolters Kluwer Law and Business in New York. 2013; CAMPBELL-KELLY, Martin. Not All Bad: An Historical Perspective on Software Patents,11 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 191 (2005); BURKE, Thomas P. Software Patent Protection: Debugging the Current System, 69 Notre Dame L. Rev. 1115, 1158 (1994);

³Para usar o mesmo exemplo mencionado nos documentos do caso concreto.

⁴Tanto que o método é operável utilizando-se um aparato simples chamado registrador de deslocamento.

⁵Um computador, para interpretar dados gerados em BCD, precisa operar essa conversão, de modo que o processo tem utilidade bastante relevante.

⁶Reivindicação número 8: The method of converting signals from binary coded decimal form into binary which comprises the steps of (1) storing the binary coded decimal signals in a reentrant shift register, (2) shifting the signals to the right by at least three places, until there is a binary '1' in the second position of said register, (3) masking out said binary '1' in said second position of said register, (4) adding a binary '1' to the first position of said register, (5) shifting the signals to the left by two positions, '(6) adding a '1' to said first position, and (7) shifting the signals to the right by at least three positions in preparation for a succeeding binary '1' in the second position of said register; Reivindicação número 13: A data processing method for converting binary coded decimal number representations into binary number representations comprising the steps of (1) testing each binary digit position '1,' beginning with the least significant binary digit position, of the most significant decimal digit representation for a binary '0' or a binary '1'; (2) if a binary '0' is detected, repeating step (1) for the next least significant binary digit position of said most significant decimal digit representation; (3) if a binary '1' is detected, adding a binary '1' at the (i 1)th and (i 3) th least significant binary digit positions of the next lesser significant decimal digit representation, and repeating step (1) for the next least significant binary digit position of said most significant decimal digit representation; (4) upon exhausting the binary digit positions of said most significant decimal digit representation, repeating steps (1) through (3) for the next lesser significant decimal digit representation as modified by the previous execution of steps (1) through (3); and (5) repeating steps (1) through (4) until the second least significant decimal digit representation has been so processed.

⁷Equivalente ao INPI brasileiro, entidade americana responsável pela concessão de privilégios.

⁸Ver nota número 6.

⁹35 U.S.C. §101

¹⁰A competência para julgar casos como este encontra-se, hoje, alocada para o Federal Circuit. A CCPA foi abolida em 1982, por meio do Federal Courts Improvement Act.

¹¹Decisão da CCPA.

¹²"We have decided a number of cases in the general field of computer science in addition to the Prater case, supra, since the briefs in this case were filed which we list here for convenient reference: In re Bernhart, 57 CCPA 737, 417 F.2d 1395, 163 USPQ 611 (1969); In re Mahony, 57 CCPA 939, 421 F.2d 742, 164 USPQ 572 (1970); In re Musgrave, 57 CCPA 1352, 431 F.2d 882, 167 USPQ 280 (1970); In re Foster, 58 CCPA -, -, F.2d -,169 USPQ 99 (1971). This is an appropriate place to point out a significant difference between most of those cases and the present case(omissis)"

¹³Na época, o cargo era denominado Commissioner of Patents. Atualmente, o mesmo cargo é denominado Under Secretary of Commerce for Intellectual Property - USC (IP).

¹⁴Utilizou-se de um procedimento do direito estadounidense denominado writ of certiorari. Para uma explicação do instituto, veja artigo no Migalhas.

¹⁵Benson, 409 U.S.

¹⁶Como muito bem fraseou Gregory A. Stobbs, "Previous Supreme Court decisions held that the discovery of a new and useful process was patentable subject matter; whereas, the discovery of a new and useful principle was not". Op. Cit, p.4-23.

¹⁷Diamond v. Diehr (1981)