O renomado designer francês de sapatos, Christian Louboutin, famoso por seus sapatos de salto alto com sola externa vermelha, obteve recentemente importante vitória contra a gigante Amazon no Tribunal de Justiça da União Europeia. Segundo a Corte, quando a empresa passa a impressão aos consumidores de que os sapatos com sola vermelha, fabricados irregularmente por terceiros, são vendidos em nome e por conta própria, presume-se que a própria Amazon utiliza sinais idênticos ao da marca registada, devendo, portanto, responder por violações à marca praticadas por terceiros vendedores.

Para entender o caso

O imbróglio começou quando Christian Louboutin tomou conhecimento de que no site da Amazon estavam sendo vendidos, sem sua autorização, sapatos com a sola externa vermelha, sinal característico de seus produtos¹. Louboutin é conhecido mundialmente como designer de calçados e malas de mão de luxo, mas seus produtos mais famosos são os sapatos femininos de salto alto nos quais ele aplica uma sola exterior na cor vermelha, corresponde ao código 18-1663TP do catálogo de cores Pantone.

A referida cor está registrada como marca Benelux, segundo a Convenção Benelux em matéria de propriedade intelectual, de 25/2/2005, a qual está devidamente registrada como marca europeia desde 10/5/2016.

A Amazon, como sabido, explora sites na internet destinados à venda online de produtos variados, um marktetplace no qual os produtos são oferecidos tanto diretamente, em nome e por conta própria, como indiretamente, por meio da oferta de produtos de terceiros fornecedores. A expedição dos produtos colocados à venda por terceiros pode ser feita diretamente por eles ou pela Amazon, que, nesses casos, os armazena em seus centros de distribuição e os envia diretamente para os adquirentes.

Alegando que sapatos de solas vermelhas estavam sendo anunciados à venda no site da Amazon sem seu consentimento, Louboutin moveu duas ações de contrafação contra a empresa na Bélgica e em Luxemburgo acusando a Amazon de usar ilegalmente um sinal idêntico ao da sua marca e requerendo que a mesma se abstenha - sob pena de sanção pecuniária - de utilizar tais sinais em suas operações comerciais em todo o território da União Europeia, bem como indenize os danos decorrentes da comercialização indevida.

A primeira ação foi protocolada em 19/9/2019 no Tribunal d'arrondissement de Luxemburgo e a segunda, em 4/10/2019, perante o Tribunal das Empresas de Língua Francesa de Bruxelas (Tribunal de l'entreprise francofone de Bruxelles), originando os processos C-184/21e C-184/21 no TJUE depois que os respectivos órgãos jurisdicionais suspenderam o feito e apresentaram questões prejudiciais à Corte acerca da interpretação do art. 9º, n. 2, alínea a) do Regulamento (EU) 2017/1001, de 14/6/2017, que disciplina o registro e proteção uniforme da chamada "marca da União Europeia".

A acusação, em apertada síntese, era que a Amazon estaria violando a marca Louboutin ao anunciar em seu site sapatos com sola vermelha, pertencentes a terceiros fornecedores, ou seja, produtos que ostentavam - sem autorização - sinal idêntico à sua marca. Além de exibi-los à venda no site, a Amazon ainda armazenava tais produtos em seus depósitos e ficava responsável pela expedição e entrega aos consumidores.

Logo, a responsabilidade pela infração marcária deveria ser imputada à Amazon, porque a empresa desempenhava papel ativo na utilização do sinal (exibição à venda, detenção, expedição e entrega dos produtos contrafeitos), bem como pelo fato de que os anúncios dos produtos falsificados faziam parte da comunicação comercial da empresa, aqui entendida como qualquer forma de comunicação destinada a terceiros que tenha como objetivo promover sua atividade, bens ou serviços ou, ainda, indicar o exercício dessa atividade.

Dessa forma, tendo em vista o modus operandi da Amazon, ela não pode ser considerada um mero fornecedor de armazenamento de sítios de internet ou um intermediário neutro, vez que presta "assistência" a vendedores terceiros, principalmente no que tange à otimização da apresentação dos anúncios publicitários aos consumidores, armazenamento e expedição dos produtos ofertados em seu site - serviços que fazem parte, na verdade, do conjunto de obrigações assumido nos contratos onerosos celebrados com os anunciantes dos produtos.

Em sua defesa, a Amazon alegou, em suma, que não lhe poderia ser imputada a utilização do sinal idêntico à marca Louboutin, pois ela seria apenas a operadora de um site de comércio eletrônico (marketplace) e, como tal, não pode ser responsabilizada quando vendedores terceiros utilizam ilegalmente em seus produtos um sinal idêntico à marca do designer.

No entender da empresa, o fato dela inserir seu prestigioso logotipo nos anúncios dos terceiros fornecedores não significa que ela se aproprie desses anúncios. Da mesma forma, o fato de prestar "serviços acessórios" a terceiros vendedores não permite considerar que as ofertas dos terceiros façam parte de sua comunicação comercial.

Segundo a empresa, o fato de um prestador (Amazon) criar as condições técnicas necessárias (marketplace) para a utilização de um sinal (sola vermelha) idêntico a uma marca protegida (Louboutin) e de ser remunerado por isso, não significa que ele próprio esteja utilizando referido sinal.

O Tribunal de Luxemburgo, porém, constatou que a Amazon adota um modelo comercial híbrido ao colocar à venda produtos próprios ao lado de produtos de terceiros. De fato, ela agrupa, para uma mesma categoria de produtos, anúncios próprios juntamente como anúncios de vendedores terceiros ativos em seu site, de modo que fica extremamente difícil para um consumidor - razoavelmente atento e informado - diferenciar a procedência dos produtos.

Com isso, ela se diferencia de empresas como o eBay, que se limitam a explorar um site de comércio eletrônico mediante a publicação exclusiva de anúncios de vendedores terceiros, sem que elas próprias exerçam qualquer atividade de venda de produtos ao consumidor.

Diante desse pano de fundo, os dois órgãos jurisdicionais mencionados suspenderam os processos na origem e submeteram à Corte Europeia várias questões prejudiciais. Tratam-se dos processos C-148/21 e C-184/21, julgados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em 22/12/2022.

Uma das questões centrais era saber se a interpretação do art. 9°, n. 2 do Regulamento 2017/1001 autorizaria a conclusão de que a utilização de um sinal idêntico a uma marca protegida - veiculado em anúncios publicados em sitio de comércio eletrônico - poderia ser imputável ao operador do site quando, na percepção de um internauta razoavelmente atento e informado, o operador tenha desempenhado um papel ativo na comercialização do produto (elaboração de anúncios com exibição do próprio logotipo, fixação dos preços de venda, armazenagem, expedição e entrega dos produtos contrafeitos) ou quando esse anúncio possa ser compreendido pelo internauta como parte da própria comunicação comercial do operador.

Em outras palavras: os tribunais queriam saber se a utilização de um sinal (sola vermelha) idêntico à marca Louboutin em produtos de terceiros poderia ser imputável à Amazon pelo fato dela ter colocado à venda esses produtos sem o consentimento do titular da marca, Christian Louboutin. Isso é importante, porque envolve a questão de saber em quais circunstâncias um operador de marketplace responde por violação marcária perante o titular da marca quando oferece ao público um produto contrafeito produzido e anunciado por terceiro.

A decisão do TJUE

O Tribunal de Justiça da União Europeia deu razão a Christian Louboutin.

Dentre os fundamentos legais invocados, destaca-se o art. 9° do Regulamento 2017/1001, que regula os direitos conferidos ao titular de uma marca registrada na União Europeia. Segundo o art. 9º, n. 1, o registo de uma marca da União Europeia confere a seu titular direitos exclusivos.

O art. 9º, n. 2 dispõe que, sem prejuízo dos direitos dos titulares, adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca europeia, o titular da marca fica habilitado a proibir que terceiros, sem seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços, caso o sinal seja - diz a alínea a) - idêntico à marca europeia e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca europeia foi registada. Atente-se que no caso, o sinal (sola externa vermelha) era usado em produto (sapatos femininos) idêntico ao produto registrado pela marca de Christian Louboutin.

Nos termos n. 3 do referido dispositivo, o titular da marca pode proibir o terceiro, principalmente, de oferecer os produtos, colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob o sinal (alínea b); utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade (alínea e), bem como utilizar o sinal em publicidade comparativa, de forma contrária à Diretiva 2006/114/CE, de 12/12/2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa (alínea f).

Por sua vez, o art. 11 da Diretiva 2004/48/CE, de 29/4/2004, relativa aos direitos de propriedade intelectual, prevê que os Estados-Membros devem garantir que, constatada judicialmente a violação de um direito de propriedade intelectual, as autoridades competentes possam impor ao infrator uma medida inibitória da continuidade da violação, a qual, se descumprida, dá ensejo à aplicação de sanção pecuniária. Os Estados-Membros devem garantir ainda que o titular do direito violado possa requerer uma medida inibitória contra intermediários, cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual.

O TJUE afirmou que, segundo a jurisprudência pacífica da Corte, o titular da marca fica habilitado a proibir o uso por terceiros, sem seu consentimento, de um sinal idêntico à referida marca quando esse uso se dê no âmbito de operações comerciais, i.e., de ofertas de produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca está registada, pois isso lesa - ou é suscetível de lesar - as funções da marca, dentre as quais a de garantir aos consumidores a proveniência do produto e/ou serviço².

Fazer uso implica necessariamente um comportamento ativo e um domínio, direto ou indireto, do ato que constitui o uso, afirmou o Tribunal, salientando que o art. 9°, n. 3 do Regulamento 2017/1001, que enumera de forma não exaustiva os tipos de uso que o titular da marca pode proibir, faz referência justamente a comportamentos ativos por parte do terceiro, dentre os quais o ato de oferecer produtos contrafeitos, de os colocar no mercado ou os armazenar para tais fins (art. 9º, n. 3, alínea b) do referido diploma).

O objetivo do dispositivo é fornecer ao titular de uma marca da União Europeia um instrumento legal que lhe permita proibir e fazer cessar qualquer uso da marca que seja feito por terceiro sem autorização.

A Corte ressaltou, porém, que só um terceiro que tenha o domínio, direto ou indireto, do ato (uso) está efetivamente em condições de o fazer cessar e, desse modo, de se conformar com a referida proibição. Isso implica, no mínimo, que o terceiro faça uso do sinal da marca em suas comunicações comerciais.

Desse modo, é possível que um operador de sítio de comércio eletrônico permita que seus clientes façam uso de sinais idênticos ou semelhantes a uma marca registrada sem que ele próprio faça uso dos referidos sinais, desde que ele não use os referidos sinais em sua comunicação comercial³.

Dito em outras palavras: é possível que o vendedor de um produto falsificado responda pelo uso indevido de sinais idênticos ou semelhantes a uma marca registrada sem que essa responsabilidade seja estendida à empresa operadora do marketplace, onde o produto é comercializado, quando a operadora não utiliza o sinal em suas ofertas de venda no site⁴.

Por isso, o TJUE frisou que o simples fato de uma empresa criar as condições técnicas necessárias (site de comércio eletrônico) para o uso de um sinal e de ser remunerada por esse serviço não significa necessariamente que ela própria esteja fazendo uso do referido sinal, ainda que atue em prol de seus interesses econômicos, não podendo, consequentemente, ser responsabilizada pela violação dos direitos de propriedade industrial do titular da marca.

Nessa linha de raciocínio, no acórdão Coty Germany C-567/18, de 2/4/2020, o TJUE afirmou que quando o operador de um site de comércio eletrônico oferece serviços de armazenamento a vendedores terceiros, mantendo em depósito - em nome dos respectivos vendedores - produtos que violam direito de marca de outrem sem, contudo, ter conhecimento do caráter contrafeito dos produtos e sem ter por objetivo oferecer e/ou colocar no mercado os bens armazenados por conta própria e nome próprio, deve-se considerar que o uso indevido dos sinais foi feito exclusivamente pelos vendedores e não pelo operador do marketplace⁵.

O problema é que, no caso Lauboutin, a Amazon fazia uma apresentação uniforme das ofertas de venda veiculadas no site, exibindo simultaneamente os seus próprios anúncios e os anúncios dos vendedores terceiros, colocando seu logotipo de distribuidora de prestígio em todos os anúncios publicitários, além de prestar diversos serviços aos vendedores terceiros (contratantes diretos da Amazon) no âmbito da comercialização dos produtos, como apoio elaboração dos anúncios, fixação dos preços de venda, armazenagem, expedição e entrega dos produtos contrafeitos.

Por isso, os órgãos jurisdicionais de reenvio questionaram ao TJUE se, em tais circunstâncias, o operador do marketplace pode responder, juntamente com o vendedor terceiro, pelo uso indevido de sinal idêntico à marca de outrem, ou seja, se a Amazon deveria responder, junto com o vendedor, pela violação da marca Louboutin em decorrência da oferta e venda de sapatos com sola externa vermelha, fabricados sem autorização do designer francês.

O TJUE afirmou que a utilização de um sinal na própria comunicação comercial - isto é, em toda e qualquer forma de comunicação destinada a terceiros com o objetivo promover uma atividade, bens e/ou serviços - induz a crer, aos olhos de terceiros, que esse sinal faz parte integrante da comunicação e, portanto, da atividade da empresa.

Segundo o Tribunal, quando o prestador de um serviço utiliza um sinal idêntico ou semelhante a uma marca alheia para promover produtos que um dos seus clientes comercializa com o apoio desse serviço, esse prestador passa a fazer uso do sinal quando o utiliza de tal modo que se estabelece perante o consumidor um nexo entre o referido sinal e seus serviços.

É o que ocorre, por exemplo, quando o operador de marketplace - por meio de serviço de referenciamento na internet e a partir de palavra-chave idêntica a uma marca registrada de outrem - faz publicidade de produtos dessa marca colocados à venda por seus clientes (vendedor do produto) no seu sítio de comércio eletrônico, disse a Corte. Com efeito, essa publicidade cria, para os internautas, uma associação evidente entre os produtos da marca e a possibilidade destes serem adquiridos no referido site.

É por esse motivo que o titular da marca (Christian Louboutin) pode proibir ao operador (Amazon) de fazer uso do sinal distintivo (sola vermelha do sapato) quando seu direito de marca for violado através de publicidade que impeça - ou dificulte - ao internauta razoavelmente atento e informado perceber que o referido produto não provém do titular da marca ou de empresa economicamente a ele ligada, mas sim de um terceiro falsificador.

Portanto, concluiu o TJUE, para se determinar se o operador do marketplace utiliza um sinal idêntico à marca alheia, que figura em anúncios de produtos oferecidos por vendedores terceiros em seu site, deve-se verificar se um internauta normalmente informado e atento estabelece ou não uma associação entre os serviços do operador e o sinal distintivo, de tal forma que o consumidor pense que a plataforma de comércio eletrônico comercializa - em seu nome e por conta própria - o referido produto.

No âmbito dessa apreciação global das circunstâncias concretas do caso assume especial relevo o modo de apresentação dos anúncios no site, a natureza e a diversidade dos serviços oferecidos pelo operador do marketplace.

No que diz respeito ao modo de apresentação dos anúncios, a legislação europeia sobre comércio eletrônico exige que a exibição das ofertas seja feita de modo transparente, de forma a permitir a um consumidor atento e informado distinguir facilmente entre as ofertas do operador do site (Amazon) e as ofertas provenientes de vendedores terceiros que oferecem seus produtos e serviços no marketplace.

Ora, o fato da Amazon apresentar de forma uniforme as ofertas, exibindo simultaneamente seus próprios anúncios junto com os anúncios de fornecedores terceiros, utilizando inclusive seu logotipo tanto no site como em todos os anúncios, torna difícil para o internauta distinguir os diversos fornecedores, causando a impressão de que a Amazon também comercializa, em nome próprio e por conta própria, os produtos colocados à venda pelos terceiros fornecedores.

Essa impressão é reforçada por menções como "os mais vendidos", "os produtos mais procurados" ou "os mais oferecidos", referências que têm claramente a finalidade de promover as ofertas sem que se tenha o cuidado, porém, de mencionar sua respectiva procedência.

Da mesma forma, a natureza e diversidade dos serviços prestados pela Amazon (operadora do marketplace) aos vendedores terceiros - nomeadamente a apresentação uniforme de anúncios publicitários, o tratamento das perguntas dos consumidores relativas ao produto, armazenamento, expedição e gestão das devoluções dos referidos produtos - também causam a impressão no internauta normalmente atento e informado de que esses produtos são comercializados pela empresa, por conta própria e em seu próprio nome.

Diante disso, o Tribunal de Justiça da União Europeia concluiu que o art. 9º, n. 2, alínea a) do Regulamento 2017/1001 deve ser interpretado no sentido de que o operador do marketplace, que oferece seus produtos juntamente com os produtos de terceiros fornecedores, pode ser considerado utilizador de um sinal idêntico a uma marca protegida e, portanto, responsável pela violação do direito de marca quando vendedores terceiros coloquem à venda - sem o consentimento do titular da marca - produtos que ostentem ilegalmente tal sinal, desde que as circunstâncias da oferta causem no consumidor a impressão de que o operador do site comercializa - em nome próprio e por conta própria - os produtos contrafeitos.

Em outras palavras: a Amazon pode ser responsabilizada pela venda em seu site de sapatos com o sinal típico da marca de Christian Louboutin - a famosa sola externa vermelha - sempre que, aos olhos dos usuários, ela os esteja comercializando por conta própria e em nome próprio. Trata-se, sem dúvida, de decisão que deixa os operadores de sites de comércio eletrônico com as barbas de molho...

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1 Nos Estados Unidos, Christian Louboutin parece ter dificuldades em proteger sua marca. Em 2011, um Tribunal de New York negou ação do designer para impedir que a empresa Yves Saint Laurent America Inc. comercializasse sapatos femininos com sola externa vermelha. Segundo o magistrado, Louboutin não pode monopolizar uma cor para artigos de moda, prejudicando os demais concorrentes de forma injustificada, até porque, em sua visão, a cor - da forma como empregada nos sapatos de Louboutin - não teria forma peculiar e distintiva, pressuposto essencial para a proteção marcária. Confira-se: GÄRTNER, Anette. Schlappe für Designer im Duell der High Heels. Legal Tribune Online, 17/8/2011 e Sieg für Louboutin vor dem EuGH: Amazon haftet für Markenrechtsverletzungen duch Drittanbieter. Legal Tribune Online, 22/12/2022.