O juiz Federal substituto Eduardo Aidê Bueno de Camargo, da 13ª vara do RJ, determinou que o INPI consigne a não exclusividade de todo o elemento nominativo da expressão “ST Sócio Torcedor”.
A ação foi movida pelo São Paulo Futebol Clube contra a Recanto Consultoria e Informática e o INPI. O advogado Carlos Miguel Castex Aidar, da banca AIDAR SBZ Advogados, especializada em Direito Empresarial, representou o autor.
De acordo com o magistrado, as marcas são sinais usados para fazer a distinção entre os produtos ou serviços oferecidos por uma empresa e aqueles oferecidos por outra empresa. "As duas características principais de uma marca são o seu caráter distintivo e não ser enganosa. A marca é, portanto, um sinal que individualiza os produtos de uma determinada empresa e os distingue dos produtos de seus concorrentes. (...) o termo SÓCIO TORCEDOR não pode ser considerado distintivo efetivamente, tendo em vista seu caráter genérico, comum ou simplesmente descritivo, principalmente com a edição do Estatuto do Torcedor (lei 10.671/03) que faz menção expressa a tal termo".
Assim, o julgador entendeu procedente em parte a pretensão autoral, para determinar que o INPI consigne a não exclusividade de todo o elemento nominativo, "sendo certo que a exclusividade deve ocorrer, tão somente, no conjunto, e não também quanto ao aspecto nominativo".
“Esta decisão confere um caráter profissional ao termo e beneficia não somente o São Paulo Futebol Clube, mas também todos os demais clubes de futebol do país que agora podem utilizar a expressão 'Sócio Torcedor' sem pagar royalties”, disse Carlos Miguel Aidar.
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Processo : 0800929-79.2010.4.02.5101
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8. DJF - 2ª Região
Disponibilização: terça-feira, 6 de novembro de 2012.
Arquivo: 118Publicação: 14
RIO DE JANEIRO - CAPITAL ESPECIALIDADE: PREVIDENCIÁRIA 13ª VARA FEDERAL - PREVIDENCIÁRIA - ANTIGA 37ª VARA FEDERAL
FICAM INTIMADAS AS PARTES E SEUS ADVOGADOS DAS SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS NOS AUTOS ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL EDUARDO AIDÊ BUENO DE CAMARGO 1006 - ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL 43 - 0800929-79.2010.4.02.5101 (2010.51.01.800929-6) (PROCESSO ELETRÔNICO) SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE (ADVOGADO: GUSTAVO REBELLO HORTA, ERNANI JOSE LENATE GUIMARAES, CARLOS MIGUEL CASTEX AIDAR.) x RECANTO CONSULTORIA INFORMÁTICA E PROMOÇÕES LTDA (ADVOGADO: GIORGIA CRISTIANE PACHECO.) x INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SENTENÇA TIPO: A - FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA REGISTRO NR. 001439/2012 . 13ª Vara Federal Autos: 0800929-79.2010.4.02.5101 Autor (es): SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE Réu (s): RECANTO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI Juiz: Eduardo Aidê Bueno de Camargo
SENTENÇA - TIPO A
I - RELATÓRIO
Trata-se de ação de nulidade movida pela associação esportiva SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE em face de RECANTO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, na qual se requer a declaração de nulidade do ato administrativo de concessão do registro da marca "ST Sócio Torcedor" com processo no INPI sob o n. 819.816.027, depósito realizado em 30/01/1997 e registro deferido em 28/05/2002 na classe NCL 41.
Requer seja antecipada a tutela judicial. Em sua petição inicial, a parte autora defende, primeiramente, que o prazo decadencial do artigo 174 da Lei 9.279/96 não incidiria para o reconhecimento da nulidade relacionada à concessão da marca em questão, pois haveria interesse de ordem pública, preponderante, nos casos relacionados à apropriação de expressões comuns, de domínio da coletividade, como ocorreria para o fraseado "sócio torcedor".
Quanto à nulidade em si, argumenta violação do art. 124, VI da Lei de Propriedade Industrial, diante da inexistência de qualquer traço distintivo na marca, o que lhe traria a pecha de "sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo". Para corroborar esta assertiva, anota que a expressão sócio-torcedor é utilizada, inclusive, pelo Estatuto do Torcedor. Acrescenta que foi deferido o uso não exclusivo da marca "Vôlei sócio torcedor" pelo INPI, o que indicaria a vulgarização da marca.
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido por este Juízo (fls. 73), decisão esta reformada pelo e. TRF da 2ª Região, que deferiu em parte a medida para retirar a exclusividade da expressão "sócio torcedor" (fls. 95/100), tendo em vista que o termo "sócio torcedor" tem natureza predominantemente descritiva e, portanto, de uso comum, do ramo dos serviços que pretende identificar no mercado consumidor.
Em contestação (fls. 108/117), o INPI enfatiza que não possui a qualidade de réu na demanda, apesar da atribuição feita pelo autor, requerendo que sua posição no processo seja tomada como assistente litisconsorcial na forma do art. 175 da Lei 9.279/96.
Preliminarmente, argumenta ser evidente a incidência do prazo decadencial e, no mérito propriamente dito, defende o ato de concessão da marca, destacando a originalidade presente à época do registro, anterior ao Estatuto do Torcedor.
Quanto à comparação relacionada ao deferimento da marca "vôlei sócio torcedor", destaca que esta se deu em classe distinta (NCL 35), razão pela qual não haveria pertinência com o caso sob exame.
Em contestação (fls. 118/147), a ré Recanto Consultoria e Informática Ltda, preliminarmente, reitera a fluência do prazo decadencial e, quanto ao mérito, ressalta que a expressão não era comum à época do registro, momento anterior à vigência do Estatuto do Torcedor, e que a nomenclatura em questão não impediria a exploração da atividade de fidelização de sócios pela parte autora e demais clubes do Brasil, desde que não houvesse colisão com a marca de sua titularidade.
Traz ainda a informação de que o pedido de registro da marca SPFC Sócio Torcedor, formulado pela parte autora, foi indeferido pelo INPI. Por fim, ressalta que vem fazendo pleno uso da marca, inclusive com seu licenciamento a outro clube, conforme documentação que instrui sua defesa, adiantando ser descabido o pedido de caducidade postulado pela parte autora na via administrativa, ainda não decidido.
A parte ré apresentou petição informando não possuir interesse em produzir outras provas (fls. 153), juntando, em seguida, a documentação referida na inicial (fls. 157 e seguintes).
Em réplica (fls. 260/289), o autor requer o prosseguimento do feito com a total procedência do pedido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação proposta por São Paulo Futebol Clube em que se pretende a declaração de nulidade do ato administrativo de concessão do registro da marca "ST SÓCIO TORCEDOR", a fim de afastar qualquer direito de exclusividade de uso por parte do réu. Em sua manifestação, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI argui, preliminarmente, a "prescrição" da pretensão autoral, requerendo a extinção do processo com resolução do mérito pelo artigo 269, IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o artigo 174 da Lei 9.279/96 estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos a ação que objetiva a declarar a nulidade do registro de marca, contados da data da sua concessão.
Primeiramente, deve-se fazer uma pequena ressalva quanto ao termo "prescrição".
De fato, o artigo 174 da LPI estabelece que "prescreve" em 5 anos a ação que objetiva declarar a nulidade, o que faz o intérprete crer que se trata de prazo prescricional. Contudo, temos o entendimento de que, em se tratando de ação que busca a desconstituição (e não declaração) de um ato administrativo, o direito material invocado seria do tipo direito potestativo, que é o poder jurídico conferido a alguém de alterar, criar ou extinguir situações jurídicas. Dessa forma, em se tratando de um direito potestativo, o seu perecimento em razão do seu não exercício em um prazo determinado dá-se o nome de decadência.
No campo da Propriedade Industrial, esse era o entendimento do mestre JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, que afirmou: "Trata-se de prazo de decadência, insuscetível de interrupção, e não de prescrição."
Ressalvado nosso entendimento pessoal, ante a expressa previsão legal, com a utilização do instituto da prescrição, passaremos a partir de agora a usar o termo "prescrição" e não decadência. Costuma-se afirmar que a presente ação seria declaratória de nulidade e, assim, seria imprescritível, já que esta seria uma característica das ações declaratórias.
Em última análise, a ação visa a desconstituir um ato administrativo, não podendo ser considerada declaratória efetivamente, daí não ser possível afirmar que se trata de uma ação imprescritível por natureza. De qualquer maneira, a Lei da Propriedade Intelectual, em seu artigo 174, é expressa em estabelecer um prazo prescricional para a referida ação, não havendo que se falar em imprescritibilidade da referida ação.
Sustenta o autor que não se deve admitir a prescrição no caso de registro de nomes genéricos, comuns ou meramente descritivos em virtude do interesse público no reconhecimento da nulidade derivada de "marcas desprovidas de distintividade". Segundo sua tese, haveria uma apropriação particular de uma expressão de uso comum, "pertencente à sociedade como um todo", de modo que não seria possível falar em convalescimento pelo decurso do tempo.
Contudo, não merece acolhida a tese autoral. Isso porque o artigo 174 da Lei de Propriedade Intelectual não faz qualquer distinção nesse sentido, sendo certo que, pela regra básica de hermenêutica, não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não o faz. Neste sentido, ensina CARLOS MAXIMILIANO: "Quando o texto dispõe de modo amplo, sem limitações evidentes, é dever do intérprete aplicá-lo a todos os casos particulares que se possam enquadrar na hipótese geral prevista explicitamente; não tente distinguir entre as circunstâncias da questão e as outras; cumpra a norma tal qual é, sem acrescentar condições novas, nem dispensar nenhuma das expressas."
A única distinção é estabelecida pela Convenção de Paris. Com efeito, o artigo 6º bis (3) da Convenção da União de Paris prescreve que "não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé". Assim, tem-se que o termo inicial do prazo prescricional começa a correr da data da concessão do registro, salvo constatada má-fé.
Contudo, conforme adverte a Ex.ma Desembargadora Federal LILIANE DO ESPÍRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA no artigo "Imprescritibilidade da Ação Anulatória de Registro de Marca Obtido de Má-Fé", publicado na Revista da ABPI n.º 80, de jan/fev de 2006: "É, pois, necessário que se prove, além da notoriedade da marca impeditiva e das causas de nulidade do registro, que o mesmo foi obtido de má-fé. A má-fé é elemento intrínseco, portanto, para que se goze da imprescritibilidade do direito de ação de nulidade."
No caso, não restou demonstrada, pela autora, qualquer evidência de que a ré tenha agido de má-fé, a qual, vale dizer, não pode ser presumida. Ressalte-se, ainda, que a circunstância da má-fé sequer foi alegada pela parte autora. Dessa forma, o prazo decadencial deve ser contado da data da concessão do registro.
Sendo certo que a concessão se deu em 28/05/2002 e o ajuizamento da ação ocorreu em 18/01/2010, torna-se evidente a decorrência de mais de 5 anos, o que torna decadente o direito potestativo do autor de desconstituir o registro da marca ST SÓCIO TORCEDOR. Apesar de ser impossível a análise do pedido de anulação do registro da marca acima mencionada, há de se ressaltar que este juízo pode conceder um minus, ou seja, é possível que este juízo declare a não exclusividade de determinado signo e determine que o INPI consigne no registro marcário a não exclusividade de determinado termo.
Não há que se falar, neste caso, em sentença extra petita, tendo em vista que a pretensão do autor era no sentido de anular o ato administrativo de concessão do registro da marca "ST SÓCIO TORCEDOR", "a fim de afastar qualquer direito de exclusividade de uso por parte da parte requerida". Pois bem.
As marcas são sinais usados para fazer a distinção entre os produtos ou serviços oferecidos por uma empresa e aqueles oferecidos por outra empresa. As duas características principais de uma marca são o seu caráter distintivo e não ser enganosa. A marca é, portanto, um sinal que individualiza os produtos de uma determinada empresa e os distingue dos produtos de seus concorrentes.
Neste ponto, é bem verdade que o termo SÓCIO TORCEDOR não pode ser considerado distintivo efetivamente, tendo em vista seu caráter genérico, comum ou simplesmente descritivo, principalmente com a edição do Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/03) que faz menção expressa a tal termo.
Dessa forma, tratando-se de marca mista, deve ser julgado procedente em parte a pretensão autoral, para determinar que o INPI consigne a não exclusividade de todo o elemento nominativo, sendo certo que a exclusividade deve ocorrer, tão somente, no conjunto, e não também quanto ao aspecto nominativo. III - DISPOSITIVO Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar que o INPI consigne no registro marcário nº 819.816.027, da marca mista ST SÓCIO TORCEDOR, a não exclusividade de uso dos elemento nominativo SÓCIO TORCEDOR.
Ante a sucumbência recíproca, deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários (artigo 21 do Código de Processo Civil). As custas processuais devem ser repartidas de forma equânime. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2012.
EDUARDO AIDÊ BUENO DE CAMARGO
Juiz Federal Substituto
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