A 12ª câmara Cível do TJ/PR decidiu que a rede de franquias em perfumaria e cosméticos O Boticário pode utilizar a palavra "nativa" para designar alguns de seus produtos.
A apelante, Nativa Biocosméticos Indústria e Comércio Ltda., ajuizou a ação alegando que o termo "nativa" foi registrado por ela e representa a sua marca. Além disso, sustentou que o vocábulo em questão pela apelada lhe causa prejuízos financeiros, sobretudo porque é empresa de pequeno porte.
O juiz substituto em 2º grau Roberto Massaro, relator, assinalou que "o termo 'nativa', elemento do nome empresarial, é vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de registro de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial".
Também disse que "em função de sua debilidade e escasso cunho distintivo, a marca 'NATIVA' encontra-se totalmente diluída no ramo de produtos de higiene e cosméticos. Motivo, também, pelo qual os consumidores não irão confundir (conclusão mercadológica) os produtos da apelante com os da apelada, pois é de conhecimento geral dos seus consumidores, em sua maioria mulheres, que há várias empresas do ramo de cosméticos que utilizam o nome 'nativa' como sua marca, por exemplo, a marca NATIVA SPA do Boticário".
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Processo: 797237-6
Veja a íntegra da decisão.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 797.237-6 DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA.
APELANTE: NATIVA BIOCOSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
APELADO: BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA.
RELATOR: ROBERTO MASSARO
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ALEGADO USO INDEVIDO DE MARCA - INOCORRÊNCIA - NOME DE USO COMUM - RECURSO DESPROVIDO. A marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro. "Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO). Assim afastada a possibilidade de confusão, sobeja a possibilidade de convivência das marcas.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 797.237-6, do Foro Regional de São José dos Pinhais da Comarca da Região Metropolitana - 1ª Vara Cível, em que é apelante Nativa Biocosméticos Indústria e Comércio Ltda, e apelado Botica Comercial Farmacêutica Ltda.
Trata-se de Recurso Apelatório interposto por NATIVA BIOCOSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contra os termos da sentença de fls. 409/413, proferida em Ação Cominatória c/c Indenização com Pedido de Tutela Antecipada, manejada em face de Botica Comercial Farmacêutica Ltda, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Sustenta a empresas recorrentes (fls. 418/436) que a utilização do nome "NATIVA" pela recorrida encerraria qualquer possibilidade de autuação no mesmo mercado pela apelante; que se mantida a sentença, o uso da marca "NATIVA" pela apelante será visto por consumidores como uma falsificação ou imitação dos produtos da apelada, pois irão entender que a empresa menor está copiando a maior; que através da presente ação busca evitar que toda a sua linha de produtos seja completamente absolvida pelo nome da apelada no mercado de cosméticos; que a apelada se utiliza da marca da apelante para identificar seus produtos desassociados do uso da marca "O BOTICÁRIO" conforme alega em sua contestação. E ainda, que por ser a apelada uma empresa grande, é que o uso da marca da apelante, "NATIVA", por essa, irá fatalmente encerrar completamente a possibilidade de expansão dos seus negócios, que o fato da apelada comercializar seus produtos em lojas franqueadas próprias não retira a desconfiança lançada no consumidor quanto à prevalência do produto da apelada sobre o produto da apelante, apesar de a apelante possuir o registro da marca "NATIVA" há 15 anos. Portanto, alega que há sim confusão mercadológica no presente caso, sendo está em desfavor da apelante, merecendo integral provimento o recurso para dar procedência à inicial.
E sendo latente que houve violação do direito da apelante é inegável o sonoro prejuízo decorrente da violação, devendo a apelada lhe reparar.
Contrarrazões apresentadas às fls. 442/457, afirma a apelada que a marca "NATIVA" já coexiste, no mesmo ramo de produtos de beleza, com ampla plêiade de outras expressões que também empregam a palavra NATIVA na composição de suas marcar e nomes empresariais. Portanto, que o uso da marca NATIVA está diluído, não podendo obstar seu emprego na composição de outras marcas, pois a distinção se dá pelos demais elementos conjugados. Também alega que no presente caso deve ser observada a Teoria da Distância, onde ninguém pode exigir que um concorrente observe em relação a uma marca uma distância maior de que esta já possui ou tolera em relação aos demais concorrentes, e que a apelada em momento algum usa a expressão "NATIVA" de forma isolada. Esta palavra sempre é usada pela apelada com a marca SPA. Que ocupa lugar de preponderância e destaque. Além disso sempre grafa em seus produtos a marca O BOTICARIO, o que também contribui para afastar qualquer confusão com a marca da apelante. Ressalva, por fim, que o próprio INPI (que concedeu o registro no qual a presente ação se funda) já declarou que NATIVA é marca fraca, intrinsecamente ligada a atividades cosméticos, cujo uso como elemento integrante de outras marcas (como NATIVA O BOTICARIO ou em NATIVA SPA O BOTICARIO) não pode ser obstado pela apelante, dada a grande disseminação de seu emprego na composição de outras marcas, conforme disposto no inciso Vim do artigo 124 da Lei 9276/96
É em síntese o relatório.
VOTO E FUNDAMENTAÇÃO
A autor, ora recorrente, NATIVA BIOCOSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ingressou com a presente ação alegando que é titular da marca "NATIVA" registrada junto ao IPNI desde 04/12/1995, a qual fora deferida e encontra-se definitivamente arquivada junto àquele órgão, sendo detentora exclusiva do direito de utilização de referida marca.
Aduz que a apelada - BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICO LTDA -, lançou no mercado produtos para a higiene pessoal feminina, assinalados com a marca "NATIVA O BOTICÁRIO", sem que a ora apelante tenha concedido qualquer autorização da marca "NATIVA", cujo registro pertence de longa data à apelante, portanto violando o direito a marca da apelante.
Que apesar de não terem oferecido oposição junto ao INPI, quanto ao registro de pedido da apelada, a apelante entende que o registro da marca NATIVA O BOTICÁRIO vem a ferir direito de propriedade adquirido pela mesma, lhe causando prejuízos no comércio, eis que pode existir confusão entre as mesmas.
Todo o problema reside na palavra NATIVA, a qual a apelante diz ser a palavra basilar de toda sua linha de confecção, capaz de ser confundido pelo consumidor.
Compõe o nome comercial recorrente, "NATIVA BIOCOSMÈTICOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA". Vislumbra-se que a palavra NATIVA é genérica carecendo da proteção firmada nos termos do art. 124, V, da Lei 9.279/96.
José Carlos Tinoco Soares preleciona que:
"Esta lei, procurando melhor esclarecer, acabou limitando a proibição ao "elemento característico". Ora, no passado a proibição era muito mais abrangente e incluía os títulos de estabelecimento eminentemente genéricos, mas que ganharam conceito e boa fama, como por exemplo: as Casas da Banha, a Casa da Borracha, a Loja da China, o Depósito Normal, e outras equivalentes que não tinham elemento característico, mas valiam pelo conjunto que formavam. O mesmo se poderá dizer para com o nome de empresa, hoje 'nome empresarial', que logicamente embora tenha como elemento primordial e identificador o nome Brasil, São Paulo, Carioca, Nacional e outros, em verdade estes últimos não poderão ser considerados como "elemento característico", eis que eminentemente genéricos e de uso comum de todos. (SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2005. p. 967).
Segundo o dicionário Aurélio, "nativa" ou "nativo" são palavras que correspondem ao que é natural, congênito, proveniente da terra.
Assim, o termo "nativa", elemento do nome empresarial, é vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de registro de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial, como no presente caso.
Ademais, tal vocábulo, guarda intrínseca correlação com produtos naturais, fabricados a partir de óleos e extratos nativos, como é o caso dos cosméticos, cremes, shampoos, óleos e perfumes fabricados por ambas as partes. Incabível, pois, a declaração de nulidade do registro da pelada.
Na conceituação apresentada pela doutrina "marca é uma sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outro do mesmo gênero, de mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa ...(....) atua, em essência, no plano comercial: do ponto de vista público, na defesa do consumidor, evitando confusão; e do ponto de vista privado, auxiliando o titular no combate à concorrência desleal." (BLASI, Gabriel Di ET Allii, A Propriedade Industrial. 1 ed., 3. tir. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 162)
Sobre o tema já se manifestou o STJ:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE NOME FANTASIA E NOME EMPRESARIAL. REGISTRO DE MARCA SUPERVENIENTE. VOCÁBULO DE USO COMUM.
(...) 4. Em princípio, os elementos que formam o nome da empresa, devidamente arquivado na Junta Comercial, não podem ser registrados à título de marca, salvo pelo titular da denominação ou terceiros autorizados.
5. O termo "Brasil", principal elemento do nome empresarial, é, contudo, vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de registro de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial, pois carece da proteção firmada nos termos do art. 124, V, da Lei Lei 9.279/96.
6. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo os ônus sucumbenciais." (REsp 1082734 RS RECURSO ESPECIAL 2008/0183761-4 - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julto 03/09/2009)
"Marca. Ausência de confusão ou dúvida. Expressão de uso comum, corriqueiro. Precedentes da Corte. Súmula nº 07 da Corte.
Considerando as instâncias ordinárias que a expressão "Ticket" é de uso comum, corriqueiro e, ainda, que não há possibilidade de confusão ou dúvida com outra marca mais antiga, merecem preservados os precedentes da Corte que afastam a exclusividade e a impossibilidade de convivência em tais casos. 2. Recurso especial não conhecido." ( REsp 242.083/ RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2000, DJ 05/02/2001)
Assim não pode prosperar a pretensão da apelante que é a única e exclusiva detentora da expressão nativa, posto que a palavra de uso comum, corriqueiro, que não inova, capaz de lhe ser atribuída singularidade suficiente para ser expressão diferenciadora de conteúdo.
Caso muito semelhante foi analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde referida Corte assim se manifestou:
"(...) Ocorre, no entanto, que a palavra FRESH tem sido objeto de numerosos registros no INPI. É bem verdade que a lista apresentada pela recorrida dá conta de que FRESH vem associado com outras palavras ou expressões. Os exemplos trazidos pela recorrida, que se ocupou com relacionar vários produtos com o uso dessa palavra no nome, dão prova dessa generalidade de utilização. Há de tudo, desde meias, produtos de beleza, de limpeza, construções e denufrícios (fls. 289/290).
A palavra vem sempre combinada com outra ou com expressões, nunca isoladamente. Significa dizer que a palavra FRESH tem sido, sim, objeto de registro no INPI, com essas características. Se tal não desmerece o registro que beneficia a recorrente, menos certo não é que a verossimilhança daí decorrente fica comprometida com a circunstância de que produtos há, similares, que igualmente têm o registro e estão no mercado.(...) E mais, uma das marcas vem com a palavra isoladamente, enquanto a outra, mediante combinação, tal qual os exemplos de que se falou anteriormente." (TJ/SP, AI. nº. 305.932.4/1, rel. João Carlos Saletti, 8ª Câmara de Direito Privado, publ. DJ 05.11.2003, marca FRESH VS. SU FRESH)
Sempre que a marca tem correlação direta ou indireta com elementos ligados aos produtos a que visa distinguir, como ocorre in casu, ela merece um grau menor de proteção, decorrente do disposto no art. 124, inciso VI, da Lei 9279/96;
"Art. 124. Não são registráveis como marca: VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva."
Portanto, em função de sua debilidade e escasso cunho distintivo, a marca "NATIVA" encontra-se totalmente diluída no ramo de produtos de higiene e cosméticos. Motivo, também, pelo qual os consumidores não irão confundir (confusão mercadológica) os produtos da apelante com os da apelada, pois é de conhecimento geral dos seus consumidos, em sua maioria mulheres, que há várias empresas do ramo de cosméticos que utilizam do nome nativa como sua marca, por exemplo, a marca NATIVA SPA do Boticário.
Além disso, o uso da marca NATIVA O BOTICÁRIO pela apelada confere suficiente distintividade aos registros marcatórios da apelante.
Toda vez que a expressão NATIVA aparece nos produtos da apelada, aquela vem acompanhada da marca O BOTICÁRIO, ou da marca SPA O BOTICÁRIO, formando um conjunto novo, distinto e inconfundível com a marca da apelante, conforme se observa dos documentos apresentados pela própria apelante as fls. 51/55 e imagens encartadas ás fls. 423.
Portanto, no amplo leque de produtos à venda nas lojas que integram a franquia O BOTICÁRIO, é possível constatar, que não há produtos fabricados pela apelada que sejam identificados apenas pela marca NATIVA.
Assim, aliado ao alto renome que a apelada possui, conforme reconhecimento pelo INPI, registro nº 810.975.289 (doc. fls. 28), o qual a sua simples menção já traz ao consumidor a imediata lembrança do produto a que se referem, o uso que a apelada faz da marca NATIVA O BOTICÁRIO confere ao conjunto formado por tais expressões satisfatória e suficiente carga distintiva, idônea a afastar o mais remoto grau de confusão com a marca da apelante.
Conseqüentemente não há que se falar que os consumidores irão associar os produtos da apelante a uma imitação ou falsificação dos produtos da apelada.
Discorrendo sobre os critérios para exame de colidência marcária, GAMA CERQUEIRA desta que:
"A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixadas pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual" (tratado da Propriedade Industrial, vol. II, n. 565, págs. 919/920, ed. RT, 1982)
Quanto ao tema a jurisprudência:
"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS. CONVIVÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ.
1 - O registro concedido, pelo INPI, à marca "DECOLAR VIAGENS E TURISMO", sem uso exclusivo dos elementos nominativos, não proíbe, portanto, a utilização da expressão "decolar" na composição da marca "DECOLAR.COM".
2 - Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local assevera que "o público alvo de ambas não é o mesmo, o que afasta a possibilidade de confusão entre os serviços oferecidos pelas duas empresas, a induzir em erro o consumidor, com prejuízos para a autora". A revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte.
3 - "Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO). Assim afastada a possibilidade de confusão, sobeja a possibilidade de convivência das marcas.
4 - Recurso especial não conhecido." (REsp 773126 / SP RECURSO ESPECIAL 2005/0128801-4 - Ministro FERNANDO GONÇALVES - julto 21/05/2009)
"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. REGISTRO MARCA. IMITAÇÃO. ANALOGIA NÃO SE DA PELOS ELEMENTOS DIFERENÇADOS OU DIVERSOS, AMS PELOS SEMELHANTES, QUE OBJETIVAM A CONFUSÃO NO CONSUMIDOR. - AÇÃO OBJETIVANDO A DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CANCELOU REGISTRO SOB O FUNDAMENTO DE TRATAR-SE DE IMITAÇÃO DE MARCA JA EXISTENTE, COM BASE NO ART. 65, 17, DO CODIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. - ACORDO CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES - KOJAK - NO SENTIDO DE PERMISSÃO, DO REGISTRO EM OUTRA CLASSE, SENDO HOMOLOGADO E EXCLUIDO O ULTIMO DO FEITO. - DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JA CONSOLIDADO NO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, "A NATUREZA DO PRODUTO E O TIPO DE CONSUMIDOR A QUE ELE SE DESTINA DEVEM SER CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO DA PROIBIÇÃO DO REGISTRO INSCRITA NO ART. 65, ITEM 17, DO CPI". - APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR UNANIMIDADE." (TRF da 2ª. Reg. - 3ª Turma - AC 90.02.23781-2 - publ. DJU 02.03.94, pág. 7424)
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. VIOLAÇÃO AO ART. 535. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA ANTE A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS MARCAS HERMES E HERMÈS. SUMULA 7/STJ.
(...) 2. A Corte a quo analisou o conjunto fático-probatório dos autos para concluir sobre a ausência de colidência ante a utilização concomitante das marcas HERMES e HERMÈS em produtos da mesma classe, pois as mercadorias se destinam a público diverso e deve ser reconhecida a notoriedade da marca HERMÈS, porque as empresas agravadas são mundialmente conhecidas, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame dos fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7 deste Superior, como óbice ao conhecimento do recurso especial.
3. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental.
4. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no Ag 850487 / RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, J. 05/11/2009)
Destarte, resta afirmar a possibilidade de convivência entre as marcas, confira-se:
"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
- Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX).
- Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas." (REsp 949.514/ RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, DJ 22/10/2007 p. 271)
Portanto, o exame de colidência não deve ficar restrita à presença da palavra NATIVA, no raciocínio simplista da Apelante. È o todo que deve ser considerado, tendo em mente a conjunção da palavra a outras expressões componentes da marca complexa, o canal de venda, o público alvo, a notoriedade ou alto renome que cada qual possui, o formato de comercialização, etc.
Voto assim no sentido de negar provimento ao recurso das autoras, mantendo a sentença singula
E quanto a pretendida indenização também é totalmente descabida, pois não houve dano algum, nem qualquer ato ilícito.
Por fim, apenas ressalvo que: "O Poder Judiciário, para expressar sua convicção, não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, senão sobre os necessários ao deslinde da controvérsia" (Superior Tribunal de Justiça, Ag Rg.no Ag 962257/MG, Quarta Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, julgamento 10/06/2008).
Feitos tais esclarecimentos, voto pelo IMPROVIMENTO do apelo manejado por NATIVA BIOCOSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, mantendo o decisum a quo.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Participaram do julgamento e acompanharam o voto do Relator os Excelentíssimos Senhores Juízes Substitutos em 2º Grau Benjamin Acácio de M. e Costa e Angela Maria Machado Costa.
Curitiba, 11 de abril de 2012.
JUIZ ROBERTO MASSARO
Relator Convocado