Violação à propriedade industrial pode ser reconhecida sem quantificar danos

Propriedade industrial

Violação à propriedade industrial pode ser reconhecida sem quantificar danos

Em casos de violação de direito de propriedade industrial, ainda que não haja a mensuração exata dos danos, a ação de indenização pode ser acolhida se a prática ilícita tiver sido reconhecida – hipótese em que a apuração dos danos fica para a fase de liquidação da sentença. A decisão, da 4^a turma do STJ, diz respeito a ação indenizatória contra a empresa Ativa, que importava e vendia, sem anuência, produtos usados da Konica-Minolta. O caso foi conduzido pelo escritório Castro, Barros, Sobral, Gomes - Advogados, sob os cuidados do advogado Alexandre Lyrio.

A mundialmente conhecida Konica-Minolta, fabricante de copiadoras, ajuizou ação de indenização contra a Ativa, empresa que importava máquinas Minolta usadas, adquiridas de terceiros, e as recondicionava, trocando peças defeituosas, para venda no mercado brasileiro. A recuperação dos equipamentos, porém, seria ilícita, pois não era autorizada pela empresa original. A Minolta acusou a Ativa de contrafação e de concorrência desleal. O juízo de 1^o grau julgou o pedido procedente.

Entretanto, interposta apelação pela Ativa no TJ/AM, o pedido de indenização por lucros cessantes e danos emergentes foi negado, pois a extensão dos danos – mesmo que existentes – não havia sido demonstrada.

Tanto a Ativa quanto a Minolta recorreram ao STJ. A primeira argumentou que não há contrafação, pois os produtos seriam comprados de uma revendedora autorizada, e que a empresa original não pode impedir a livre circulação dos produtos no mercado (com base no artigo 132, inciso III, da lei 9.279/96 - clique aqui). A segunda sustentou que o prejuízo sofrido por ela foi reconhecido pelo tribunal estadual e que a mensuração dos danos é matéria para liquidação de sentença.

Segundo o escritório Castro, Barros, Sobral, Gomes - Advogados, na ação o advogado Alexandre Lyrio comprovou os danos ao mostrar, como exemplo, um consumidor que entrou com ação contra a Minolta por causa de uma máquina proveniente da Ativa.

A proteção à propriedade industrial é um direito fundamental garantido na CF/88 (clique aqui), conforme expôs o relator dos recursos, ministro Luis Felipe Salomão. De acordo com ele, esse direito da Minolta foi comprovadamente violado pela Ativa, que importava e recondicionava máquinas fotocopiadoras usadas e as vendia usando o nome Minolta, mesmo sem controle da marca original ou garantia de usar peças originais.

A doutrina chama isso de diluição da marca por ofuscação. Um dos tipos de diluição – cometido no caso em questão – é a ofuscação: perda do brilho (ou força distintiva) de uma marca, "uma violação à unicidade do sinal, a partir do momento em que uma mesma expressão passa a identificar produtos de fontes diversas".

"Admitir que se possa recondicionar produtos sem submissão ao controle e aos padrões adotados pelo titular da marca significaria admitir a confusão ocasionada ao consumidor, que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo", considerou o relator.

Ainda assim, a demonstração do dano não é tarefa fácil, pois os danos nem sempre se revelam na diminuição dos lucros: "O que o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores se não sofresse a concorrência criminosa." É esse, basicamente, o texto do artigo 208 da Lei da Propriedade Industrial (9.279/96).

Com isso, o ministro Salomão asseverou que, tendo o tribunal estadual reconhecido os danos materiais, "indicando algumas condutas ilícitas praticadas pela ré, é patente a obrigação de indenizar". A 4^a turma restabeleceu a sentença que condenou a Ativa, determinando a apuração dos danos em liquidação.

• Processo relacionado : REsp 1207952 - clique aqui.

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