Processo de oposição ao registro de marca perante o INPI

1. INTRODUÇÃO: PUBLICAÇÃO DO PEDIDO

A partir da necessidade de realizar o pedido de registro de marca em território nacional, é necessário seguir alguns passos. Esses passos são basicamente: a busca prévia, o pedido do registro, o exame formal, a publicação do pedido, o exame de mérito e a concessão do registro.

Dentro da quarta fase do processo de registro de uma marca, é realizado a publicação do pedido. A publicação do pedido é feita após o cumprimento das exigências ou quando o processo for instruído normalmente, com a sua devida publicação na revista do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A partir do primeiro pagamento (seguindo a tabela de retribuições do próprio INPI) realizado ao fazer o pedido de registro, e da publicação, inicia-se um prazo de 60 (sessenta) dias para interessados apresentarem oposição, conforme previsto no artigo 158 da LPI¹.

2. DA OPOSIÇÃO AO PEDIDO DE REGISTRO

A notificação de oposição ocorre quando terceiros tem interesse em se opor a um pedido, demonstrando ao INPI suas motivações. Ou seja, a oposição ao registro de marca é a primeira oportunidade para um terceiro, com um interesse legítimo, se opor à algum pedido de registro de marca.²

Normalmente, a oposição é apresentada por um indivíduo ou empresa detentora de uma marca registrada ou que apresentou um pedido de registro anterior que ainda aguarda deferimento. Neste caso, se uma pessoa física ou jurídica encontra um pedido de registro de marca que possa entrar em conflito com marca de sua titularidade, poderá ser realizada a declaração de oposição.

Para realização da oposição exige-se o pagamento de uma taxa (segundo a tabela de retribuições, do próprio INPI) de R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) por classe.³ Ao efetuar o pagamento, é anexado a oposição no processo. O terceiro interessado, é responsável por apresentar seus argumentos de forma clara e objetiva.⁴

Para apresentação de oposição no processo de registro de uma marca, é necessário protocolar, após o efetivo recolhimento da tributação referente a esse serviço, via petição. Apresentando de maneira clara e objetiva e comprovando, a partir de documentos, os fundamentos utilizados na peça de oposição. Não é formulado a apresentação de provas adicionais ou divergências argumentativas. Caso ocorra um engano (como por exemplo, processo distinto ao examinado) é preciso solicitar, via petição, a correção. Também são formuladas, exigências que abrangem questões formais (procuração ilegível, por exemplo) e incompletas, para fins de saneamento do processo.

Quando essa oposição for fundada no artigo 124 da LPI⁵ (marca anterior que o depositante não poderia desconhecer) ou no artigo 126⁶ (marca notoriamente conhecida), esse terceiro deverá também, apresentar o pedido de registro de marca no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a oposição, caso contrário será punido com o não conhecimento de sua oposição, nos termos do artigo 158 da LPI.

Existem vários tipos de oposição a serem seguidas. Dentre elas temos:

1. Oposição com base em concorrência desleal (prevista no inciso V do art. 2º da LPI⁷ e no art. 10º bis da CUP⁸, têm o efeito do princípio da sustentabilidade jurídica e se aplica a dispositivos legais específicos que tratam da irregistrabilidade de sinais como marca, elencados nos artigos 124, 125 e 126 da LPI.)
2. Oposição com base no art. 125 da LPI⁹ (relacionada a marcas consideradas de alto renome e por consequência possuem proteção especial, logo, para que um titular alegue esse artigo em uma oposição ou nulidade administrativa, é necessário que ele já tenha o alto renome de sua marca reconhecido e vigente no INPI ou que já tenha sido peticionado o requerimento de reconhecimento desse status.)
3. Oposição com base no artigo 126 da LPI (relacionada a marca notoriamente reconhecida no seu ramo, conhecimento no Brasil, em segmento idêntico ou similar. Será observado a legitimidade para impugnar, se é nacional residente ou domiciliado em país contratante da Convenção da União de Paris e se o pedido foi fundamentado e acompanhado de provas suficientes)
4. Oposição com base no inciso V do artigo 124 da LPI (relacionado a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título, suscetível de causa confusão ou associação. Essas serão consideradas procedentes quando pelo menos um dos integrantes do conjunto de terceiro tiver direito ao nome da marca em questão). Nos casos em que a disputa for relacionada a Empresas com o mesmo nome empresarial, o registro e os direitos de uso da marca pertencem ao primeiro depositante no INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica. Porém, se o pedido de oposição ou registro anterior for apresentado ou invalidado, terá como base a alegação do item V do artigo 124 da LPI será considerado improcedente, pois os direitos reivindicados no INPI ainda não foram incorporados. Caso seja, Empresa estrangeira, além dos procedimentos anteriormente mencionados, será necessário comprovar a atuação no mercado nacional por meio de importação, ou qualquer outro meio de prova admitido por lei.
5. Oposição com base no § 1º do art. 129 da LPI¹⁰ (relacionado com o usuário de boa-fé, que comprova o uso no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca semelhante ou idêntica, pode reivindicar o registro, porém de forma fundamentada, instruindo provas suficientes e provando o depósito do pedido de registro de marca nos termos da LPI. Se ambas as partes comprovarem o uso da marca exigida pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito e /ou pleiteando a prioridade, o direito de registro da marca pertencerá ao primeiro depositante do pedido no INPI, independentemente de quem tenha usado por mais tempo.)

Para que o INPI considere o argumento do oponente, ele deve fundamentar as alegações com todos os documentos apropriados. Caso tenham o direito de contestar o pedido de registro de marca, também analisará os motivos da impugnação com base no conteúdo amparado pela legislação.

3. APÓS A NOTIFICAÇÃO DE OPOSIÇÃO

Ao ser notificado, o responsável pelo pedido de registro da marca tem duas opções: se manifestar/defender, ou não se manifestar, não apresentando argumentos contra a oposição. A manifestação de oposição a um pedido de registro de marca é o meio de defesa utilizado pelo titular do pedido de registro para contestar os argumentos do oponente.

A partir dessa notificação abre-se o prazo de 60 dias (previsto no artigo 158 da LPI) corridos para que o titular do pedido, possa apresentar defesa aos fundamentos arguidos pelo opositor.  A manifestação deve ser feita a partir do pagamento da taxa (previsto na tabela de retribuições do próprio INPI), no valor de R$280,00 (duzentos e oitenta reais), por cada processo.

Em resposta à oposição protocolada, é possível que seja apresentado, pelo titular da marca discutida, uma manifestação contra a oposição, devendo-se analisar, se os argumentos afirmados na oposição, sendo os mais comuns: marca igual ou semelhante a uma já registrada ou anteriormente requerida; marca idêntica à outra já anteriormente utilizada, pelo terceiro interessado, são válidos.

Por fim, tanto a oposição, quanto a manifestação à oposição, serão levadas em conta na última etapa do processo de registro, o Exame de Mérito.

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que é de suma importância o acompanhamento semanal à Revista de Propriedade Industrial, ou pelo próprio INPI, para verificar caso haja uma notificação de oposição.

A Lei da Propriedade Industrial (LPI 9279/96) estipula o prazo de apresentação de oposição aos pedidos de registro de marca em até 60 dias a partir do início do procedimento formal de publicação na Revista, sendo que eventual oposição seja registrada após esse período especificado¹¹, não será levada em consideração, visto a sua intempestividade.  

Por fim, o titular da marca em que houve a oposição, poderá apresentar fundamentos para que a oposição não seja deferida pelo INPI, demonstrando elementos que comprovam que a sua marca merece deferimento, tais como:  distintividade, possibilidade de convivência pacífica, entre outros.

------------------------------------

Amanda Resende Costa
Advogada graduada pela Universidade Católica de Brasília. Especialista em Direito do Trabalho. Pós-graduanda em Direito Corporativo e Governança pela Escola Paulista de Direito. Advogada do escritório Petrarca Advogados.

Thaís Gladys Burnett
Advogada graduada pelo UNICEUB. Especialista em Direito do Trabalho pelo Instituto de Direito Público. Pós-graduanda em Direito Corporativo e Governança pela Escola Paulista de Direito. Advogada do escritório Petrarca Advogados.

Ana Carolina Spina De Campos Ribeiro
Graduanda em Direito no Centro Universitário de Brasília. Colaboradora no Petrarca Advogados.