Concorrência parasitária sobre marca e nome empresarial em link patrocinado de site de pesquisa

 

O caso

Alguns sites de busca oferecem como serviço a contratação de link patrocinado, vinculado a busca de determinados vocábulos, mediante remuneração. Esta é estabelecida em razão do prazo da contratação (mensal, trimestral, semestral, anual), do período de visualização (manhã, tarde, noite, integral), da periodicidade (sempre que pesquisado qualquer um dos termos contratados ou dentro de um limite, por exemplo, quatro vezes ao dia ou cem vezes ao mês) e da quantia de vocábulos contratados.

Exemplo: A empresa X contrata o serviço de link patrocinado do site Y para que este vincule o nome e o endereço eletrônico da empresa X sempre que forem objeto de busca no site os vocábulos W, T e Z. O interessado, ao pesquisar, tomará conhecimento que a empresa X também presta o serviço de W, T e Z ou comercializa produto da mesma classe. Desta forma, a empresa X é apresentada à possível clientela sempre que aqueles vocábulos forem digitados no site de busca. Esta apresentação dá-se nos espaços patrocinados, os quais ficam em espaço próximo à apresentação do resultado da pesquisa (parte superior, inferior ou laterais do site).

Ocorre que a indicação ou enumeração dos vocábulos fica a cargo do contratante e este, em nome da captação de clientes, indica também marcas e nomes empresariais relacionados ao serviço ou produto. Assim, o interessado em localizar informações dos produtos, por exemplo, da empresa Nike, pode visualizar, além do próprio endereço eletrônico da Nike, informações do concorrente (contratante do link patrocinado), o qual indicou a marca Nike no momento da contratação como um dos vocábulos objeto da pesquisa (ainda que seja marca e nome empresarial).

A controvérsia estabelece-se na necessária diferenciação entre vocábulos genéricos/comuns (tênis, esporte, caminhada, corrida, relógio, jóia, caneta) e marcas e nomes empresariais (Nike, Adidas, Reebok, Rolex, Tiffany, MontBlanc). Os primeiros exemplos inadmitem titularidade exclusiva, já que compõem o acervo vocabular da sociedade; os demais vinculam-se à titularidade exclusiva daqueles que possuem o registro na Junta Comercial, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou se apresentam como marca notoriamente conhecida ou de alto renome. Deste modo, não podem ser utilizados para a captação de clientela por terceiros não autorizados, eis que este fato corresponde à prática de concorrência parasitária, portanto, desleal, uma vez que proporciona, além do uso indevido da propriedade alheia, o desvio de clientela, o enriquecimento ilícito e a diluição da marca. Tudo passível de tipificação na esfera cível e na criminal, certo que atua o contratante munido de má-fé (dolo), uma vez que tem a intenção de vincular-se à marca e ao nome empresarial, como se parasita destes fosse.

Da tutela conferida à marca e ao nome empresarial

O Direito, seja o internacional ou o nacional, tutela as formas de exteriorização de serviços e produtos, melhores representadas pelas marcas (nominativa¹, figurativa², mista³, notoriamente conhecida⁴ e de alto renome⁵) e pelos nomes empresariais.

Com respeito às marcas, a esfera internacional, por meio do Acordo Sobre Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPS⁶ -, do qual o Brasil é signatário⁷, no artigo 15, item 1, orienta os Estados-partes que tutelem os sinais distintivos:

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

Os sinais – qualquer forma nominativa, figurativa ou mista de identificação, desde que não proibida -, devem conferir suficiente distinção com outras empresas, serviços e produtos evitando-se, desta maneira, confusão junto aos fornecedores e mercado consumidor; assim como, promovendo o uso exclusivo pelo legítimo titular do ativo intelectual e evitando-se a diluição do patrimônio intelectual, uma vez que quanto mais difundida por terceiro sem autorização para tal, maior é a perda de valor no ramo de atuação e maior é o risco da perda de reputação.

É certo que a prática da concorrência parasitária é realizada por empresa que busca o mercado consumidor, a visibilidade, o reconhecimento; e, para tal, elege como meio a vinculação à marca ou nome empresarial que já tenha estes elementos conquistados. Esta relação pode reduzir o valor de uma marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, eis que vinculada a empresas de menor reputação, não por uma ordem natural, mas por um elo parasitário (coercitivo). Por outro lado, pode ocorrer que a empresa parasitária, ao contrário de não ter mercado consumidor, tenha má reputação, deste modo, a marca ou nome empresarial (como expressões contratadas) estariam sob o risco de perderem também sua reputação ao se verem, coercitivamente, vinculadas a essas empresas. Isto porque, existe a possibilidade do consumidor vincular uma e outra marca ou nome empresarial, como se fossem do mesmo grupo empresarial.

A compreensão do que seja essa maneira de distinção vai além do que determina a legislação específica, já que não se tratam de conceitos taxativos, mas sim enumerativos. Nesta esteira José Carlos Tinoco Soares⁸:

"A marca, de uma forma geral, é o sinal, distintivo, etiqueta, cunho, carimbo, selo, sinete, o nome, a palavra, o termo, a distinção, etc. Hoje, por sem dúvida, a marca é tudo que tem o condão de assinalar e distinguir os produtos e/ou serviços, e, não obstante a nossa lei vigente restrinja-a aos sinais visualmente perceptíveis, não se pode olvidar a existência em muitos países das marcas sonoras e olfativas."

Necessário, ainda, que além da distintibilidade, observe-se também a anterioridade e a especificidade. A primeira equivale à suficiente diferenciação entre os sinais, que afaste, efetivamente, a possibilidade de confusão do mercado consumidor (o de concepção intelectual mediana); a anterioridade corresponde ao uso do sinal com precedência, em que a exteriorização perfaz-se de modo vanguardeiro; e a especificidade é a identificação do sinal a uma determinada classe ou conjunto de classes. Affonso Celso de Assis Figueiredo⁹ assim esclarece:

"A marca deve ser distinta, isto é, ter cunho próprio; e especial – destinar-se a certo produto ou determinada mercadoria. Para que seja distintiva não é mister que seja nova, consistente em concepção desconhecida, original; basta que combine elementos já utilizados por outras formas e não oferecer semelhança com outra, ou que se aplique a gêneros que entre si não guardem analogia. O essencial é que não possa induzir em erro ou confusão."

Na mesma Lei da Propriedade Industrial tem-se a proteção às marcas notoriamente conhecidas:

"Artigo 16.2. O disposto no Artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca."

É marca notoriamente conhecida a que é do conhecimento de grande parte daqueles que estão envolvidos, direta ou indiretamente, na produção, comercialização ou uso de determinado serviço ou produto. Não é necessário que seja a marca mais afamada ou utilizada, porém, no respectivo setor deve ser do conhecimento do público em geral, especializado ou não, a sua participação no referido segmento. Diferentemente ocorre com a marca de alto renome, a qual tem reconhecimento em todas as classes de atuação, independente da especialização de sua exteriorização.

O TRIPS menciona a Convenção da União de Paris, que demonstra que a proteção à marca notoriamente conhecida pode, eventualmente, ultrapassar fronteiras e, ainda assim, merecedora da proteção dos demais países, como forma mesmo de oferecer segurança jurídica aos que conquistam outros mercados:

"Artigo 6, bis. Os países contratantes comprometem-se a recusar ou a invalidar, seja "ex-officio", se a legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que fôr uma reprodução ou uma imitação suscetível de produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e utiliza para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante."

Já na esfera nacional, a lei 9.279, de 14 de maio de 1996 (clique aqui), que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, confere proteção às marcas por meio de registro específico, em especial as notoriamente conhecidas - no ramo de atuação - e de alto renome (em todos os ramos de atuação):

"Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais."

"Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil."

"Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade."

"Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148."

No Brasil, as marcas adquirem o status de propriedade mediante o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI -, exceto as notoriamente conhecidas, ao menos antes de qualquer oposição administrativa, e as de alto renome, que dependem de declaração do INPI. Por outro lado, importante verificar quais são os impedimentos para o registro no Brasil, uma vez que desta forma contornam-se os entendimentos sobre a concorrência desleal:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;"

Aquele que contrata como expressão de busca marca e/ou nome empresarial (usufruindo, sem autorização do titular, da propriedade alheia) reproduz sinal distintivo alheio, possibilitando confusão no mercado consumidor. Isto porque, absolutamente necessário que se diferencie expressões de uso comum ou genéricas das marcas e/ou nomes empresariais. Frize-se: as primeiras não são passíveis de titularidade exclusiva; enquanto que as segundas pertencem aos seus titulares, correspondendo à propriedade de terceiro.

Observe-se que é proibido o registro das expressões comuns, ou seja, as vinculadas ao uso ordinário pela respectiva sociedade, a exemplo os numerais, o vocabulário do respectivo país ou os nomes de cidades. José Carlos Tinoco Soares¹⁰ define como:

"Denominação genérica, portanto, é a designação, o nome, o vocábulo de conhecimento ou uso geral, escrito com as letras de nosso alfabeto ou por intermédio de desenhos, figuras ou ilustrações."

Caso estas expressões tenham, primeiro, em razão do conjunto informativo (trade dress¹¹), a devida distintibilidade, poderão, ainda que não de modo exclusivo (quanto à expressão comum/genérica), serem registradas; e, segundo, refiram-se a classe diversa da qual já esteja relacionada, pode receber o mesmo tratamento. Exemplo: a expressão comum/genérica Carvalho corresponde, nos países de língua portuguesa, a uma árvore e a um sobrenome; todavia, o INPI já deferiu o registro da mesma para o uso em classes diferentes, sem a exclusividade, ou diante da comprovação da distintibilidade: Carvalho (classe 38:20), Carvalho (classe 40:95), Carvalho (09:30) ou a forma mista abaixo:

Por sua vez, no caso dos nomes empresariais, na esfera internacional, tem-se a Convenção da União de Paris, que protege o nome empresarial/comercial, independentemente de registro, bastando à parte provar o uso efetivo, ou seja, a anterioridade¹² sobre o mesmo:

"Artigo 8º. O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio."

Sobre o nome empresarial, na esfera infraconstitucional, tem-se a lei 8.934, de 18 de novembro de 1994 (clique aqui):

"Art. 1º O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, subordinado às normas gerais prescritas nesta lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, com as seguintes finalidades:

I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos à registro na forma desta lei;

II - cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter atualizadas as informações pertinentes;

Art. 33. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedade, ou de suas alterações.

Art. 34. O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade."

De modo assemelhado às marcas, os nomes empresariais também devem ser novos, não representando identificação que promova confusão junto ao mercado consumidor com relação a outros nomes empresariais. Tudo, sempre, em proteção ao titular e também ao consumidor¹³.

Já em sede constitucional, as marcas e os nomes empresariais, através do inciso XXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal (clique aqui), recebem proteção como direito fundamental, progressivo e de eficácia imediata¹⁴, eis que correspondem a espécies do Direito da Propriedade com importância para a ordem econômica e social:

"XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país."

A relevância que se opera à ordem econômica e social justifica-se porque esses direitos, efetivamente protegidos pelo Estado, promovem o desenvolvimento sustentável. Primeiro, porque os criadores vêem-se motivados a pesquisarem, desenvolverem e comercializam serviços e produtos diferenciados no mercado nacional, através de marcas e nomes empresariais com a devida distintibilidade, anterioridade e especificidade; segundo, porque as marcas e os nomes empresariais tornam-se ativo econômico, os quais, muitas vezes, valem mais que o patrimônio material¹⁵; e, terceiro, porque este exercício intelectual, realizado primordialmente pela iniciativa privada, verdadeiramente estabelece o desenvolvimento tecnológico e inventivo.

Explanou-se acerca da essência da proteção jurídica às marcas e aos nomes empresariais com o objetivo de se demonstrar que o caso dos links patrocinados é passível de proteção pela legislação específica da Propriedade Industrial (sendo desnecessária legislação específica), uma vez que corresponde ao uso indevido do patrimônio alheio, através da concorrência desleal (parasitismo, desvio de clientela), para a consecução de mercado consumidor.

Da ordem econômica e financeira

A Constituição Federal consagra no artigo 170 que a ordem econômica vincula-se à livre concorrência e aos ditames da justiça social. Ora, a Carta Magna determina, como pressuposto mesmo, que a ordem econômica não é obstáculo, mas sim fundamento da justiça social. Desta forma, em que pesem as dificuldades de e para a compatibilização, necessária uma e outra ordem para a ampla consecução dos interesses econômicos e sociais. Faz mais o dispositivo, eis que estabelece que a ordem econômica, no dia a dia, deve pautar-se sobre, dentre todos, o princípio da propriedade privada, da livre concorrência e da defesa do consumidor:

"Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(..)

II - propriedade privada;

(...)

IV - livre concorrência;

V – defesa do consumidor;"

Resta claro, portanto, que se deve respeito à propriedade privada – marca e nome empresarial -, à livre concorrência, no sentido de se verem respeitadas e promovidas a ordem econômica e social, e ao consumidor, o qual não pode ser direcionado à confusão ou mesmo restar em prejuízo em seu direito de escolha. Não só respeito, mas incentivo, uma vez que a respeitabilidade a estes institutos promove a manutenção das atividades, bem como o incremento das mesmas pelos que efetivamente executam a livre iniciativa – que é a iniciativa privada. Assim, reconhece-se, o que na prática já ocorre, a acessibilidade por meio da iniciativa privada, por meio daqueles que no dia a dia executam a ordem econômica.

Relaciona-se a livre concorrência com a livre iniciativa, já que esta compreende a liberdade de indústria e de comércio dentro do capitaneado pela ordem jurídica nacional. Mas a ordem constitucional não se limita a apenas indicar a liberdade, ela também a motiva, através da fiscalização e da repressão, que são viabilizadas por meio, dentre outros, da tutela cível e criminal.

Eventual lide nessas esferas (cível e criminal) pode ser encaminhada independentemente uma da outra¹⁶, eis que o que importa na esfera criminal é a prática do verbo tipificado ou a responsabilidade, por ser ato de administração vinculado ao sujeito ativo, pela ocorrência do mesmo; enquanto que na esfera cível faz-se necessário demonstrar o nexo causal entre a prática da concorrência desleal, o sujeito ativo, o sujeito passivo e o dano.

Sobre o aspecto econômico, a Constituição de 1988 abandonou a prevalência dos valores individuais para a valorização dos interesses coletivos – elegendo-se como prioridades a propriedade privada, a livre iniciativa e a livre concorrência -, no sentido de que estes valores respeitados repercutem no todo e não apenas na esfera do indivíduo. Estabelece, como complemento, a reprimenda legislativa aos que agirem com abuso de poder econômico para a eliminação da concorrência ou o enriquecimento arbitrário, em conformidade ao § 4º, do artigo 173:

"§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros."

Não se opõe a legislação e a jurisprudência contra a lucratividade, todavia, necessário que esta consequência da livre iniciativa, da propriedade privada, da livre concorrência, pautem-se pelo respeito, uma vez mais, à valoração do espírito criativo.

Percebe-se uma diferença extraordinária entre o capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais e o da Ordem Econômica. O primeiro possui eficácia imediata, ou seja, a prestação dessa espécie de Direito é incidental (protege-se a marca e o nome empresarial). Enquanto que o segundo tem eficácia programática, ou seja, presta-se como orientação as políticas preventivas, no sentido de que, aqui sim, considera-se o elemento temporal e orçamentário disponíveis.

Em que pese este reconhecimento da eficácia programática, tem-se que a mesma apenas ocorre como orientação ao ente público, o qual deve se pautar por estes parâmetros na definição de políticas de cunho temporal e orçamentário (promulgação de leis complementares que colaborem com a executoriedade, como a da Propriedade Industrial e a de Defesa do Consumidor). Não importa à sociedade este programatismo, eis que a ela somente dirige-se, diretamente, as normas de eficácia imediata.

Da concorrência parasitária

A proteção concedida pela ordem internacional e nacional as marcas e aos nomes empresariais estabelece também uma barreira aos terceiros não autorizados por meio da repressão à concorrência desleal, coibindo e reprimindo a concorrência sem limites na busca por vantagens em detrimento dos concorrentes.

A prestação de serviços e a comercialização de produtos encontram-se calcadas na livre concorrência, a qual estabelece a liberdade na industrialização e comercialização; porém, impede o uso de meios ilícitos ou abusivos, caso contrário, perpetra-se a deslealdade, a qual é coibida pela ordem jurídica nacional por prejudicar o desenvolvimento da ordem econômica e social, destacadamente a sustentabilidade. Este é o entendimento, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça¹⁷, acerca da colidência entre marca e nome empresarial:

"Direito comercial. Propriedade industrial. Recurso especial. Marcas. Colidência. Nome comercial. Proteção enquanto integrante de marca. Princípio da especificidade. Confusão ao consumidor. Inocorrência. Reexame de provas. Recurso especial não conhecido. 1. A proteção de nome comercial enquanto integrante de certa marca encontra previsão como tópico do direito marcário, dentre as vedações ao registro respectivo (arts. 64 e 65, V, da lei 5.772/71). Destarte, e conquanto se objete que tal vedação visa à proteção do nome comercial de per si, o exame de eventual colidência entre marca integrada pelo nome comercial do titular versus marca alheia idêntica ou semelhante posteriormente registrada, não pode ser dirimido apenas com base na anterioridade, subordinando-se, em interpretação sistemática, aos preceitos relativos à reprodução de marcas, consagradores do princípio da especificidade (arts. 59 e 65, XVII, da lei 5.772/71)."

A Convenção da União de Paris, mencionada inclusive pelo TRIPS, em seu artigo 10, estabelece que os países devem oferecer proteção efetiva contra a concorrência desleal, caracterizada pela prática desonesta do comércio, principalmente a prática de atos que promovam a confusão com produtos concorrentes e alegações falsas relacionadas aos concorrentes:

"Artigo 10, bis. Os países contratantes serão obrigados a assegurar a todos os cidadãos dos países da União uma proteção efetiva contra concorrência desleal.

Constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrario às práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

Deverão ser especificamente proibidos:

1º todos e quaisquer fatos suscetíveis de criar confusão, qualquer que seja o meio empregado, com os produtos de um concorrente;

2º as alegações falsas, no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar um concorrente."

Qualquer prática contrária à honestidade comercial, ou que deixe o consumidor suscetível à confusão, ou que promova o desacreditamento do concorrente, insere-se na concepção do que seja concorrência desleal. Constata-se que é um conceito enumerativo (não taxativo), uma vez que somente exemplifica, mas não especifica quais as situações que se materializam em concorrência desleal. Sobre este aspecto, o entendimento de José Carlos Tinoco Soares¹⁸:

"concorrência desleal não se define e nem se especifica, posto que se apresenta sob os mais variados aspectos, visando sempre atingir o industrial, o comerciante (entendido este em seu sentido mais genérico, eis que entre os mesmos podemos incluir as pessoas que praticam atividades profissionais e aqueloutras prestadoras de serviços), tirando-lhes direta ou indiretamente a sua clientela, causando ou não prejuízos."

O STJ¹⁹ já teve a oportunidade de se manifestar sobre o conceito de concorrência desleal:

"(...) A CONCORRÊNCIA DESLEAL SUPÕE O OBJETIVO E A POTENCIALIDADE DE CRIAR-SE CONFUSÃO QUANTO A ORIGEM DO PRODUTO, DESVIANDO-SE CLIENTELA."

(REsp 70.015/SP; DJ:18/08/1997; Rel. Min. Eduardo Ribeiro)

"(...) III - A PROTEÇÃO DA MARCA TEM POR OBJETIVO A REPRESSÃO A CONCORRÊNCIA DESLEAL, BUSCANDO EVITAR A POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR QUE ADQUIRE DETERMINADO PRODUTO OU SERVIÇO PENSANDO SER OUTRO, BEM COMO O LOCUPLETAMENTO COM ESFORÇO ALHEIO."

Na ocorrência de concorrência parasitária praticada pelos links patrocinados, tem-se, automaticamente, o desvio de clientela, eis que o consumidor é informado da existência da concorrência. Ocorre que a informação dá-se com o uso, não autorizado, da marca e/ou do nome empresarial de terceiro. Por outro lado, a confusão²⁰ pode ocorrer quando, além da concorrência parasitária, realiza-se também o comparativo entre marca e/ou nome empresarial semelhante, promovendo-se a confusão junto ao mercado consumidor.

Nos termos da Convenção da União de Paris, ao menos da abertura conceitual que oferece, a prática da contratação de marcas e nomes empresariais como expressões de busca junto aos links patrocinados dos sites de pesquisa, insere-se na prática de concorrência desleal. Isto porque possibilita o desvio de clientela, mas também a confusão do mercado consumidor que pode presumir comporem as marcas e/ou empresas o mesmo grupo empresarial.

Da mesma forma que a Convenção da União de Paris, a Lei da Propriedade Industrial 9.279/96, estabelece no artigo 2º que a proteção aos direitos da propriedade industrial se perfaz, também, com a repressão à concorrência desleal:

"Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

(...)

V - repressão à concorrência desleal."

Na mesma legislação tem-se a enumeração dos crimes da concorrência desleal (Capítulo VI). Observe-se que a temática foi tipificada também na esfera criminal, através de legislação específica, demonstrando, uma vez mais, a importância e especialidade do tema, o qual busca, através da tipificação criminal, coagir diretamente o agente da conduta.

Pode-se utilizar a relação das práticas da concorrência desleal, enumeradas no Capítulo referente aos crimes que a lei brasileira enumera, para se vislumbrar o que seja a deslealdade no exercício do comércio. Esta sugestão trata-se de uma forma e não da localização do conceito, eis que, assim como demonstra a Convenção da União de Paris, as práticas da concorrência desleal são amplas, restando, somente, como uma forma de hermenêutica²¹:

"Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;"

Neste exemplo, utilizado para fins de hermenêutica, tem-se a prática realizada, por algumas empresas, através dos links patrocinados: o uso, por terceiro sem autorização, de nome comercial ou insígnia, a motivar a imputação de concorrência desleal. Percebe-se que o que vem a ser este "uso" resta em uma compreensão livre de todas as práticas do verbo "usar", a exemplo, o uso do nome comercial ou qualquer sinal – entenda-se, também, marca -, para o desvio de clientela, a vantagem financeira, a confusão do consumidor e a diluição da marca.

A prática dos links patrocinados corresponde a "usar" da marca ou do nome empresarial de outrem, sem a devida autorização, para auferir vantagem. Ora, o terceiro utiliza-se da identificação alheia (inclui como expressão da contratação) e para a captação de clientes (utilizando-se a marca e/ou nome empresarial de outrem sem autorização). E o faz em razão da boa reputação que guarda a referida marca e/ou nome empresarial, caso contrário, estaria satisfeito com a contratação de vocábulos comuns e não precisaria utilizar-se do patrimônio alheio. Frize-se – patrimônio alheio.

Em recente decisão da 10ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo²² firmou-se o entendimento de que a prática dos links patrocinados com a utilização de marca e/ou nome empresarial alheio, sem a devida autorização, incorre na prática de concorrência parasitária:

"(...) Foi o que, precisamente, fizeram os querelados com o meio fraudulento empregado, registrando anúncios patrocinados da empresa FORMATTO nos sites GOOGLE, UBBI e TERRA, entre outros, com a palavra-chave PISTELLI, sendo certo que a inserção indevida somente beneficiaria os réus, daí concluir que agiram dolosamente. (...)

A inclusão da expressão PISTELLI, no registro dos links patrocinados é suficiente para captar indevidamente clientes da empresa-vítima. Isto porque, o consumidor, quando digitava a palavra PISTELLI junto aos mecanismos de busca, visualizava em destaque o link, o que é bastante comum ante a ordem de relevância dos anúncios – como é notório entre os usuários da rede mundial de computadores -, o usuário visitava o site da FORMATTO, onde – querendo ou não – conhecia os produtos e os serviços prestados pela empresa dos réus."

O uso ocorre de modo direto, já que é oferecida ao consumidor a mensagem de que o serviço ou o produto comercializado equipara-se ao do concorrente, o qual, por certo, goza de excelente reputação no mercado. Deste modo, beneficia-se do vínculo de imagem que se faz entre as empresas, serviços e produtos.

Diferencia-se extraordinariamente, para fins jurídicos, o uso (contratação) das expressões tênis ou Nike, calça jeans ou Ellus, óculos de sol ou Versace, perfume ou Chanel, veículo automotriz ou Honda Fit, advogado ou Tinoco Soares e faculdade de Direito ou FGV. Equivalem as primeiras a vocábulos comuns/genéricos; enquanto que os segundos são marcas e/ou nomes empresariais, portanto, com titularidade exclusiva, assim, terceiros, sem autorização, que indiquem estas expressões no ato da contratação, praticam, dolosamente, concorrência parasitária.

Para melhor ilustrar faça-se a análise comparativa com a contratação de catálogo telefônico para a divulgação de empresa de vestuário. Esta pode contratar o espaço das páginas brancas, que obedecem à ordem alfabética, e o espaço das páginas amarelas, que obedecem à classe dos serviços ou produtos, e também à ordem alfabética. Em uma e outra situação não se podem vincular os serviços e produtos da empresa de vestuário a outra empresa, a não ser que esta esteja na sequência alfabética. Eis que da mesma forma teria-se concorrência parasitária.

Gama Cerqueira²³ acerca do assunto ministra que:

"A livre concorrência econômica é consequência da liberdade de comércio e indústria e age como elemento do progresso econômico de cada país. Mas degenera, transformando-se em agente perturbador desse progresso, quando os comerciantes e industriais, no afã de vencerem seus competidores, lançam mão de práticas e métodos ilícitos ou desleais."

Estas práticas e métodos são desleais porque, além de promoverem prejuízos ao legítimo titular da marca e/ou nome empresarial (desvio de clientela e diluição da marca), proporcionam, indevidamente, o enriquecimento ilícito de quem não é titular do investimento financeiro, pessoal e de marketing da marca e/ou do nome empresarial do qual se faz uso indevido.

O Supremo Tribunal Federal²⁴, ao analisar pedido de Habeas Corpus, em Queixa-Crime, por prática de crime de concorrência desleal, confirmou a prática de desvio de clientela, indeferindo a medida constitucional:

"HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA POR NÃO EXPLICITAR A DATA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS TIDOS COMO DELITUOSOS. CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL NA MODALIDADE DESVIO DE CLIENTELA. ART. 195, INCS. III e XI DA LEI Nº 9.279/96. A tese da omissão da data dos delitos improcede, visto que só se pode qualificar de inepta a inicial quando esta dificulta qualquer defesa do réu, o que, no caso, inocorre, tendo em vista que a querelante intentou a queixa logo após tomar conhecimento da autoria dos fatos delituosos. Habeas Corpus indeferido."

Observe-se que a prática de crime de concorrência desleal afronta também os interesses do CDC – lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (clique aqui):

"Art. 4 – A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

VI – a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores."

No momento que se pratica o uso de marca e nome empresarial nos links patrocinados, pratica-se também o abuso frente ao consumidor, haja vista que este pode depreender serem empresas do mesmo grupo ou sugestão do próprio site de busca para que o consumidor procure por aquela empresa indicada no espaço do patrocinador (porque esta o remunera).

A política de proteção aos consumidores tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores e a proteção dos seus interesses econômicos para que possam, livremente, adquirir pelo preço justo os serviços e produtos de seu interesse. Devem ser respeitados os titulares das marcas e nomes empresariais, não permitindo que os mesmos tenham por ônus o parasitismo do concorrente desleal. Isto tudo por entender ser, em princípio, o consumidor hipossuficiente²⁵.

Tenha-se consciência de que o uso do meio eletrônico nada mais é do que uma forma de exteriorização. Diferencia-se do meio físico, uma vez que este não alcança a divulgação que um site de busca proporciona. Esta é a única diferença, não se tratando os endereços eletrônicos "terra sem lei", podendo-se aplicar as principais convenções internacionais e a legislação constitucional e infraconstitucional aos casos pertinentes, inclusive o CDC. Mesmo porque o consumidor existe em uma e outra esfera de atuação.

Saliente-se, outrossim, que muito embora os dispositivos legais acima transcritos e comentados digam respeito à tipificação criminal da Concorrência Desleal, não se pode desprezar, ainda que singelamente, a repercusssão no Direito Civil, uma vez que a lei 9.279/96, assim determina:

"Art. 207 – Independentemente da ação criminal o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 209 – Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta lei, tendentes a prejudicar a reputação ou negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou os produtos de serviços postos no comércio."

O STJ²⁶ reconhece que independentemente de outras medidas cabíveis ao caso, diante da comprovação, mediante perícia técnica, da redução da lucratividade, e o consequente nexo causal entre as partes e o fato, é devida a indenização por perdas e danos, consubstanciada nos lucros cessantes:

"MARCA. DANO. PROVA. RECONHECIDO O FATO DE QUE A RÉ INDUSTRIALIZAVA E COMERCIALIZAVA PRODUTO "SABÃO DA COSTA", MARCA REGISTRADA DA AUTORA, QUE TAMBEM FABRICAVA E VENDIA O MESMO PRODUTO, DEVE-SE ADMITIR CONSEQÜENTEMENTE A EXISTÊNCIA DE DANO, POIS A CONCORRÊNCIA DESLEAL SIGNIFICOU UMA DIMINUIÇÃO DO MERCADO."

Visualiza-se a possibilidade de reparação destacadamente diante da diluição da marca e nome empresarial, que pode ocasionar o desprestígio ou a má reputação da mesma; bem como, o que se deixa de lucrar em razão do desvio de clientela, o conhecido lucro cessante.

A esfera cível tutela a suspensão ou interrupção do uso da propriedade alheia; a reparação cível, por perdas financeiras e morais, em virtude da prática da concorrência parasitária (desvio de clientela, diluição e reputação da marca e/ou nome empresarial); e a retratação na medida da ofensa praticada. Tudo a depender de provas, destacadamente, de perícia técnica/financeira.

Considerações finais

A internet corresponde a mais uma forma de exteriorização de informações, de comunicação, não se distanciando da ordem jurídica nacional e da proteção dos Tratados existentes. Diferencia-se, somente, e sobre este aspecto tem-se a agravante, pelo alcance (imediato e imensurável) e pelo período de exposição da informação (pode-se gravar).

Existe proteção suficiente pela ordem internacional e nacional. Nesta faz-se de modo preventivo e incidental, com o devido reconhecimento de que a proteção à esfera econômica promove à acessibilidade dos interesses sociais, de modo sustentável.

A prática dos links patrocinados pode ser realizada, sem afronta a essa rede protetiva, com a contratação de expressões de uso comum ou genéricas; nunca com a contratação (uso) da propriedade alheia (marcas e nomes empresariais). Na eventualidade da contratação de marca e/ou nome empresarial configura-se a concorrência parasitária. Esta pode ocasionar a confusão do mercado consumidor (temática de interesse público, eis que envolve o hipossuficiente), o desvio de clientela (que é apresentada ao concorrente através do uso indevido da propriedade alheia, eis que se estabelece um vínculo coercitivo e não natural, a exemplo, a ordem alfabética, como no caso das listas telefônicas), a diluição da marca (uso reiterado por terceiro não autorizado), abalo à reputação (uso indevido por empresa de má reputação, com a qual se pode promover suposto elo empresarial) e enriquecimento ilícito (através do uso da propriedade alheia).

Este quadro deve ser reprimido em nome da motivação/incentivo à esfera econômica, a qual promove acessibilidades à esfera social.

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• Referências bibliográficas

CARVALHO, Patrícia Luciane de. Patentes Farmacêuticas e Acesso a Medicamentos. São Paulo: Atlas, 2007.

Propriedade Intelectual Estudos em Homenagem à Professora Maristela Basso, vol. 1. Curitiba: Juruá, 2005.

Propriedade Intelectual Estudos em Homenagem à Professora Maristela Basso, vol. 2. Curitiba: Juruá, 2008.

CERQUEIRA, Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Editora Forense, vol. 1. 1946.

FIGUEIREDO, Affonso Celso de Assis. Marcas Industriais e Nome Comercial. São Paulo: B.L. Garnier, 1888.

OLAVO, Carlos. Desenhos e Modelos – Evolução Legislativa, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 61, vol. II, Lisboa, 2001.

SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas vs. Nome Empresarial – Conflitos. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2000.

Tratado da Propriedade Industrial – Marcas e Congêneres, vol. I. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003.

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¹ Uso exclusivo de vocábulos.

² Uso exclusivo de imagens/desenhos/formas.

³ Uso mesclado de vocábulos e formas, ou seja, nominativa e figurativa.

⁴ Trata-se da marca que concentra um alto poder de conhecimento, considerada em seu ramo de atividade.

⁵ Equivale a marca reconhecida por consumidores e fornecedores independentemente do ramo de atividade, eis que ultrapassa o segmento ou classe de atuação. Marca de alto renome é aquela, por exemplo, em que a pessoa nunca bebeu, mas sabe que Coca-Cola equivale a refrigerante; nunca fumou, mas sabe que Hollywood é cigarro; nunca degustou, mas sabe que Mac Donald's corresponde a alimento; nunca dirigiu, mas conhece a marca Toyota para veículos. A relação de quais sejam as marcas de alto renome declaradas pelo INPI, no Brasil, encontra-se no endereço https://www.inpi.gov.br/noticias/Alto%20Renome.pdf.

⁶ No final da década de oitenta percebeu-se a necessidade de atualização da proteção oferecida aos direitos da propriedade intelectual, através, inclusive, da efetividade jurídica. Deste modo, em 1994, negociou-se o TRIPS no âmbito da Rodada Uruguai, relacionada ao Acordo Geral de Tarifas e Trocas (GATT), inclusive com a constituição da Organização Mundial do Comércio (OMC), que também veio como resposta à representatividade comercial a nível mundial através de uma organização e não apenas de um tratado multilateral. Trata-se, o TRIPS, de um parâmetro mínimo de proteção dos direitos da propriedade intelectual, em que os países signatários ficam livres para a legislatura da temática, desde que o tenham como parâmetro.

⁷ Decreto n.º 1.355, de 30 de Dezembro de 1994.

⁸ SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas vs. Nome Empresarial – Conflitos. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2000, pág. 14.

⁹ FIGUEIREDO, Affonso Celso de Assis. Marcas Industriais e Nome Comercial. São Paulo: B.L. Garnier, 1888, pág. 32.

¹⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial – Marcas e Congêneres, vol. I. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003, pág. 971.

¹¹ Para Carlos Olavo corresponde o trade dress “ao aspecto exterior característico de um produto, isto é, ao aspecto visual como ele é apresentado ao público”, in Desenhos e Modelos – Evolução Legislativa, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 61, vol. II, Lisboa, 2001, pág. 654. Deve-se esclarecer que o conceito aplica-se também aos serviços e ao estabelecimento empresarial. E mais, no âmbito dos produtos e do estabelecimento, envolve qualquer forma suficientemente distinta de apresentação, por exemplo, no caso de restaurantes, as mesas, toalhas, talheres, pintura, design, funcionários (cor, nacionalidade, sexo), uniformes, dentre outros elementos. É o que acontece com as lojas do Mac Donalds.

¹² "Marca comercial - Identidade de razões sociais - Data de constituição da sociedade comercial irrelevante – Denominação colidente que só foi adotada muito depois da constituição da empresa - Proteção do nome comercial que é dada àquele que primeiro o adotou e registrou - Observância do princípio da anterioridade." (RT 842/362)

¹³ Ementa – “Concorrência desleal - Reconhecimento - Caso de uso indevido de nome, marca e logotipo semelhante, que poderia confundir o consumidor - Comprovação de que foram adotados primeiramente pela empresa recorrida - Determinação de abstenção de utilização desses pela recorrente - Recurso improvido.” (Apelação Cível n.º 526.284.-4/5-00, 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Relator José Luiz Gavião de Almeida)

¹⁴ Direito Fundamental é aquele que decorre da construção dos Direitos Humanos, relaciona-se ao mínimo existêncial para a subsistência digna do homem, qualquer que seja a sua localidade, raça, religião e sexo.

¹⁵ Progressividade equivale à irredutibilidade do Direito, em que este pode apenas ser acrescido. Aliás, não apenas pode como deve ser acrescido em detrimento do desenvolvimento social e econômico, bem como em virtude das mudanças comportamentais.

¹⁶ Eficácia imediata relaciona-se à aplicação sem condicionantes do Direito pleiteado, não importando o critério temporal ou orçamentário possíveis.

¹⁷ O Jornal Estado de São Paulo, de 10 de Junho de 2010, divulgou ranking das marcas mais valiosas do Brasil (em milhões de Reais), de acordo com pesquisa realizada pela Interbrand: Itaú (R$20.651), Bradesco (R$12.381), Petrobras (R$10.805), Banco do Brasil (R$10.497), Skol, Natura, Brahma, Antarctica, Vivo, Renner, Embratel, Banrisul, Lojas Americanas, Cyrela, Oi, Braskem, Tam, Net, Marisa, Hering, Gafisa, Havaianas, Gol, Positivo e Lopes.

¹⁸ Artigo 935, do Código Civil: A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

¹⁹ Recurso Especial n.º 658702/RJ, Min. Relator Jorge Scartezzini, 4ª Turma, jul. 26.06.2006.

²⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas vs. Nome Comercial: Conflitos. São Paulo, Jurídica Brasileira, 2000, p. 366.

²¹ REsp 40.190/RJ; DJ:29/09/1997; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.

²² Exemplos, fictícios, de confusão que podem ser citados: empresas da mesma classe de atuação com marcas e/ou nomes empresariais semelhantes – NOKIA x NOQUIA, COCA-COLA x KOCA-COLA, ESTOK x ESTOQUE, MR. CAT x MR. KAT.

²³ Hermenêutica corresponde ao exercício de tornar compreensível. Para Friedrich Schleiermacher é um método de linguagem, um modo do pensamento se tornar efetivo. Para fins jurídicos necessário que o conceito se compreenda como gênero interpretativo, em que se absorvem espécies variadas de interpretação, as quais no conjunto colaboram para a compreensão do alcance de uma norma jurídica.

²⁴ Rec. Apelação n.º 990.09.142773-0, Des. Rel. Rachid Vaz de Almeida.

²⁵ CERQUEIRA, Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Editora Forense, vol. 1. 1946, pág. 81.

²⁶ Supremo Tribunal Federal, 1ª Turma, J. 10.08.99, Min. Rel. Ilmar Galvão.

²⁷ O conceito de hipossuficiente, conforme inciso VIII, do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, considerará as regras ordinárias de experiência. Relaciona-se ao consumidor que, frente ao fornecedor do serviço (link patrocinado) e ao contratante do mesmo, não tem autonomia e controle sobre a informação ou impressão que lhe é repassada.

²⁸ REsp 101.059/RJ; DJ:07/04/1997; Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar.

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*Advogada e professora de Direito da Propriedade Intelectual

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