A 2ª seção do STJ negou pedido de proteção especial da marca Visa, à empresa de cartões, autorizando que empresa de laticínios continue usando “Visa” no nome. O colegiado considerou ausência de declaração que a reconhecesse como de alto renome e por não verificar risco de confusão entre os consumidores.
No julgamento do REsp 951.583, os ministros da 3ª turma, com base no princípio da especialidade, concluíram pela possibilidade de existência da marca Visa Laticínios – de uma empresa da indústria alimentícia de Minas Gerais –, por não verificarem risco de confusão entre os consumidores quanto à origem dos produtos ou serviços.
Na ação rescisória, as empresas do grupo Visa alegaram que o acórdão violou a legislação, por condicionar a proteção especial de sua marca à renovação do registro como marca notória, nos termos do artigo 67 da lei 5.772/71, ignorando que o artigo 233 da lei 9.279/96 proibiu expressamente a prorrogação de registros com esse status.
Marca notória
Para a relatora, ministra Isabel Gallotti, o fundamento jurídico do acórdão rescindendo foi o fato de não ter havido renovação do registro de marca notória e de não haver, na época, o reconhecimento de marca de alto renome em favor das empresas de cartão de crédito.
A ministra explicou que a determinação trazida pelo artigo 233 da lei 9.279/96 – de que os pedidos de declaração de notoriedade fossem arquivados e as declarações já concedidas pelo INPI permanecessem em vigor pelo prazo de vigência restante – fez com que as marcas notórias continuassem valendo até o término do prazo que a lei anterior conferia (dez anos), mas sem prorrogação, "porque a nova lei não permitiu".
Assim, segundo a magistrada, após o vencimento da declaração de marca notória, a empresa interessada deveria dar início ao procedimento para obter o reconhecimento de sua marca como de alto renome, nos termos do artigo 125 da lei 9.279/96, da Resolução INPI/PR 107/13 e anteriores, bem como do Manual de Marcas do INPI. Porém, segundo Isabel Gallotti, não foi isso o que ocorreu na hipótese analisada.
De acordo com a ministra, as informações do processo dão conta de que, durante a vigência do registro da marca notória, não estavam comprovadamente preenchidos os requisitos legais para a proteção especial em todas as classes. Além disso, ao tempo da entrada em vigor da nova lei, não havia declaração pelo INPI de alto renome para a marca Visa.
Procedimento específico
Isabel Gallotti explicou que, apesar de alguns precedentes do STJ tratarem marca notória e alto renome como mera continuidade sob nova denominação, o artigo 233 da lei 9.279/96, ao estabelecer a proibição da prorrogação de declaração de notoriedade, aponta para a extinção do instituto antigo.
Para a ministra, do mesmo modo, a retirada da ressalva anteriormente constante do artigo 67 também corrobora a diferenciação dos institutos.
"Fosse uma mera continuidade do mesmo instituto sob novo nome, a lei nova certamente não impediria a prorrogação e faria a ressalva de que as marcas notórias passariam a viger na prorrogação com o estatuto de marcas de alto renome.”
A ministra disse ainda não haver impedimento para que, mesmo na vigência da marca notória, as empresas pedissem a declaração de alto renome.
"Ao contrário do que sustenta a requerente, o reconhecimento do alto renome exige procedimento específico, inicialmente incidental e posteriormente por meio de requerimento.”
Sem violação
Isabel Gallotti frisou que a interpretação do artigo 233 da lei 9.279/96 aponta para a convivência, durante o período de transição, dos dois institutos, cada qual com seu grau de proteção, conforme estabelecido na lei que regula a concessão desses status. "Concedido o registro de marca notória na vigência da lei 5.772/71, perdurará até o seu fim com os elementos de proteção estabelecidos naquele diploma", afirmou.
A relatora ressalvou, no entanto, que o instituto de marca notória não pode ser prorrogado justamente porque deixou de existir com a mudança legislativa, devendo ser feita a solicitação para o reconhecimento de marca de alto renome, nos termos da nova lei.
A magistrada entendeu, assim, que não houve, no acórdão da 3ª turma, nenhuma violação à literalidade do artigo 233 da lei 9.279/96, o que inviabiliza a pretensão de sua rescisão.
- Processo: AR 4.623
Veja o acórdão.