No dia 31 de maio de 2016 foi publicada na Revista da Propriedade Industrial (RPI) Nº 2.369 a Resolução 166, que tem a finalidade de esclarecer o alcance da proteção conferida pelo registro de marca, nos termos da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI).
O presente tema, além de polêmico, vem sendo discutido no meio jurídico. A discussão gira em torno da primeira publicação sobre o tema pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI (Resolução 161 de 18 de fevereiro de 2016) que visava uniformizar e trazer transparência para as decisões proferidas no processo de análise de marcas por meio de padronização de apostilamentos.
Logo após sua publicação, a resolução 161 foi suspensa para melhor análise de sua aplicabilidade e termos, conforme dispõe Resolução 162, que prevê que as novas regras sobre o ato de apostilamento do registro de marca entraram em vigor no dia 02 de maio de 2016.
A publicação da Resolução 161 gerou uma grande preocupação quanto a redação dos novos modelos das apostilas do INPI.
Explica-se. Na Resolução 161 ficava estipulado que todos os certificados de registro de marca passariam a conter apostila nos seguintes termos:
"A proteção conferida pelo presente registro de marca, considerando o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, não impedirá que terceiros utilizem em seu real significado, ou empreguem na composição de outras marcas que desta se distingam em seu conjunto, os seguintes elementos, eventualmente constantes do sinal marcário:
a) letra, algarismo e data;
b) sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço especificado no registro;
c) sinal empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço especificado no registro, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço;
d) cores e suas denominações;
e) termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; e
f) a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou ainda aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico."
Ou seja, tal redação gerava grande inquietudeaos titulares dos registros, pois previa a delimitação da proteção conferida pelo registro de marca, condicionando que a mesma não seria capaz de impedir que terceiros utilizassem tal termo em seu real significado ou o empregassem na composição de outras marcas que desta se distinguissem em seu conjunto.
A impressão que se tinha é que, com o apostilamento, o titular do registro na realidade não gozaria, na prática, de qualquer direito, já que a proteção conferida ao registro não impediria terceiros de utilizarem em seu real significado tais expressões/termos de forma arbitrária. Além disso, como esse texto constaria em todos os registros de marca, o INPI estaria, na verdade, deixando de fazer uma análise caso a caso e deixando de apostilar as marcas que merecessem, de fato, tal apostilamento.
Com a nova Resolução 166, fica estabelecido que o certificado de registro de marca expedido pelo INPI conterá padrão de apostila nos seguintes termos: A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da LPI. Ou seja, o limite da proteção tocará os seguintes parâmetros:
"II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;
VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; e
XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico."
Nota-se que não há mais a menção ao complemento que anteriormente causava discussão. O INPI eliminou a parte do texto que dizia que “não impedirá que terceiros utilizem em seu real significado, ou empreguem na composição de outras marcas que desta se distingam em seu conjunto, os seguintes elementos, eventualmente constantes do sinal marcário”.
A nova redação da apostila visa não conceder direito de exclusiva sobre termos claramente caracterizados como de uso comum ou que pertençam, por sua natureza, a outrem (inciso IV). Além disso, a redação procura eliminar dúvidas quanto aos direitos adquiridos pelo titular pela concessão de seu registro, como ocorria na redação sugerida na Resolução 161.
De toda sorte, certo é que os termos da Resolução 166 não eliminam a sensação de que a aplicação desse texto em todos os registros de marca implicará no fato do INPI deixar de fazer uma análise caso a caso. Parece que com a presente Resolução, o INPI continuará a deixar de apostilar as marcas que merecem, de fato, tal apostilamento. Não parece que ficará claro para os titulares e terceiros interessados o escopo de proteção impresso no registro, ficando essa importante premissa abstrata e passível de diversas interpretações.
Importante observar que as apostilas conferidas nos atos de deferimento de pedidos de registro de marca antes da vigência desta resolução serão mantidas. Ou seja, a segurança jurídica sobre os direitos adquiridos de alguns titulares será mantida.
Nesse mesmo passo, importante ressaltar que os recursos administrativos interpostos contra indeferimento parcial (ou seja quando o INPI aceita o registro da marca apenas para alguns dos serviços/produtos reivindicados) e os requerimentos de nulidade administrativa decorrentes de ato de apostilamento, pendentes de decisão, serão decididos aplicando-se o padrão de apostila delineado na mencionada Resolução.
Além disso, ficou instituído que os certificados de registro dos pedidos de registro deferidos a partir de 23 de fevereiro de 2016 serão expedidos já com o novo padrão de apostila, conforme determinado na Resolução 166. É importante destacar, também, que o padrão de apostila constará no campo “Exame de mérito: Deferimento” na RPI – Seção II – Marcas.
Por fim, informa-se que as apostilas serão reproduzidas nos certificados de registro, nas segundas-vias e nas prorrogações.
A íntegra da Resolução 166, que entra em vigor em 01 de junho de 2016 e revoga a Resolução 161, pode ser acessada na RPI Nº 2.369 no link https://revistas.inpi.gov.br/rpi/.
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