Admirável por romper qualquer barreira física, o advento da internet ainda surpreende pela falta de regulação e pela descentralização no controle de funcionamento por parte do Estado. Com a sua consolidação como plataforma para realização de negócios, deixando de ser somente um acessório às atividades das empresas, passando a configurar um dos instrumentos principais de divulgação de marcas e marketing de seus produtos, os domínios de internet (websites) tornaram-se elementos essenciais e estruturais no dia a dia das empresas, possuindo inclusive valor comercial por vezes extremamente relevante.
Ocorre que o registro dos domínios de internet ainda pode ser realizado utilizando marcas e razões sociais de empresas já existentes e constituídas, desta forma a negociação de venda de domínios de internet se tornou uma forma de atividade rentável, ainda que pautada em má fé, criando uma nova forma de aquisição deste ativo intangível, prática esta conhecida como cybersquatting.
O cybersquatting consiste em registrar domínios relacionados a grandes empresas, pessoas, marcas e/ou produtos conhecidos com o objetivo de auferir vantagem financeira com a venda futura destes domínios para as pessoas ou proprietários das respectivas empresas, marcas e/ou produtos. Desta forma, através da prática do cybersquatting, terceiros, agindo de má fé, podem obter enriquecimento ilícito através da comercialização de domínios com as partes realmente interessadas em deter sua propriedade para a efetiva divulgação de sua atividade comercial e ou imagem. Nas palavras de Patricia Peck1 tais indivíduos agem como verdadeiros grileiros virtuais.
No final dos anos 2000, o fenômeno da bolha da internet permitiu que especuladores obtivessem ganhos suntuosos com a alienação de domínios de internet. Qualquer pessoa poderia ter registrado websites relacionados a marcas ou expressões conhecidas com a extensão “.com” ou “.com.br” por exemplo, por valores extremamente baixos, quase irrelevantes perto do montante de sua venda posterior. Domínios contendo termos populares, genéricos e de forte apelo comercial foram vendidos por milhões no final da década de 90 e inicio dos anos 2000, como por exemplo, o domínio “vodka.com”, o qual foi adquirido pelo bilionário russo Roustam Tariko, responsável pela maior fabricante de vodca da Rússia por US$ 3 milhões, o domínio “diamonds.com”, por sua vez, foi vendido por US$ 7,5 milhões para a rede de varejo de jóias Ice.com. Hoje, a especulação na compra e venda de domínios ainda ocorre e configura “profissão” de pessoas conhecidas como “domainers” ou “cybersquatters”.
Atualmente o órgão encarregado do registro de domínios no Brasil é o Registro.BR, sendo o critério cronológico como o adotado para se registrar o nome de um domínio no Brasil, seguindo a regra do first come, first served. Ou seja, aquele que primeiramente solicitar e proceder com o protocolo de registro ao direito de uso de determinado domínio, cumprindo os requisitos do procedimento e estando de acordo com suas exigências, será o seu legítimo detentor.
Este registro, cumpre salientar, é isento de análise material quanto ao possível conflito entre o domínio protocolado pelo requerente e marcas registradas perante o INPI ou razão social de empresas registradas perante Juntas Comerciais; o Registro.BR realiza somente uma análise de colidência interna sobre os domínios já registrados perante si para que não haja duplicidade de registros.
Procedimento diverso, por sua vez, ocorre com o registro de marcas perante o INPI, no qual se faz necessária a análise preliminar de colidência nas classes em que se pretende registrar determinada marca (que não seja de alto renome), devendo ser anexado ao protocolo de pedido de registro o contrato ou estatuto social da empresa, a fim de relacionar a classe na qual se pretende registrar a marca, ao objeto social da empresa, evitando-se assim especulação no tocante ao registro de marcas.
Neste ponto, percebe-se uma intersecção entre o direito marcário e a registro de domínios de internet. Define-se marca como todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e serviços, para identificá-los e diferenciá-los. É simplesmente, um signo de capacidade distintiva utilizado para identificar produtos e serviços2, a marca deve distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou semelhante. O artigo 15 do Acordo Trips3 define marca como “qualquer sinal capaz de distinguir bens ou serviços de um empreendimento em relação à outro”. O Acordo inclui uma lista não exaustiva de tais sinais, incluindo letras, números, elementos figurativos e combinações de cores.
Percebe-se, portanto, que o registro de domínios de Internet e o direito marcário relacionam-se na questão de identificação de um produto ou serviço; todavia, o registro de uma marca perante o INPI de acordo com a atual legislação pátria não gera direitos automáticos que vedem terceiros de aplicarem marcas em domínios de Internet. Percebe-se que as duas esferas operam paralela e separadamente, sem comunicação, quando na prática, perante consumidores o website de uma empresa é visto como uma extensão de sua marca e vice-versa.
Os conflitos gerados entre marcas registradas no INPI e uso de domínios de internet ainda carecem de dispositivo legal específico que trate do tema, conforme proferido em voto do Ministro Villas Boas Cueva em REsp 5944044. Percebendo a existência de um domínio de Internet conflitante com sua marca, nome ou razão social, deve a parte interessada notificar extrajudicialmente o detentor do domínio e caso não obtenha êxito, deve recorrer ao judiciário para solicitar a transferência do mesmo ou impedimento de seu uso. O próprio Registro.BR já instituiu câmaras de conciliação para tentar solucionar esta modalidade de conflitos.
Segundo o ministro, a adoção do princípio do fist come, first served não significa que haja um posicionamento absoluto e definitivo por parte do Judiciário e que a legitimidade do registro do nome do domínio obtido possa ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico ao anteriormente registrado, seja nome empresarial ou marca. Segundo Cueva, o cancelamento ou transferência do domínio e eventual responsabilização dependerá de clara demonstração de má-fé.
Neste esteio, o Deputado Claudio Cajado (DEM/BA) apresentou em 24/3/2011 o projeto de lei 835/115 que visa coibir a prática do cybersquatting. O projeto já foi aprovado por unanimidade de votos em diversas comissões parlamentares, entre elas a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) e a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio ( CDEIC ). No momento, o projeto encontra-se em trâmite no congresso, aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).
Caso o projeto seja aprovado e publicado no Diário Oficial, não poderão ser usados nomes idênticos ou similares àqueles que já possuem marca registrada perante o INPI, título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, título de obra intelectual protegida ou outro nome de domínio que não seja de titularidade do solicitante ou para cujo registro não haja consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. Os nomes de pessoas jurídicas de direito público interno ou externo, também não poderão ser utilizados em domínios de Internet exceto em casos nos quais o solicitante seja um legítimo representante de tais pessoas jurídicas.
Por fim, o projeto de lei também visa determinar que somente estarão legitimando a solicitar o registro de domínios de internet nas categorias com extensão “.br” as pessoas físicas e jurídicas, legalmente representadas ou estabelecidas no Brasil, portadoras de Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) em situação regular e que os domínios registrados em desacordo com o disposto no projeto de lei, anteriormente à sua publicação, não terão seus registros renovados.
Segundo o deputado Cajado, o projeto visa coibir ação oportunista existente em função da falta de regulação que sempre guiou o setor para, permitindo que se antecipasse aos legítimos detentores de marcas no processo de registro de domínio com o intuito de lucrar com a venda posterior do mesmo. O projeto de lei, caso aprovado, terá grande impacto na proteção dos direitos de propriedade intelectual das pessoas físicas e empresas assim como, configurará como um grande passo para uma regulação mais eficaz da internet no Brasil.
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1 PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 4ª Ed. São Paulo.
2 DE LAS CUEVAS, Guillermo Cabanellas e BERTONE, Luis Eduardo. Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L, 1989, tomo I, p. 14.
3 Decreto No 1.355, de 30 de dezembro DE 1994.
4 Recurso Especial Nº 594.404 - DF (2003/0168857-8).
5 Disponível em: https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=496040
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*Gabriel Soares Queiroz é advogado da banca Chenut Oliveira Santiago Sociedade de Advogados.