Apontamentos sobre contratos de licenciamento e cessão de desenhos industriais

1. O que se considera desenho industrial?

Nos termos do art. 95, da lei 9.279/96, considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

O desenho industrial tem como principal característica a função estética para seduzir o público.

2. O que é o registro do desenho industrial?

O registro de desenho industrial consiste em um título de propriedade temporária, concedido pelo Estado ao autor ou à pessoa que tenha adquirido esse direito, permitindo que exclua terceiros da prática de atos relacionados ao desenho registrado sem sua autorização. 

Esses atos incluem fabricação, comercialização, importação, uso e venda.

3. O que pode ser registrado como desenho industrial?

É possível registrar como desenho industrial qualquer forma plástica ornamental de um objeto ou um conjunto ornamental de linhas e cores que:

• Seja aplicável a um produto.
• Confira uma aparência nova e original à sua configuração externa.
• Possa servir como modelo para fabricação industrial.

É importante destacar que, embora o pedido possa incluir uma apresentação colorida, as cores não são protegidas. O que será protegido é o padrão ou a configuração ornamental, independentemente das cores utilizadas.

4. O que não pode ser registrado como desenho industrial?

Não são passíveis de proteção como desenho industrial:

• Criações que ofendam a moral e os bons costumes; 
• Atentem contra a honra, imagem de pessoas ou valores religiosos;
• Contrariem ideias ou sentimentos dignos de respeito;
• Objetos cuja forma seja estritamente funcional ou determinada por aspectos técnicos;
• Vulgar ou comum no mercado;
• Obras puramente artísticas, que não sejam reproduzíveis em escala industrial.

5. Requisitos para concessão do registro de desenho industrial

A proteção de um objeto por desenho industrial no Brasil está condicionada ao cumprimento de critérios específicos estabelecidos pela lei 9.279/96. Esses requisitos incluem:

5.1. Novidade

O objeto deve ser inédito, ou seja, não pode ter sido acessível ao público antes da data do depósito do pedido.

Lembrando que a legislação brasileira exige novidade absoluta abrangendo tanto o território nacional quanto o exterior.

Neste sentido, é importante destacar que é permitido um período de graça de 180 dias para divulgação anterior ao depósito, desde que promovida pelo próprio autor ou por terceiros com base em informações do autor.

5.2. Originalidade

Além da novidade, o desenho deve apresentar uma configuração visual nova e distinta, diferente de objetos pré-existentes, sendo permitido o uso de combinações inovadoras de elementos conhecidos, se resultarem em uma aparência visual original.

Reforçando o dito no item 4 deste artigo, não podem ser registrados: formas comuns, vulgares ou determinadas exclusivamente por aspectos técnicos e funcionais.

5.3. Unidade do desenho industrial

O pedido de registro deve abranger um único objeto.

São admitidas até 20 variações configurativas, desde que: 

• Compartilhem a mesma característica distintiva principal e; 
• Sejam destinadas ao mesmo propósito.

5.4. Aplicabilidade industrial

O objeto deve ser passível de produção em escala industrial, garantindo utilidade prática e reprodutibilidade.

5.5. Adequação à ética e à legalidade

O referido desenho não pode contrariar a moral e os bons costumes, nem ofender a honra ou imagem de pessoas, ou atentar contra a liberdade de consciência, crenças ou sentimentos de respeito e veneração.

Esses requisitos juntos visam assegurar a exploração comercial do desenho industrial de forma segura e exclusiva.

6. Qual o prazo de vigência de um registro de desenho industrial?

O registro de desenho industrial tem uma vigência inicial de 10 anos, contados a partir da data do depósito.

Esse prazo pode ser prorrogado por até três períodos sucessivos de 5 anos cada, totalizando uma proteção máxima de 25 anos.

7. Como solicitar o registro de desenho industrial?

Para registrar um desenho industrial, é necessário que o interessado, antes de mais nada, leia e compreenda a legislação aplicável, especialmente os arts. 92 a 121 da lei de propriedade industrial e a IN 13/13.

O processo de depósito deve ser realizado pelo site do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por meio do sistema de peticionamento eletrônico.

As etapas incluem, em síntese: 

• O preenchimento do requerimento de depósito;
• Pagamento da GRU - Guia de Recolhimento da União e;
• Apresentação dos seguintes documentos:
  1. Relatórios técnicos.
  2. Desenhos nos padrões exigidos.
  3. Procuração (se necessário).
  4. Documentação de cessão ou prioridade (quando aplicável).

8. Quem pode fazer o depósito?

Qualquer pessoa física ou jurídica com legitimidade para obter o registro pode fazer o depósito de um desenho industrial.

O cumprimento dos prazos para envio de todos os documentos é essencial para o deferimento do pedido.

9. Qual é o alcance territorial do registro?

A proteção conferida pelo registro de desenho industrial é válida exclusivamente no território brasileiro.

10. Divulgação antes do depósito: É possível?

A divulgação do desenho industrial antes do depósito é permitida, se atendar às seguintes condições:

• Ser realizada até 180 dias antes do pedido de registro.
• Promovida pelo próprio autor ou por terceiros autorizados, com base em informações fornecidas diretamente pelo autor.
• Constar no formulário de depósito a declaração das condições dessa divulgação.

Essa regra está prevista nos arts. 12 e 96 da lei de propriedade industrial, mas é sempre recomendável priorizar o depósito antes de qualquer exposição pública do desenho.

11. Direitos do titular do registro de desenho industrial

O titular do registro de desenho industrial é quem adquire sua propriedade com a concessão válida do registro, conforme disposto no art. 109 da LPI - Lei de Propriedade Industrial. 

Os direitos conferidos ao titular se assemelham, no que for aplicável, aos direitos previstos para patentes, conforme os arts. 42 e 43 da LPI.

11.1 Quais direitos são garantidos pelo registro?

Segundo o art. 42 da LPI, o titular pode impedir terceiros, sem sua autorização, de (i) produzir, usar, comercializar, vender ou importar o desenho industrial registrado, bem como de ii) contribuir para que outros pratiquem esses atos.

Além disso, no caso de processos protegidos, a violação ocorre se o possuidor ou proprietário de um produto não comprovar, mediante determinação judicial, que o item foi obtido por um processo de fabricação distinto daquele protegido pelo registro.

11.2 Quais são as limitações aos direitos do titular?

De outro lado, o titular do desenho também sofrerá algumas limitações previstas pelo art. 43 da LPI, tais como: 

• Atos realizados por terceiros, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não prejudiquem os interesses econômicos do titular.
• Atos com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas e tecnológicas.
• Produtos fabricados de acordo com um processo ou produto patenteado que tenha sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

12. Deveres do titular do registro de desenho industrial

O titular de um registro de desenho industrial também tem deveres, todos previstos na LPI, como o pagamento de taxas e manutenção de representação adequada.

12.1 Pagamento de taxas

Quando o registro é prorrogado, o titular deve pagar a taxa correspondente nos prazos e condições estabelecidos pelo art. 108 da LPI.

O não cumprimento desta obrigação resulta na extinção do registro, nos termos do art. 119. São elas:

1. Taxas quinquenais para a manutenção do registro: A partir do 5º ano de vigência, o registro está sujeito ao pagamento de taxas quinquenais, conhecidas como "Quinquênio". O pagamento do 2º quinquênio deve ser realizado entre o 4º e o 5º ano do registro.
2. Renovação para prorrogação do registro: Para manter o registro após os 10 anos iniciais, é necessário realizar o pagamento da renovação, que cobre o próximo quinquênio e a prorrogação. O prazo para renovação começa no 9º ano e termina no 10º ano do registro.
3. Período extraordinário: A LPI permite um período adicional de 6 meses para regularizar os pagamentos em atraso. Após esse prazo, o registro será extinto.

Algumas observações importantes:

• Não há necessidade de recolher taxas de quinquênios ou renovações enquanto o pedido de registro estiver pendente.
• Caso a concessão do registro ocorra após o prazo regular de pagamento, o titular terá 60 dias para recolher as taxas pendentes.
• O titular é responsável pela geração e pagamento das GRU - Guias de Recolhimento da União, conforme a tabela vigente do INPI.

12.2 Manutenção de representação no Brasil (para titulares estrangeiros)

Os titulares domiciliados no exterior devem constituir e manter um procurador qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-los administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

A ausência de um procurador válido pode levar à extinção do registro, conforme o art. 217 da LPI.

13. Extinção do registro

13.1 Causas que levam a extinção do registro

Conforme o art. 119 da LPI, o registro de desenho industrial pode ser extinto nas seguintes situações:

• Expiração do prazo de vigência: Quando atingidos os 25 anos máximos previstos pela legislação.
• Renúncia: Quando o próprio titular abre mão dos direitos voluntariamente.
• Falta de pagamento: Pela ausência de pagamento das retribuições previstas nos arts. 108 e 120. A extinção será retroativa à data do débito, com publicação no RPI - Registro de Propriedade Industrial.
• Inobservância dos requisitos já elencados no item 12 deste artigo.

É necessário destacar que, caso haja inconsistências no pagamento, é possível realizar a regularização, devendo o titular cumprir as exigências no prazo de 60 dias, sob pena de extinção definitiva.

14. Cessão de pedidos e registros de desenho industrial

Os pedidos ou registros de desenho industrial, considerados indivisíveis, podem ser cedidos, total ou parcialmente, conforme os arts. 58 e 59 da LPI.

Essa cessão deve ser informada ao INPI e incluir (i) a qualificação completa do cessionário, (ii) qualquer limitação ou ônus sobre o pedido ou registro e (iii) alterações de nome, sede ou endereço do titular ou depositante.

15. Como fazer um contrato de licenciamento ou cessão de desenho industrial?

Imagine que você deseja aplicar uma estampa em, por exemplo, uma camiseta. Para isso, é necessário um contrato de licenciamento ou de cessão do desenho industrial.

O contrato de licenciamento de desenho industrial é semelhante ao de marca, mudando apenas o objeto, que neste caso é o próprio desenho.

15.1 O que não pode faltar em um contrato de licenciamento de desenho industrial?

15.1.1 Qualificação e informações importantes 

Antes de mais nada, é necessário qualificar corretamente as partes contratantes.

Além disso, o contrato deve indicar:

• O número do pedido ou do registro do desenho industrial;
• Condições relacionadas à exclusividade ou não da licença;
• Permissão (ou não) para sublicenciar o desenho industrial.

15.1.2 Objeto e valor

Aqui se deve determinar como o pagamento acontecerá: se por percentual sobre o preço líquido de venda dos produtos ou por valor fixo por unidade vendida.

É importante destacar que a remuneração é suspensa até o registro do desenho industrial. 

Após o registro, é necessário solicitar ao INPI a alteração do certificado de averbação, retroagindo a remuneração a data inicial do contrato.

15.1.3 Prazo

O contrato deverá ter vigência inicial de, no máximo, igual ao prazo do registro de desenho industrial.

Este contrato (ou aditivo) deve estar vigente para a apresentação do requerimento de averbação ao INPI.

15.1.4 Requerimento de averbação

No mais, é necessário solicitar a averbação do contrato de licença ou cessão de desenho industrial, devendo o próprio desenho estar regularmente depositado ou registrado no INPI.

Ainda, o titular precisa solicitar à diretoria de marcas, desenho industrial e indicações geográficas a averbação da licença.

O número da petição de transferência de titularidade no INPI pode ser informado na carta do requerimento.

16. Conclusão

A LPI (lei 9.279/96) assegura aos titulares direitos exclusivos sobre seus desenhos industriais, protegendo-os contra o uso indevido e permitindo sua exploração econômica por meio de contratos de licenciamento ou cessão.

A elaboração de contratos claros e bem estruturados é fundamental para assegurar que todas as partes envolvidas estejam protegidas, tanto juridicamente quanto comercialmente. 

Esses instrumentos devem incluir cláusulas que definam com precisão os direitos e obrigações, garantindo segurança e otimizando o potencial econômico dos desenhos industriais.

Contar com uma assessoria jurídica especializada é indispensável nesse processo. 

Desde o registro junto ao INPI até a negociação e elaboração de contratos, a orientação profissional é o diferencial que assegura a confiabilidade do negócio.