Proteção e extensão da marca: Protocolo de Madri

Atualmente podemos considerar, no mínimo, improvável que alguém desconheça as marcas Google, Facebook e Apple.

De acordo com a revista Forbes¹, tais marcas estão entre as 10 mais valiosas do mundo e seus produtos são utilizados por grande parcela da população.

O sucesso destas marcas ocorreu em razão de diversos fatores, porém, sem dúvida, foram determinantes a competência dos seus líderes, que criaram e ainda criam produtos e/ou serviços revolucionários, e a elaboração cumulada com o cumprimento dos seus respectivos planos de negócio, conhecidos no ramo empresarial como "business plan".

É importante destacar também que o desenvolvimento tecnológico mundial; a globalização e a facilidade da disseminação de informações comerciais nas mídias sociais também foram fatores importantes para torná-las marcas mundialmente conhecidas.

Porém, considerando que tais marcas são um dos, senão o principal, ativo das empresas, qual seria o tamanho do prejuízo destas se, no meio da jornada, descobrissem a existência de outra empresa que registrou previamente as respectivas marcas nos órgãos competentes? Não há dúvida que tal prejuízo seria de grande monta e poderia, inclusive, levar as empresas ao fracasso, considerando todo o investimento realizado no trabalho da marca, sua notoriedade e a possibilidade de serem condenadas a deixar de utilizá-las e ainda indenizar as detentoras originárias da marca.

Situação semelhante ocorreu com a rede de franquias Burger King. Esta não foi a falência, porém o problema relatado a seguir gerou complicações e grandes prejuízos que são suportados até hoje pela rede.

Em resumo, a rede, originalmente americana, ao iniciar suas atividades no território australiano constatou a existência de uma pequena empresa, localizada em Adelaide, que atuava no mesmo ramo de atividade e que havia registrado a marca "Burger King" na Agência Governamental Australiana, que administra o setor de propriedade intelectual na Austrália.  

Em razão disso e das negociações com a empresa local terem fracassado, a rede Burger King, mesmo tendo uma marca multinacional, não foi autorizada a utilizá-la na Austrália, o que a obrigou a optar pela utilização de marca diversa da utilizada em todos os demais países, qual foi "Hungry Jack's".

Pela mera análise deste exemplo, é possível afirmar que um dos principais pontos estratégicos a serem considerados por  empresas de sucesso é a adequada escolha da marca e a realização do seu registro nos respectivos órgãos competentes de cada país em que a empresa pretende atuar, considerando que a proteção da marca confere ao seu titular (1) a identificação e reconhecimento do seu negócio perante o mercado; (2) a exclusividade da utilização; (3) a análise positiva para captação de recursos perante instituições financeiras e na bolsa de valores e (4) o fortalecimento da missão e valores da empresa.

Com o objetivo de facilitar o procedimento para registro das marcas em diferentes países e a necessidade de assegurar maior eficiência e uniformidade no seu processamento, aos 27 de junho de 1989 foi promulgado Protocolo referente ao Acordo de Madri.

Em que pese o referido Protocolo abranger aproximadamente 120 nações, nas quais se enquadram diversas economias relevantes, à exemplo da Alemanha, China, Estados Unidos, França, Suíça, Reino Unido e Japão, o Brasil apenas aderiu ao protocolo recentemente, por meio da resolução 247/19, que entrou em vigor em 2 de outubro de 2019.

Em razão da referida adesão ao Protocolo, desde a entrada em vigor os brasileiros podem usufruir das vantagens do protocolo, quais são o requerimento do registro da marca nos demais países aderentes com a realização de apenas um processo; com prazos unificados; em idioma único;  perante um único órgão, denominado Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) e, em regra, de maneira mais célere, em comparação com o procedimento de registro de marca no próprio Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Ressalta-se, também, a possibilidade de ser requerido o registro da marca em todos os países membros da União Europeia.

Em resumo o procedimento consiste no requerimento do registro junto a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), devendo este, por sua vez, encaminhar o requerimento recebido aos escritórios responsáveis pelo exame do registro nos países destinatários, denominados na legislação como "contratantes".

Nesta fase do processo cada um dos escritórios deve realizar a análise do registro de acordo com legislação local e dentro do prazo previsto no protocolo.

Outra vantagem a ser destacada é a possibilidade do registro ser realizado inicialmente em determinados países e posteriormente ser requerida sua extensão territorial para outros locais, desde que mantidas as características do requerimento principal.

Porém, é importante se atentar que somente é possível o registro, nos termos do Protocolo referente ao acordo de Madri, no caso de já ter sido concedido, ao titular do requerimento, o registro da sua marca no país de origem e com as mesmas características do novo registro requerido.

Diante de tais vantagens e simplificação dos procedimentos para extensão do registro de marcas, se mostra vital as empresas o registro de suas respectivas marcas em todos os países que pretendam atuar, mesmo que em um futuro distante, considerando que tal registro é essencial para o sucesso destas.

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*Laio Gastaldello Zambelo é sócio do escritório Barelli & Gastaldello Advogados Associados. Especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e em Direito Empresarial pelo INSPER tendo realizado curso de extensão no ramo de direito empresarial na Universidade Fordham - NY.