Nesta segunda-feira, 23, o ministro Dias Toffoli, do STF, pediu destaque no julgamento virtual pelo uso da marca iPhone entre a Apple e a Gradiente. Agora, o caso será reiniciado em plenário físico, em data a ser definida.
Antes da interrupção da análise, o placar estava 5 (Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia) a 3 (Dias Toffoli, Gilmar Mendes e André Mendonça) a favor da Apple. O ministro Edson Fachin se declarou suspeito.
Disputa
A ação foi apresentada em 2013 pela Apple, visando à nulidade do registro da marca mista "Gradiente iphone" junto ao INPI. A empresa ressaltou seu histórico empresarial, lembrando que a família de produtos "i" está relacionada a ela (iMac, iBook, iPad, etc.), e que a Gradiente só poderia utilizar a expressão completa "Gradiente iphone", mas não o termo isoladamente.
A Gradiente, por sua vez, argumentou que submeteu a marca ao INPI no ano 2000, quando a Apple sequer atuava no ramo de telefonia celular. A concessão do registro foi obtida em 2008.
Em 1º e 2º graus, foi declarada a nulidade do registro, e determinado que o INPI fizesse ressalva quanto ao uso do nome, para deixar claro que a Gradiente não tem exclusividade sobre "iphone" isoladamente.
Voto do relator
Mas, no STF, em julgamento no plenário virtual, o relator, ministro Dias Toffoli, deu voto favorável à Gradiente, e sugeriu tese no sentido de que a precedência do pedido de concessão do registro no INPI não é afetada por uso posterior da mesma marca por terceiros.
- Leia o voto do relator.
Gilmar Mendes e André Mendonça acompanharam Toffoli.
Divergência
Em sentido contrário votaram Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.
Para Fux, obedecer a prioridade da Gradiente, como propôs o relator, poderia ocasionar comprometimento das razões que fundamentaram o próprio sentido da propriedade intelectual.
- Leia o voto de Luiz Fux.
Barroso, por sua vez, entendeu que não há repercussão geral no caso, devendo ser cancelado o tema 1.205. Quanto ao mérito, entendeu que o direito de propriedade da Gradiente não foi desconsiderado pela decisão de origem, que apenas determinou que a fruição do uso de "iphone" observe os estritos termos do registro, o qual lhe concede uso exclusivo de "G Gradiente Iphone".
- Leia o voto de Barroso.
Moraes acompanhou a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux para negar provimento ao recurso extraordinário. S. Exa. pontuou que “o direito de propriedade não é um direito absoluto, e de outro lado, a marca tem por objetivo assegurar não só o direito individual do titular da marca, como dos consumidores e evitar prejuízos à livre concorrência, o que evidencia sua função social".
No mais, asseverou que expressão “iphone” que, inicialmente, designava aparelho telefônico com aceso à internet, com o lançamento do “smarthphone” da Apple tornou-se o que se pode chamar de marca notoriamente conhecida, pois o consumidor passou a vinculá-la diretamente ao telefone por esta produzido”.
“Não se pode negar que a notoriedade da marca decorreu do sucesso obtido pelo aparelho telefônico da APPLE tanto mundialmente, como no Brasil. Portanto, deferir a exclusividade marcária à IGB, permitindo o uso exclusivo do termo 'iPhone' por essa empresa, desconsiderando toda a significativa mudança ocorrida no mercado, seria vulnerar a proteção aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência."
Assim, propôs a seguinte tese: “Não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente.”
- Leia o voto de Moraes.
Zanin, por sua vez, afirmou que “ainda que tenha havido o pedido de registro, a base empírica assentada pelo acórdão recorrido indica que a recorrente jamais utilizou a marca, tampouco lançou produto com o nome 'Gradiente Iphone'".
"Não fez, portanto, nenhum investimento financeiro ou tecnológico no desenvolvimento de produtos para uso da marca. Diante desse quadro fático, exigir o uso exclusivo da marca 'Iphone' após o estrondoso sucesso do produto lançado pela recorrida encaixa-se perfeitamente na previsão do art. 187 do Código Civil, ferindo a boa-fé objetiva e a ética social esperada dos principais agentes de mercado.”
- Leia o voto de Zanin.
- Processo: ARE 1.266.095