Havendo duplo registro de marca, domínio na internet é de quem fez registro primeiro

Quando duas empresas têm direito à utilização de um termo, com os devidos registros no INPI, o seu uso no domínio de página da internet é garantido àquela que primeiro satisfez as exigências de registro. Trata-se da aplicação do princípio first come, first served, conforme explicou o ministro do STJ Marco Aurélio Bellizze, relator de recurso sobre o assunto julgado na 3ª turma.

No caso, uma empresa de SP - que, apesar de mais recente, foi a primeira a depositar o requerimento para utilização da marca - ajuizou ação para impedir que outra empresa, de SC, continuasse a utilizar uma expressão. Em 1º e 2º graus, a ação da firma paulista foi julgada improcedente.

No recurso ao STJ, ela afirmou que, "diante do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da internet, a teoria da distância não poderia mais ser aplicada". Disse ter ajuizado a ação principalmente por não poder usar sua marca como domínio na internet.

Regramento diverso

De acordo com Bellizze, no caso do nome empresarial, o registro tem proteção em âmbito territorial – e compete às juntas comerciais –, mas pode ser ampliado para âmbito nacional (artigo 1.166, parágrafo único, do CC), desde que arquivado pedido em cada uma das juntas comerciais do país.

Já a marca é um sinal distintivo, e seu registro perante o INPI dá ao titular o direito de usá-la com exclusividade. O título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local do empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a LPI e a lei de registros empresariais não abrangem essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o título do estabelecimento catarinense.

O ministro esclareceu que, diante do vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do estabelecimento a partir da regra geral do artigo 186 do CC e da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial a conduta parasitária.

Anterioridade

Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro.

O relator advertiu, contudo, que a análise de eventual conflito não pode ser feita exclusivamente com base no critério da anterioridade, mas deve levar em consideração o princípio da territorialidade e da especificidade.

• Processo relacionado: REsp 1.238.041

Confira a íntegra do voto do ministro.