A empresa de internet Yahoo! defendia que a marca era notória em todo o mundo, o que lhe garantiria seu uso exclusivo. Por isso, entrou com ação contra a companhia de doces, alegando que a comercialização do chiclete lhe causava prejuízos financeiros, além de confundir potenciais consumidores.
Para a ministra Nancy Andrighi, relatora, "pelo fato de infrator e vítima não serem concorrentes, inexistiriam danos emergentes ou lucros cessantes, pois a violação da marca não teria reflexo direto na lucratividade advinda do negócio desenvolvido pelo titular". Segundo a magistrada, "não se poderia falar em aproveitamento parasitário [de marca alheia] por parte da recorrida, cuja atuação se dá em segmento de mercado absolutamente distinto".
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Processo relacionado: REsp 1.232.658
Veja a íntegra da decisão.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.658 - SP (2011/0009911-0)
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE: YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA E OUTRO
ADVOGADOS: ANTONELLA CARMINATTI E OUTRO(S) / ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) / RAFAEL FERREIRA DE SIQUEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO: ARCOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADO: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S)
EMENTA
COMERCIAL. MARCA. PROTEÇÃO. LIMITES. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. REQUISITOS. COLIDÊNCIA COM SIGNOS DISTINTIVOS SUJEITOS A OUTRAS MODALIDADES DE PROTEÇÃO. AFERIAÇÃO.
1. A proteção conferida às marcas, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários.
2. Essa proteção varia conforme o grau de conhecimento de que desfruta a marca no mercado. Prevalecem, como regra, os princípios da territorialidade e da especialidade. Esses princípios, no entanto, comportam exceções, notadamente quando se verifica o fenômeno do “extravasamento do símbolo”, ou seja, marcas cujo conhecimento pelo público e/ou mercado ultrapassa o âmbito de proteção conferido pelo registro.
3. A LPI reconhece duas formas de “extravasamento do símbolo”, atuando no sentido de mitigar princípios informadores do registro de marcas. Na primeira
hipótese temos o que o art. 125 da LPI denomina marca de alto renome, em que há temperamento do princípio da especialidade e no segundo caso o que o art. 126
da LPI chama de marca notoriamente conhecida, em que há abrandamento do princípio da territorialidade.
4. Exceção feita ao caso de alto renome, o registro da marca não confere ao titular a propriedade sobre o signo ou sinal distintivo, mas o direito de dele se utilizar, com exclusividade, para o desenvolvimento de uma atividade dentro de um determinado nicho de mercado.
5. A caracterização do aproveitamento parasitário – que tem por base a noção de enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do CC/02 – pressupõe, necessariamente, a violação da marca.
6. Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção – como o nome empresarial e o título de estabelecimento – não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.
7. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por YAHOO! INC. e YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a”, da CF, contra acórdão proferido pelo TJ/SP.
Ação: cominatória cumulada com perdas e danos, ajuizada pelas recorrentes em desfavor de ARCOR DO BRASIL LTDA. Afirmam ser legítimas proprietárias da marca YAHOO!, notória em todo o mundo, o que lhes garantiria o seu uso exclusivo. Alegam que a recorrida usa marca idêntica para a comercialização de goma de mascar, sem qualquer autorização, acarretando-lhe prejuízos financeiros, além de confundir potenciais consumidores.
Sentença: julgou improcedentes os pedidos iniciais, afirmando que a marca YAHOO! não é de alto renome, assim reconhecida pelo INPI, o que limitaria a proteção às classes em que a referida marca está registrada (fls. 1428/1.437, e-STJ).
Primeiro acórdão: o TJ/SP converteu o julgamento em diligência, com vistas a definir se a marca YAHOO! seria ou não de alto renome (fls. 1.680/1.685, e-STJ).
Segundo acórdão: ealizadas as perícias técnicas tendentes à perfeita caracterização da marca YAHOO!, o TJ/SP negou provimento ao apelo das recorrentes, nos termos do acórdão (fls. 2.841/2.860, e-STJ) assim ementado:
MARCA. Yahoo! Pretensão a que qualificada como de alto renome, consoante artigo 125 da Lei 9.279/96. Dados aferidos na perícia, realizada por força de conversão em diligência, atestando não se tratar de marca de alcance geral em todo o território, mas restrita ao campo de atividade da Internet.
Notoriedade reconhecida, mas que não lhe atribui a exclusividade em geral, proibindo a utilização em outros campos. Ré que, inclusive, explora a marca em outro país, para o qual exporta e comercializa as gomas de mascar que fabrica no Brasil. Sentença de improcedência mantida.
Embargos de declaração: interpostos pelas recorrentes, foram parcialmente acolhidos pelo TJ/SP, para reconhecer que o produto da recorrida emprega signos semelhantes ao da marca YAHOO!, proibindo sua comercialização no território nacional, sob pena de configurar aproveitamento parasitário. Ressalva, entretanto, que o referido produto somente é vendido na Argentina, inexistindo nos autos prova quanto a eventual aproveitamento parasitário naquele local (fls. 2.914/2.926, e-STJ).
Embargos de declaração nos embargos de declaração: interpostos pelas recorrentes, foram rejeitados pelo TJ/SP (fls. 2.935/2.938, e-STJ).
Recurso especial: alega violação dos arts. 131, 458, II e 535 do CPC; e 190 da LPI (fls. 2.945/2.968, e-STJ).
Prévio juízo de admissibilidade: o TJ/SP negou seguimento ao recurso especial (fls. 3.047/3.048, e-STJ), dando azo à interposição do Ag 1.175.916/SP, ao qual dei provimento, determinando a subida dos autos principais (fl. 3.095, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):
Cinge-se a lide a determinar se, na espécie, a conduta da recorrida implica violação a marca YAHOO! registrada pelas recorrentes. Incidentalmente, cumpre definir os requisitos necessários à caracterização do aproveitamento parasitário de marca alheia.
I. Da negativa de prestação jurisdicional. Violação do art. 535 do CPC.
Da análise do acórdão recorrido, constata-se que a prestação jurisdicional dada corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício que pudesse ter sido sanado pela via dos embargos de declaração. O TJ/SP se pronunciou de maneira a discutir todos os aspectos fundamentais do julgado, dentro dos limites que lhe são impostos por lei, tanto que integram o objeto do próprio recurso especial.
O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica obscuridade, contradição ou omissão, pois ao julgador cabe apreciar a questão conforme o que ele entender relevante à lide. Não está o Tribunal obrigado a julgar a questão posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC.
Por outro lado, é pacífico o entendimento no STJ de que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de pré-questionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição.
Constata-se, na realidade, o inconformismo das recorrentes e a tentativa de imprimir aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se mostra viável no contexto do mencionado recurso.
Assim, não se vislumbra violação do art. 535 do CPC.
II. Da delimitação dos fatos.
Antes de apreciar as questões de mérito veiculadas no recurso especial, imperioso fixar as circunstâncias fáticas que circundam a presente controvérsia. Nesse aspecto, ante o óbice do enunciado nº 07 da Súmula/STJ, deve-se ater ao panorama traçado pelo TJ/SP.
A partir de meticulosa análise do laudo pericial, o Tribunal Estadual aduz que “a marca YAHOO! tem reconhecimento indiscutível por parte dos usuários da internet”, ressalvando, porém, que “não se pode dizer seja do conhecimento do público em geral, ultrapassando as fronteiras dos usuários específicos dos produtos ou serviços por ela representados” (fl. 2.848, e-STJ).
Diante disso, conclui pela “notoriedade da marca nesse ambiente [digital], gozando a autora de proteção legal, independentemente de registro. Contudo, não se pode dizer que a autora possui marca de alto renome para os fins ora pretendidos, ou seja, para alcançar outros ramos de atividade” (fl. 2.858, e-STJ).
Outrossim, em sede de embargos de declaração, o TJ/SP reconhece que o produto da recorrida utiliza signo semelhante ao da marca YAHOO!, tendo proibido a sua venda no Brasil, sob pena de configurar aproveitamento parasitário.
Ressalva, entretanto, que o referido produto somente é comercializado na Argentina, inexistindo nos autos prova quanto a eventual aproveitamento parasitário naquele país, motivo pelo qual não condenou a recorrida ao pagamento de nenhuma indenização, tampouco lhe impediu de continuar a usar a marca.
Esta, portanto, a síntese do panorama fático delineado pelo TJ/SP, a servir de base para o presente julgamento.
III. Da existência de infração a marca. Violação do art. 190, I, da LPI.
A marca, cuja propriedade é consagrada pelo art. 5º, XXIX, da CF, se constitui num sinal distintivo de percepção visual que individualiza produtos e/ou serviços. O seu registro confere ao titular o direito de usar, com certa exclusividade, uma expressão ou símbolo.
A sua proteção, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários.
Na lição de Denis Borges Barbosa, o interesse constitucional nas marcas está em “proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor” (Proteção das marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 240).
Essa proteção varia conforme o grau de conhecimento de que desfruta a marca no mercado. Prevalecem, como regra, os princípios da territorialidade e da especialidade. Pelo princípio da territorialidade, a proteção conferida à marca deve respeitar a soberania de cada Estado e as especificidades do seu ordenamento jurídico.
Direitos marcários concedidos à luz de diferentes legislações, ainda que tenham por objeto a mesma marca, são absolutamente distintos, susceptíveis de proteção autônoma em cada um dos Estados. Já pelo princípio da especialidade, o registro da marca confere exclusividade de uso apenas no âmbito do mercado relevante para o ramo de atividade ao qual pertence o seu titular.
Essas regras, no entanto, comportam exceções, notadamente quando se verifica o fenômeno que Denis Borges Barbosa denomina “extravasamento do símbolo”, ou seja, marcas cujo conhecimento pelo público e/ou mercado ultrapassa o âmbito de proteção conferido pelo registro.
A LPI reconhece duas formas de “extravasamento do símbolo”, atuando no sentido de mitigar os mencionados princípios informadores do registro de marcas. Na primeira hipótese temos o que o art. 125 da LPI denomina marca de alto renome, em que há temperamento do princípio da especialidade e no segundo caso o que o art. 126 da LPI chama de marca notoriamente conhecida, em que há abrandamento do princípio da territorialidade.
O STJ já teve a oportunidade de analisar estas duas espécies de marca, inclusive para efeito de distingui-las, tendo assentado que “o conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira – notoriamente conhecida – é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda – marca de alto renome – cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI” (REsp 1.114.745/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 21.09.2011. No mesmo sentido: REsp 716.179/RS, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 14.12.2009).
Na hipótese específica dos autos, como visto, o TJ/SP reconheceu ser a marca YAHOO! Notoriamente conhecida, e não de alto renome, portanto conferindo-lhe proteção apenas no ramo de atividade das recorrentes – internet. Entretanto, proibiu a recorrida de usar marca semelhante em ramo de atividade absolutamente distinto – balas, doces e gomas de mascar – afirmando que a conduta implicaria aproveitamento parasitário.
A ideia de aproveitamento parasitário parece ter surgido da dificuldade que doutrina e jurisprudência vinham tendo para, em determinados casos, justificar o dever de indenizar derivado da violação de marca de alto renome, em que, via de regra, o infrator não atua no mesmo ramo de atividade do titular da marca. Nessa situação, pelo fato de infrator e vítima não serem concorrentes, inexistiriam danos emergentes ou lucros cessantes, pois a violação da marca não teria reflexo direto na lucratividade advinda do negócio desenvolvido pelo titular, o que, tecnicamente, inviabiliza a aplicação dos arts. 208 e 210 da LPI.
Diante dessa dificuldade, passou-se a falar em aproveitamento parasitário, tendo por base a noção de enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do CC/02, que impõe o dever de restituir aquilo que foi “indevidamente auferido”, sem qualquer vinculação com a existência de danos emergentes ou lucros cessantes.
Nesse contexto, a caracterização do aproveitamento parasitário pressupõe, necessariamente, a violação da marca.
Patente, pois, a contradição existente nas conclusões do TJ/SP, na medida em que, tendo reconhecido que a marca YAHOO! é notoriamente conhecida, eventual violação somente poderia se dar no âmbito do próprio segmento de mercado explorado pelo titular.
Isso porque, exceção feita aos casos de alto renome, o registro da marca não confere ao titular a propriedade sobre o signo ou sinal distintivo, mas o direito de dele se utilizar, com exclusividade, para o desenvolvimento de uma atividade dentro de um determinado nicho de mercado.
Tanto é assim que, entre os requisitos para registro de uma marca, está a sua novidade relativa (e não absoluta), adjetivação que restringe a noção de novidade à marca que não esteja no domínio comum ou que não tenha sido previamente apropriada por terceiro dentro dos limites de sua especialidade.
Acrescente-se, por oportuno, que mesmo no campo da colidência entre marcas e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção – como o nome empresarial e o título de estabelecimento – a caracterização do aproveitamento parasitário também fica adstrita ao princípio da especialidade, de modo que só haverá violação se ambas as partes atuarem no mesmo segmento de mercado, ou se a marca for de alto renome.
Tive, inclusive, a oportunidade recente de analisar o tema, no julgamento do REsp 1.204.488/RS sob a minha relatoria, 3ª Turma, DJe de 02.03.2011, tendo então consignado que, “para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve-se também levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários”.
Em suma, inexistindo violação à marca, não é possível falar em aproveitamento parasitário.
Na espécie, tendo o TJ/SP afirmado que a marca YAHOO! é conhecida notoriamente, conferindo-lhe proteção apenas no ramo de atividade do seu titular, não se poderia falar em aproveitamento parasitário por parte da recorrida, cuja atuação se dá em segmento de mercado absolutamente distinto.
Porém, considerando que a recorrida não se insurgiu contra a decisão do TJ/SP, e tendo em vista o princípio que veda a reformatio in pejus, deve ser mantida a restrição de comercialização, pela recorrida, de produtos com a marca YAHOO! no território nacional.
Por outro lado, inexistente qualquer violação de marca pela recorrida, não há de se falar em ofensa ao art. 190, I, da LPI.
Friso, por fim, que os acórdãos alçados a paradigma pelas recorrentes, REsp 646.911/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.06.2005; e REsp 466.761/RJ, 3ª Turma, minha relatoria, DJ de 04.08.2003, não prestam à demonstração do dissídio, por versarem hipóteses absolutamente distintas à dos autos. Naqueles processos a indenização foi fixada com base na existência de pirataria e nos prejuízos que essa prática acarreta à imagem e à reputação do titular, enquanto no particular, além da controvérsia não envolver falsificação, sequer houve a prática de ilícito.
IV. Da negativa de prestação da tutela preventiva. Violação do art. 461 do CPC.
De acordo com as recorrentes, “a tutela requerida na inicial possui natureza tanto repressiva quanto preventiva”, de modo a “evitar a sua futura comercialização (ameaça de lesão ao direito)” (fl. 2.963, e-STJ). Diante disso, afirma ter o TJ/SP negado vigência ao art. 461 do CPC, na medida em que a correta aplicação do dispositivo legal implicaria determinação no sentido de proibir o próprio uso da marca YAHOO! pela recorrida.
Todavia, as conclusões alcançadas no item anterior quanto à inexistência de violação da marca YAHOO!, afastam também a alegação de ofensa ao art. 461 do CPC.
Afinal, a recorrida, no seu ramo de atividade, não está impedida de utilizar marca semelhante à das recorrentes, o que torna inviável a tutela na forma pretendida, já que, mesmo mantida a proibição imposta pelo Tribunal Estadual, a recorrida pode comercializar o produto no exterior.
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma o Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sidnei Beneti, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, por maioria, negar provimento ao recurso especial. Vencidos os Srs. Ministros Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino. Votaram com a Sra. Ministra Nancy Andrighi os Srs. Ministros Massami Uyeda e Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília (DF), 12 de junho de 2012 (Data do Julgamento)
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora