O LUM - Contrato de Licenciamento de Uso de Marca, previsto no art. 139 da lei 9.279/96, permite que o titular autorize seu uso por terceiros mediante remuneração. O licenciante mantém o controle de qualidade, enquanto o licenciado tem maior autonomia para gerir o negócio, sem o suporte operacional característico das franquias.
O LUM permite que uma empresa utilize uma marca registrada de outra em troca de uma compensação financeira, geralmente na forma de royalties.
Setores altamente competitivos como moda, tecnologia e entretenimento fazem uso constante dessa estratégia para se destacar e buscar a confiança do consumidor, sem precisar de altos investimentos em marketing.
Conceito e fundamentação legal
A OMPI conceitua o LUM, como um contrato no qual o titular da marca (licenciante) permite que um terceiro (licenciado) use a marca sob condições e termos acordados.
Nos termos do art. 139, da lei 9.279/96 (LPI) “o titular do registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo do seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços”.
Aqui é importante destacar que tanto o efetivo titular da marca — aquele que já teve o registro concedido em seu favor — quanto o depositante do pedido registro — aquele que realizou o pedido de registro de marca, mas ainda não obteve a efetiva concessão do registro de marca — podem celebrar um LUM.
Como funciona o contrato de licenciamento de uso de marca?
Para garantir que o licenciamento tenha efetividade e, mais importante, seja juridicamente seguro, é essencial elaborar um LUM bem estruturado.
O contrato deverá incluir cláusulas que protegem tanto o licenciante (titular da marca) quanto o licenciado (quem irá utilizar a marca), sendo as principais:
- Objeto: Especificar que a marca só poderá ser utilizada para os fins os quais já se encontra registrada no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial; quais direitos específicos serão licenciados; se a licença será concedida a título exclusivo e se será permitido (ou não) o sublicenciamento;
- Territorialidade: Definir o local onde a marca poderá ser utilizada;
- Prazos: Determinar por quanto tempo o licenciamento será válido e em quais categorias de produtos ou serviços;
- Remuneração (royalties): Estabelecer a compensação financeira, ou seja, como o pagamento será calculado;
- Controle de qualidade: Imprescindível para proteger a reputação da marca licenciada, garantindo que o licenciado mantenha os níveis exigidos.
Muitas outras cláusulas podem ser incluídas em um LUM, a depender das especificações do caso, tais como cláusula de confidencialidade, distribuição de encargos contratuais, possibilidade de direito de preferência e cláusula de arbitragem.
Contrato de franquia vs. contrato de licenciamento de uso de marca: Quais as diferenças?
Embora seja comum a confusão entre os conceitos de licenciamento de marca e franquia, é necessário ressaltar que existem diferenças entre eles, quais sejam, o escopo do contrato e o nível de controle do titular da marca.
No contrato de franquia falamos de um modelo de negócio completo, no qual o franqueador concede ao franqueado o direito de usar a marca, bem como o próprio modelo de negócios desenvolvido, com suporte e treinamento. A franquia, portanto, vai além do uso da marca, envolvendo todo o know-how, processos operacionais, treinamento e a assistência contínua por parte do franqueador.
Já no contrato de licenciamento de uso de marca é concedido ao licenciado apenas o direito de usar a marca do licenciante em seus produtos ou serviços, nos termos acordados no contrato.
Sendo assim, diferentemente do que acontece no contrato de franquia, o LUM não envolve o fornecimento de um modelo de negócios ou suporte contínuo, oportunizando ao licenciado utilizar a marca e gerenciar seu negócio e suas estratégias com mais liberdade.
Perguntas frequentes sobre licenciamento de marcas
Como são calculados os royalties?
Os royalties geralmente são calculados em forma de uma porcentagem das vendas dos produtos licenciados, mas podem ser negociados conforme o setor e o contrato.
Quais os riscos de um contrato de licenciamento mal estruturado?
O maior risco é não manter a qualidade exigida, o que pode prejudicar a reputação da marca licenciada e gerar disputas legais. Um contrato bem elaborado é essencial para proteger todas as partes envolvidas.
Conclusão
Assim, conclui-se que o contrato de licenciamento de uso de marca é uma ferramenta jurídica robusta, regulamentada pelo art. 139 da lei 9.279/96, que permite o uso de uma marca registrada por terceiros mediante remuneração, proporcionando benefícios mútuos tanto para o licenciante quanto para o licenciado.
O licenciante mantém o controle sobre a qualidade dos produtos ou serviços, preservando a reputação da marca, enquanto o licenciado pode utilizar uma marca consolidada para impulsionar suas atividades empresariais, sem a necessidade de desenvolver um modelo de negócios próprio, como nas franquias.
A elaboração de um contrato claro e bem estruturado, com cláusulas específicas sobre territorialidade, remuneração, controle de qualidade e rescisão, é essencial para garantir a segurança jurídica das partes envolvidas e a efetividade da estratégia comercial.
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1 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de maio de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm.
2 BRASIL. Lei nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019. Dispõe sobre o sistema de franquia empresarial e revoga a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 27 dez. 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13966.htm.
3 VARELA, Mário Luiz Delgado. Contratos Empresariais: teoria geral e prática. São Paulo: Saraiva, 2018.
4 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. Direito Civil Contemporâneo: novas tendências e problemas clássicos. São Paulo: Atlas, 2020.