INPI x TJ/SP – Christian Louboutin tem direito de exclusividade sobre o uso do solado vermelho?

Os icônicos calçados Christian Louboutin ganharam os holofotes da comunidade jurídica nos últimos meses, em razão de decisões judiciais e administrativas no âmbito da propriedade intelectual. Enquanto o mês de março de 2023 foi marcado por decisão do Judiciário conferindo proteção ao solado vermelho dos calçados Louboutin, no início do mês de junho ganhou repercussão a notícia de indeferimento, pelo INPI, do pedido de registro de marca de posição para o mesmo solado.

O primeiro capítulo do imbróglio jurídico teve início no Poder Judiciário de São Paulo, mediante ajuizamento de ação judicial, pelas empresas do grupo francês, visando impedir uma empresa terceira de usar as características distintivas de seus calçados, o que inclua o uso ostensivo da cor vermelha nos solados. No dia 22/3/23, o Tribunal de Justiça, em decisão unânime, manteve decisão concessiva de liminar para determinar que o terceiro se abstivesse de comercializar calçados com as mesmas características dos calçados Louboutin.

A proibição imposta pelo Poder Judiciário não está fundamentada em violação de um registro de marca, mas sim em: i) acordo firmado entre Autora e Ré, em que a Ré teria reconhecido proteção às características distintivas dos calçados Louboutin, incluindo seu solado vermelho e; ii) em repressão à concorrência desleal, protegendo-se o trade-dress (conjunto-imagem) dos calçados contra cópias desautorizadas.

Poucos meses depois dessa decisão, foi publicado pelo INPI o indeferimento do pedido de marca de posição, que visava obter proteção para o solado na cor vermelha. A decisão, que vem dividindo opinião dos especialistas na área, foi fundamentada no entendimento de que não haveria distintividade no sinal aplicado ao solado, caracterizado pela cor vermelha. Foi feita alusão ao inciso VIII, do art. 124, que proíbe o registro de marca para cores isoladas.

A decisão do INPI já teve consequência na ação judicial de infração, uma vez que o juiz responsável pelo caso determinou às Partes que se manifestem sobre a decisão do INPI, antes de sentenciar o caso. Essa decisão, vale dizer, não gera impactos na decisão do Tribunal, permanecendo válida a decisão liminar proibindo a empresa terceira de fazer uso do solado vermelho.

Da narrativa acima e dos documentos oficiais relativos a cada processo, tem-se uma conclusão inicial: Atualmente não há registro de marca conferindo proteção ao solado vermelho da Louboutin, o que, em tese, afastaria o direito de exclusividade previsto no art. 129 da lei de Propriedade Industrial. A decisão de indeferimento está sujeita a recurso administrativo e até mesmo a questionamento via judicial, mas atualmente não há título válido perante o INPI.

Não significa que o uso do solado na cor vermelha em calçados femininos seja permitido, tampouco que a decisão do INPI automaticamente surtirá efeitos no processo judicial em andamento A proteção contra cópias do solado vermelho pode ser amparada em outros instrumentos jurídicos, em especial a proteção contra atos de concorrência desleal, prevista no art. 195, III, da lei de Propriedade Industrial.

Foi com base na repressão à concorrência desleal, via proteção do trade-dress (conjunto-imagem), que o Poder Judiciário concedeu e manteve a liminar em favor da grife francesa. Precedentes anteriores do Judiciário Paulista reforçam a proteção de elementos distintivos de determinados produtos contra cópias, mesmo que tenha sido negada a sua proteção como registro de marca pelo INPI. Foi o que aconteceu em casos envolvendo os calçados CROCS¹ e os frigobares Brastemp retrô².

Não se ignora a existência de corrente doutrinária que defende que, o objeto que teve pedido de exclusividade negado pelo INPI, se torna de domínio público, tornando lícita sua reprodução a qualquer título. No entanto, a resposta do Poder Judiciário, em sua maioria, tem sido no sentido de dar proteção aos elementos distintivos e característicos de determinados produtos, ainda que tenha havido rejeição de pedidos de registro para essas características como marca pelo INPI.

Um importante elemento a ser considerado nessas situações é que o INPI, ao apreciar pedidos de registros de marcas, em especial as tridimensionais e de posição, não tem analisado aspectos relativos à distintividade adquirida (secondary meaning). A autarquia tem adotado entendimento de que a proteção deve ser conferida aos objetos que apresentem distintividade intrínseca, havendo dificuldade, atualmente, em se obter registros de marcas para elementos que tenham sua distintividade adquirida pelo uso.

Já no Poder Judiciário, há mais espaço para se comprovar a distintividade de determinados elementos, ante a possibilidade de maior dilação probatória. Não por acaso, recentemente ganhou repercussão decisão judicial revertendo decisão de indeferimento de pedido de registro de marca tridimensional pelo INPI, concedendo-se o registro pela via judicial³. Não será surpresa se o caso do solado vermelho chegar à via judicial caso permaneça o entendimento do INPI de indeferimento em sede de recurso.

De qualquer maneira, o indeferimento do pedido da marca de posição para o solado vermelho, sem prejuízo dos seus andamentos futuros, não significa que a grife francesa está desamparada de proteção no âmbito do Poder Judiciário, que vai se debruçar sobre a possibilidade de sua proteção pela via do trade-dress e da repressão à concorrência desleal.

Embora não haja exclusividade absoluta sobre o solado na cor vermelha, por ausência de título registrado no INPI, não se pode afirmar seu uso seja lícito pela concorrência, ante a possibilidade de o Poder Judiciário entender que o solado vermelho merece a proteção por trade-dress, de forma a coibir sua reprodução desautorizada.

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Elisson Garé
Sócio do escritório Garé Advogados e membro efetivo da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP.