Patentes essenciais e licenças FRAND na União Europeia*

O documento parte de 52 premissas expressas em seu preâmbulo, que, no item 3, apresenta a definição de patentes essenciais como aquelas que "protegem tecnologia que está incorporada a um padrão", de modo que a “implementação do padrão demanda o uso das invenções compreendidas pelas patentes essenciais”. O mesmo item também define, como compromisso FRAND (acrônimo em inglês para “justo, razoável e não-discriminatório”), o “compromisso contratual voluntário fornecido pelo titular da patente essencial em benefício de terceiros” no sentido de "licenciar aquelas patentes em termos e condições FRAND aos implementadores que escolheram utilizar o padrão".

Em seu conteúdo normativo, a Proposta conta com 72 artigos subdivididos entre 10 títulos. Dentre eles, estão a criação de um “Centro de Competência” pelo EUIPO (Escritório de Patentes da União Europeia, equivalente ao nosso INPI) (Título II) e a definição da natureza e conteúdo das informações que deverão ser disponibilizadas por esse Centro, incluindo os padrões existentes e os royalties agregados, assim como a realização do registro próprio dessas respectivas patentes essenciais (Título III). Além disso, destacam-se a exigência de verificações de essencialidade efetiva daquelas patentes declaradas como essenciais ao padrão técnico (Título V) e, principalmente, ao longo de 24 artigos, o desenvolvimento de regras específicas e procedimentos detalhados para a definição dos termos FRAND (acrônimo em inglês para “justos, razoáveis e não-discriminatórios”) de uma possível licença (Título VI).

As normas incluídas no texto sugerido para a Regulação buscam a ampliação do licenciamento de patentes essenciais e a adoção irrestrita de padrões técnicos, especialmente pela indústria da Internet das Coisas (“Internet of Things – IoT”), uma vez que a padronização é imprescindível para que haja interoperabilidade entre os produtos de diferentes empresas e setores da cadeia produtiva nesse cenário tecnológico.

Embora proponha uma Regulação densa, a Comissão Europeia reconhece que há relações comerciais e práticas de licenciamento bem-estabelecidas em alguns casos e, quanto a eles, considera que determinadas normas não devem ser aplicadas, desde que não sejam observadas ineficiências ou dificuldades substanciais (item 4 do preâmbulo). Caso contrário, inclusive nas hipóteses de padrões e negociações anteriores à sua entrada em vigor, a Regulação deve se fazer valer por completo, promovendo mais transparência nessas tratativas negociais e, assim, cumprindo com seu objetivo principal.

A normativa proposta é resultado de amplo debate. Ainda no final de 2020, a Comissão Europeia publicou um Plano de Ação em Propriedade Intelectual¹ salientando a "necessidade de uma estrutura muito mais clara e previsível” para o licenciamento de patentes essenciais, projetando sua iniciativa nas numerosas propostas dos membros do "Grupo de Peritos em Licenciamento e Avaliação de Patentes Essenciais Padrão" da Comissão.

A Proposta surge nesse contexto, objetivando, de maneira indireta, (i) assegurar que os usuários finais, incluindo as pequenas empresas e os consumidores², beneficiem-se, a partir de preços razoáveis, de produtos baseados nas tecnologias padronizadas, (ii) tornar a UE um local atraente para a inovação e o desenvolvimento de padrões, e (iii) assegurar que titulares e implementadores inovem, fabriquem e vendam produtos na UE e sejam competitivos nos mercados mundiais³.

De acordo com o Relatório de Avaliação de Impacto⁴ da proposta, os tribunais europeus têm analisado as questões relacionadas com os termos FRAND em litígios nacionais com base nas leis dos Estado-Membros e das especificidades dos litígios que lhes são apresentados. Esses processos revelam abordagens diferentes no que diz respeito às determinações dos termos FRAND às patentes essenciais, muito decorrentes da falta de transparência e da complexidade das questões que são centrais para isso, como a essencialidade das patentes, a comparabilidade entre as licenças e o cumprimento dos requisitos dos termos FRAND. Por isso, se aceita, a Proposta deverá impactar na uniformização jurisprudencial ao menos entre os países da União Europeia.

Contudo, embora a Regulação sugerida pareça estar atenta aos interesses de todos os envolvidos, em ambos os lados da equação e no entorno dela, e apesar de ter sido festejada por alguns em razão de seus ideais de transparência e equilíbrio⁵, a Proposta também gerou repercussão negativa, inclusive entre implementadores. Parte disso se relaciona com a remoção do dispositivo que normatizava o conceito básico de que o compromisso FRAND deve ser irrestrito⁶, como ressaltado pela App Association⁷.

Do outro lado, alguns titulares de patentes identificaram que a proposta estabeleceria novos obstáculos à sua proteção, incluindo um atraso de até nove meses para promover ações judiciais cabíveis nos cenários em que o licenciamento não foi possível, uma vez que este seria o prazo máximo para o procedimento de definição dos termos FRAND, que deve ocorrer antes da judicialização (Art. 37).

Ainda pelas titulares, embora o texto faça referência às determinações globais do compromisso FRAND (item 8 do preâmbulo), também há preocupações de que a sua orientação geral seja fortemente favorável à aplicação da fixação da taxa de royalties FRAND numa base regional. Tal resultado fático estaria alinhado à posição das empresas chinesas, que estão entre as implementadoras mais proeminentes de patentes essenciais em diversas áreas da indústria, e que alegam que as taxas globais não refletiriam as diferentes margens praticadas por elas em cada país.

Tudo isso teria causado desconforto nos Estados Unidos⁸, em razão de sua disputa comercial global com a China, e também na própria Europa, tendo o Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (tradução livre de ETSI – European Telecommunications Standards Institute) manifestado seu receio quanto à possível perda da posição de prestígio alcançada pelos Tribunais europeus nas discussões sobre as patentes essenciais e o licenciamento FRAND⁹.

Afinal, ao criar procedimentos obrigatórios para as discussões travadas no âmbito da União Europeia, existe o risco de que não haja uma direta redução dos litígios sobre o tema, mas tão somente a migração daquelas demandas que, inicialmente, seriam propostas na Europa para uma outra jurisdição¹⁰, como Estados Unidos, a própria China¹¹ ou, até mesmo, o Brasil. As cortes brasileiras já foram acionadas, por diversas vezes, especialmente a partir de 2020, para dirimir os reflexos nacionais de disputas que possuem natureza global, como aquelas entre DivX e Netflix, Samsung, TCL ou, por último, a Amazon, ou entre Ericsson e Apple, que, inclusive, chegou ao Superior Tribunal de Justiça¹².

Para nós, a atenção não decorre apenas da possibilidade de recepção de novos casos judiciais que outrora seriam movidos na Alemanha, por exemplo, mas sim do fato de que a Proposta da Comissão Europeia pode vir a se tornar, em breve, um marco para a possível regulação nacional do tema, cuja discussão a respeito já existe¹³, a exemplo do que ocorreu com o GDPR – General Data Protection Regulation, que, da Europa, inspirou a edição da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil.

A Proposta deverá ser acordada com os países da União Europeia e o Parlamento Europeu antes de se tornar lei e pode ser alterada.

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*Agradecemos a participação de Vitória Cristina Gonçalves Costa, que contribuiu para a produção deste texto a partir da realização das pesquisas iniciais sobre o assunto.

Gabriel Leonardos
Advogado, sócio do escritório Kasznar Leonardos | Propriedade Intelectual, Mestre em Direito (USP), LLM (Munique), MBA (FGV) e atual presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI.

Viviane Trojan
Advogada, sócia do escritório Kasznar Leonardos.

Gabriel Oliveira Guilherme
Advogado inscrito na OAB desde 2019.