Christian Louboutin1 fabrica e comercializa produtos do mercado de vestuário, mundialmente reconhecido pelo solado vermelho de seus sapatos. Os desafios que a empresa de Louboutin encontrou e vem encontrando para registrar o solado vermelho como marca de posição, principalmente em razão da legislação e hermenêutica de cada país acerca dos requisitos de registrabilidade das marcas, é o foco desse texto, traçando um paralelo entre Brasil, União Europeia, Estados Unidos e Japão.
No Brasil, a marca foi depositada em 13/3/092, porém até o momento não teve o mérito do seu pedido analisado, considerando que a lei da Propriedade Industrial (LPI) não tem disposição acerca das marcas não tradicionais, bem como pelo fato do INPI ainda não ter, à época, um posicionamento claro acerca da análise e registro desse tipo de marca. Entretanto, em 13 de setembro de 2021, foi publicada a Portaria 37 do INPI3, autorizando o registro, como marca de posição, “do conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que: seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.”4
Nesse sentido, a referida marca de posição encontra-se pendente de análise de mérito acerca da sua registrabilidade, já devendo ser aplicada a nova Portaria do INPI.
Paralelo a isso, considerando que as marcas possuem proteção territorial e que cada país possui uma legislação diferente, há países em que esse sinal aplicado na posição específica já possui proteção assegurada e é de exclusividade da Louboutin.
Na Europa, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu conceder a exclusividade da aplicação do sinal consistente em uma sola vermelha com pantone específico à Christian Louboutin, entendendo ser válido como marca (Processo C-163/16)5.
Entendendo o caso, Christian Louboutin é detentor do registro de marca em Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo) concedida em 2010, definida como “cor vermelha (Pantone 18-1663TP) aplicada à sola de um sapato […] (o contorno do sapato não faz parte da marca, mas destina-se a mostrar a posicionamento da marca)”6. Em 2012, a empresa holandesa Van Haren lançou uma linha de sapatos de salto alto com o solado vermelho, o que ensejou a instauração de um processo por suposta violação de marca no Tribunal Distrital de Haia, que por sua vez provocou o Tribunal de Justiça da União Europeia, por não ter certeza se a marca de Christian Louboutin incorria em alguma hipótese de irregistrabilidade, muito em razão da lacuna na legislação acerca das marcas não tradicionais e da interpretação dos dispositivos existentes7.
Sendo assim, o TJEU concedeu razão à Christian Louboutin, defendendo a registrabilidade do sinal de posição consistindo em uma marca, e, portanto, entendendo que a empresa Van Haren de fato havia infringido a marca.
Já nos Estados Unidos, Louboutin, que é detentor de registro da marca de posição da sola vermelha, moveu ação contra a empresa Yves Saint Laurent em 2011, em razão de uma coleção lançada por esta, que contemplava um sapato de salto alto monocromático na cor vermelha, reproduzindo a cor dos solados da Louboutin. A autora apresentou pedido de liminar para suspensão da comercialização do referido sapato, em razão de suposta violação da sua marca registrada cometida por Yves Saint Laurent, o qual restou indeferido. A fundamentação do Juiz Distrital para indeferir o pedido de liminar foi de que “uma única cor nunca poderia servir como marca registrada na indústria da moda”8, o que ensejou o recurso da decisão ao Tribunal de Recursos dos Estados Unidos pela autora.
O Tribunal, por sua vez, não concordou com a conclusão do Juiz Distrital de que uma única cor nunca poderia servir como marca registrada na indústria da moda, por colidir com a decisão da Suprema Corte em Qualitex Co. X Jacobson Products Co, concluindo, ainda, em sua decisão, que a marca registrada de Louboutin, que consiste em uma sola vermelha laqueada em um sapato feminino de alta moda, adquiriu secondary meaning, ou seja, o solado vermelho passou a ser considerado um símbolo distintivo pelo qual a Louboutin é identificada, integrando a marca.
De acordo com a Seção 37 da lei Lanham, 15 U.S.C. 1119, o Tribunal limitou a exclusividade da marca da recorrente a usos em que a sola vermelha contrastava com a cor do restante do sapato. Como Louboutin procurou proibir a YSL de comercializar uma sola vermelha como parte de um sapato vermelho monocromático, o Tribunal confirmou em parte o entendimento do Juiz Distrital, na medida em que se recusou a proibir o uso das solas laqueadas na cor vermelha em toda e qualquer situação, concedendo assim, exclusividade apenas no que tange o contraste entre a cor do calçado e a cor vermelha do solado.
Nesse sentido, manteve-se o registro da marca e a exclusividade da sola vermelha aplicada em posição específica em calçados, entretanto, condicionada a existência de contraste entre a cor do sapato e a cor da sola. Portanto, considerando que o calçado produzido pela Yves Saint Laurent era monocromático, ou seja, vermelho em sua totalidade, não recaiu o entendimento de violação da marca da Louboutin9.
Assim, a descrição da marca passou a ser “A(s) cor(es) vermelha(s) é(são) reivindicada(s) como uma característica da marca. A marca consiste em uma sola vermelha laqueada no calçado que contrasta com a cor da parte restante adjacente do sapato (conhecida como ‘parte superior’). As linhas pontilhadas não fazem parte da marca, mas destinam-se apenas a mostrar a colocação da marca.”10.
No Japão, a Louboutin experimentou um conflito semelhante, ingressando com uma ação contra a empresa japonesa Eizo Collection Co., Ltd., titular da marca EIZO, que comercializava sapatos com solados vermelhos de borracha, alegando que houve violação dos direitos intelectuais e concorrência desleal.
Porém, o Tribunal Distrital de Tóquio não deu razão à Louboutin. Isso porque, diferentemente dos países acima elencados, a tentativa de registrar a marca de posição do solado vermelho restou inexitosa no Japão. O Examinador do Escritório de Marcas do Japão recusou a marca com base no Artigo 3(1)(iii) da lei de Marcas japonesa, entendendo que a cor vermelha é comumente empregada em sapatos para melhorar a aparência estética e atrair consumidores de sapatos com saltos. Além disso, afirmou que sapatos de salto vermelhos são comercializados no Japão antes mesmo da chegada de Louboutin no país, tendo, portanto, embasado a decisão em falta de distintividade11.
Louboutin recorreu da referida decisão, que foi mantida pela Câmara Recursal Japonesa. O Tribunal Distrital de Tóquio concedeu razão a marca EIZO no processo judicial anteriormente mencionado, com argumentos semelhantes aos do Escritório de Marcas Japonês, argumentando que não há possibilidade de confusão do consumidor, considerando o elevado grau de atenção dos clientes da marca de grife Louboutin, além da diferença entre os materiais utilizados nos solados (borracha e couro), a impressão do nome das marcas no solado de cada sapato, bem como da falta de distintividade para pleitear a exclusividade de um produto que já vem sendo comercializado há muitos anos no país.
Conclui-se que a futura análise do INPI brasileiro terá por base a nova normativa de marcas de posição, na qual há uma abertura no sentido de que tanto a distintividade inerente quanto a distintividade adquirida dão margem à possibilidade de obtenção de registro, mas desde que esse seja restrito ao conjunto sinal (pantone específico) + posição (solados de salto alto que contrastem com o cabedal do calçado) que formem distintividade e, na ausência desta, impossível a existência de exclusividade sob pena de invasão indevida e indesejada na livre concorrência.
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1 Disponível em: https://us.christianlouboutin.com/us_en/.
2 Processo nº 901514225, Classe NCL (9) 25. Em exame de mérito.
3 Portaria disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_37_2021.pdf. Acesso em 19.07.2022.
4 Art. 1º, inciso I e II da Portaria acima elencada.
5 Decisão disponível em: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202761&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=324188. Acesso em 19.07.2022
6 Idem.
7 Diretiva da União Europeia no qual o Tribunal de Haia embasou seu posicionamento disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&from=EN. Posterior à decisão, foi atualizada pela Diretiva 2015/2436, disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&rid=5. Acesso em 19.07.2022.
8 Decisão disponível em: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/11-3303/11-3303-2012-09-05.html. Acesso em 20.07.2022.
9 Idem.
10 Carta do USPTO para as partes contendo a determinação da Corte disponível em: https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn77141789&docId=OPC20121226124216#docIndex=24&page=1
11 Disponível em http://www.marks-iplaw.jp/colormark-louboutin-red-soles/. Acesso em 20.07.2022.