INPI regulamenta a declaração de marca de alto renome
Ricardo Pinho*
Historicamente, a marca de alto renome foi instituída pela LPI em substituição à marca notória, assim declarada através de processo autônomo, conforme estabelecido pelo anterior Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1971. Ambas as marcas, cada qual a seu tempo, recebendo proteção especial de modo a excepcionar o princípio da especialidade, irradiando os efeitos do registro – e da declaração de notoriedade ou do reconhecimento do alto renome – a todo e qualquer produto ou serviço.
De 1996 para cá, o INPI manteve-se indefinido com relação ao reconhecimento do alto renome, recusando-se a criar um procedimento autônomo para este fim, nos moldes daquele existente na vigência do CPI. Mesmo antes da promulgação da LPI, o INPI manifestou o entendimento no sentido de que, em vez de um processo autônomo, a condição de alto renome de uma marca deveria ser assim reconhecida de forma incidental, quando da impugnação de uma marca de terceiro ou quando da defesa da própria marca de alto renome.
A indefinição da posição do INPI teve resultados contraditórios. Algumas marcas obtiveram o reconhecimento de seu “alto renome”, administrativamente, pelo próprio INPI, de forma incidental, notadamente, quando de impugnações a marcas de terceiros. Outras marcas, nas mesmas condições, tiveram tal reconhecimento negado ou, simplesmente, tiveram o respectivo requerimento ignorado.
Diante da indefinição do INPI, alguns titulares de marcas de alto renome procuraram obter a declaração judicialmente. Também aqui, os resultados foram contraditórios. A marca DAKOTA2 obteve a declaração de seu alto renome, o que também ocorreu com a marca GOODYEAR. No entanto, a marca LYCRA não teve igual sorte, sendo o reconhecimento de seu alto renome negado. Mais recentemente, negou-se igual reconhecimento à marca BIC.
A Resolução nº 110/2004 prevê que o INPI profira uma decisão quanto ao reconhecimento do alto renome, resultante do requerimento, apresentado pelo titular da marca famosa, incidental a uma impugnação (oposição ou processo administrativo de nulidade) a marcas de terceiros3.
Para comprovação da condição de marca de alto renome, seu titular poderá juntar às suas impugnações ou defesas, quaisquer documentos e dados que julgar relevantes para esta finalidade e, tal como consta da Resolução nº 110/2004, em caráter facultativo e suplementar, as seguintes informações:
(a) data do início do uso da marca no Brasil;
(b) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica
(c) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
(d) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
(e) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
(f) meios de comercialização da marca no Brasil;
(g) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
(h) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
(i) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
(j) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
(k) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;
(l) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos; e
(m) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.”
Tais informações poderão ser apresentadas juntamente com o requerimento incidental de reconhecimento do alto renome ou dentro do prazo de sessenta (60) dias da apresentação do mesmo. Para os requerimentos de reconhecimento de alto renome que ainda não tenham sido decididos na data da publicação da Resolução (03 de fevereiro de 2004), as informações e documentos adicionais poderão ser apresentados em até sessenta (60) dias contados da data da referida publicação, portanto até 05 de abril de 2004.
Para apresentação das impugnações ou defesas administrativas que tenham fundamento na condição de alto renome da marca, seu titular deverá recolher taxas especiais para o INPI, as quais são superiores às taxas normais para as mesmas formas de impugnação e defesa.
Do reconhecimento do alto renome resultará uma anotação no “Sistema de Marcas” do INPI, junto ao registro correspondente. Essa anotação perdurará por cinco (05) anos, sendo, no entanto, passível de ser excluída do “Sistema de Marcas”, a qualquer momento, desde que o INPI reconheça que a condição de alto renome da marca deixou de existir ou caso o respectivo registro de marca seja extinto. A anotação de alto renome da marca no “Sistema de Marcas” será comunicada pelo INPI ao órgão competente para registro de nomes de domínio no Brasil4, de modo que o mesmo possa denegar requerimentos de nomes de domínio que incluam a marca de alto renome.
Excluída tal anotação, pelo decurso do prazo de cinco (05) anos ou por iniciativa do próprio INPI, o titular da marca poderá voltar a requerer, nas mesmas condições do requerimento original, o reconhecimento do alto renome de sua marca.
Enquanto persistir a anotação de alto renome no “Sistema de Marcas” o titular da marca estará dispensado de apresentar novas provas da condição de alto renome de sua marca, nas impugnações e defesas que apresentar, podendo fundamentá-las no Artigo 125 da LPI.
A Resolução, no entanto, não deixa claro se o requerimento incidental de reconhecimento do alto renome da marca deverá ser reiterado – juntando-se toda a documentação e informações necessárias e pagando-se as “taxas especiais” – em todas as impugnações e defesas que o titular da marca apresentar até que seja reconhecido o alto renome da marca e feita a competente anotação no “Sistema de Marcas”.
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1Publicado juntamente com a revista da Propriedade Industrial de Marcas que circulou em 03 de fevereiro de 2004.
2Para calçados.
3O terceiro, requerente da marca impugnada, poderá contestar o requerimento incidental de reconhecimento do alto renome na sua resposta à impugnação sofrida (manifestação a processo administrativo de nulidade) ou, ainda, no recurso que apresentar contra o indeferimento de seu pedido de registro, fundado no alto renome da marca anterior. A Resolução não menciona as “manifestações às oposições”, sendo razoável acreditar que, também nessas hipóteses, a contestação ao requerimento de reconhecimento do alto renome será admitida.
4Atualmente, a FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
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* Advogado do escritório Daniel Advogados
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