Depois de longa espera, finalmente o Brasil sinalizou, por meio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que assinará a adesão ao Protocolo de Madrid entre outubro e dezembro de 2019.
A futura participação brasileira como novo signatário do Acordo de Madrid que é considerado um das normas de Propriedade Intelectual mais importantes do mundo e do qual fazem parte 120 países, representará um grande avanço para a política externa do nosso país e servirá como enorme incentivo à internacionalização das marcas brasileiras que em âmbito nacional são protegidas de acordo com a lei 9.279/96.
Apesar da provável entrada do Brasil no Protocolo de Madrid representar um indicativo de que ocorrerão melhorias no setor, até hoje, verifica-se que a conscientização sobre a importância de se ter uma marca registrada no país ainda está longe do ideal, pois embora cartilhas, manuais, guias sobre registro de marcas pudessem estar presentes em campanhas governamentais de incentivo ao empreendedorismo, como forma de atingir um número maior de pessoas, acabam sendo discutidos em específicos nichos de mercado, o que impede que haja um crescimento maior e mais acelerado do setor.
A adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid vinha sendo aguardada há muito tempo e quando for efetivada sem dúvidas que representará um enorme avanço, porque simplificará e reduzirá os custos atrelados aos procedimentos necessários à proteção de uma marca no exterior, impactando, inclusive, o crescimento dos registros de marcas por aqui, dada a interdependência entre os registros nacionais e internacionais como se verá mais adiante, além de facilitar o próprio registro de marcas estrangeiras no Brasil.
Portanto, na véspera do Brasil se tornar membro efetivo do Protocolo de Madrid, neste artigo, procuraremos abordar os aspectos mais importantes sobre esse tema, de modo que consigamos provocar uma maior conscientização no empresários brasileiros sobre a grande oportunidade que estará surgindo para eles, a partir da adesão brasileira ao Protocolo de Madrid, quanto ao incentivo à internacionalização dos seus negócios, começando pelo registro de suas marcas em outros países.
O que é o Protocolo de Madrid?
Protocolo de Madrid é um Tratado Internacional que vigora desde 1991. Ele integra o Sistema de Madrid que é administrado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) e é composto, atualmente, por 120 países.
O objetivo principal do Protocolo de Madrid é facilitar o processo de registro de marcas nacionais em países estrangeiros, sobretudo, por meio da desburocratização dos procedimentos que dificultam o processo de internacionalização das marcas brasileiras.
Como registrar uma marca brasileira no exterior?
Até que a adesão do Brasil ao Acordo de Madrid seja concretizada, o que se espera que ocorra em meados de outubro de 2019, pode-se dizer que o registro de uma marca brasileira no exterior pode ser realizado de algumas maneiras, sempre precedido em qualquer das hipóteses, por uma busca prévia em cada país onde o titular da marca brasileira tem a intenção registrá-la, bem como pelo cumprimento das regras por cada nação estrangeira.
O titular da marca brasileira pode registrá-la em um ou mais países estrangeiros. No primeiro caso, o registro da marca será efetivado depois de cumpridas as regras da legislação de propriedade intelectual do respectivo país de destino. Já no segundo caso, a proteção da marca será realizada de acordo com requisitos estabelecidos em protocolos, convenções e em tratados internacionais.
Independente do número de países escolhidos, a representação do empresário brasileiro é feita, em regra, via escritórios de advocacia e empresas estrangeiras especializadas que são contratados para cuidar dos procedimentos dos registros e isso nunca acontece a um custo acessível para a maioria dos interessados em registrar suas marcas lá fora, dentre outros fatores a desvalorização da moeda brasileira frente a outras.
Para registrar uma marca brasileira em vários países da União Européia é necessário que o pedido de proteção seja feito ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, sendo tal circunstância algo positivo porque, dessa forma, a proteção da marca brasileira será representada por apenas um único registro, o que acaba permitindo que o titular, residente no Brasil, tenha maior controle sobre a proteção da sua marca no exterior como, por exemplo, em questões relativas à renovações, medidas contra o uso indevido da marca, licenciamentos, etc.
Já quando falamos de registro de marca brasileira nos Estados Unidos é preciso ter em mente que lá, diferentemente do Brasil que adota o sistema atributivo (apenas o registro garante a titularidade sobre a marca) a comprovação do uso da marca é fundamental para que o registro seja concedido.
Por outro lado, quando falamos do registro de marca estrangeira no Brasil temos que esta operação é toda conduzida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em conformidade com as regras estabelecidas pela lei 9.279/96.
Portanto, verifica-se que, até agora, o registro de marcas brasileiras no exterior não pode ser considerado um procedimento simples nem com custo acessível para a maioria das pessoas. E isso, por certo, diminui o interesse dos empresários nacionais de internacionalizarem suas marcas, cenário, este, que tem grande possibilidade de mudar a partir da adesão brasileira ao Protocolo de Madrid.
Por que a adesão ao Protocolo de Madrid não ocorreu antes?
A adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid não ocorreu antes porque grande parte dos procedimentos previstos em nossa atual legislação que regulamenta a proteção de marcas no país (lei 9.279/96) necessita ser revista e ajustada aos padrões adotados pelas normas internacionais, como, por exemplo, quando se discute a regulamentação do prazo médio estimado para a concessão do registro que atualmente não está previsto em nossa legislação, além de outros fatores sobre os quais não debateremos neste momento.
Como as marcas brasileiras serão registradas no exterior depois que o Brasil aderir ao Protocolo de Madrid?
Efetivada a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, aquele que for titular de uma marca registrada no Brasil ou que, pelo menos, esteja em processo de obtê-la (a quem a lei 9.279/96 chama de depositante) poderá depositar o pedido de registro internacional da sua marca por meio do nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), não precisando mais ter recorrer aos escritórios e empresas estrangeiras, como visto anteriormente.
Assim, ao receber o pedido de registro internacional de uma marca brasileira deverá o INPI encaminhá-lo para a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), mas antes disso analisará se o pedido preenche os seguintes fatores:
- Preenchimento de requisitos formais;
- Confirmação se o pedido internacional possui as mesmas especificações técnicas assinaladas no registro ou no pedido nacional;
- Confirmação se o pedido de registro internacional e o registro nacional assinalam a mesma marca.
Feitas essas confirmações, o INPI providenciará a expedição de um certificado e encaminhará o pedido de registro internacional da marca brasileira para a OMPI, o que, inclusive, deverá ser executado no prazo máximo de 2 meses.
Na sequência, ao receber do INPI o pedido de registro internacional da marca brasileira, caberá à OMPI avaliar as questões formais do pedido, a fim de que possa encaminhar o pedido aos países escolhidos pelo requerente brasileiro.
Por fim, cada país estrangeiro examinará o pedido de registro internacional a ele encaminhado pela OMPI de acordo com a sua legislação local e enviará sua decisão final (deferindo ou não o registro) à OMPI que a repassará ao requerente brasileiro, por meio do INPI.
Protocolo de Madrid facilitará o registro das marcas estrangeiras no Brasil
O registro de marcas estrangeiras em território brasileiro também passará por grandes mudanças em virtude da adesão brasileira ao Protocolo de Madrid.
O mesmo procedimento que será adotado para as marcas brasileiras serem registradas no exterior, como visto acima, deverá ser observado pelos requerentes estrangeiros, só que em caminho contrário, ou seja, enviarão seus pedidos para o escritório de origem em seus países, antes dos mesmos serem encaminhados ao INPI que, por sua vez, comunicará sua decisão final sobre o deferimento ou indeferimento do registro da marca estrangeira ao respectivo escritório de origem.
Protocolo de Madrid estabelece que INPI deve monitorar a regularidade dos registros nacionais
Com o Protocolo de Madrid o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) passará a ter a função de monitorar a regularidade dos registros nacionais das marcas brasileiras pelo prazo de 5 anos e de comunicar à OMPI em caso de extinção ou arquivamento, a fim de que a organização internacional possa cancelar o respectivo registro internacional a ela relacionado.
Mas se isso viesse a acontecer, o titular da marca brasileira poderia tomar alguma providência para evitar prejuízos?
Sim, no prazo de 3 meses após ser notificado sobre o cancelamento da inscrição internacional, o titular da marca brasileira poderá entrar em contato diretamente com os países estrangeiros e solicitar que o pedido internacional de registro da sua marca seja transformado em pedido nacional, preservando, inclusive, a data do depósito do pedido de registro da marca.
Custo menor incentiva a internacionalização das marcas brasileiras
Por força das regras do Protocolo de Madrid haverá uma sensível redução dos custos para proteção das marcas brasileiras no exterior e isso acontecerá, basicamente, porque o requerente poderá registrar sua marca em diversos países por meio de um único processo, em idioma único, sem contar a possibilidade de concentrar o pagamento dos custos da operação numa mesma moeda, de ter uma estimativa menor do prazo de resposta e de ter um único prazo de renovação.
Além do mais, o requerente não precisará mais contratar escritórios nos países escolhidos para os casos que não houver necessidade de recursos administrativos, pedidos de caducidade, ações judiciais ou oposições, o que por evidente que ajudará na redução do custo global da transação e na própria gestão da proteção da marca.
INPI iniciará suas atribuições 3 meses após assinatura do Sistema de Madrid
Após o Brasil assinar o Protocolo de Madrid, por ato do presidente da República ou do ministro das Relações Exteriores, terá o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o prazo de 3 meses para iniciar o cumprimento das regras previstas no Tratado, ficando o Brasil impedido de deixar o protocolo antes de completados os 5 anos iniciais.
Quais idiomas serão aceitos nos pedidos internacionais de registros de marcas brasileiras?
São 3 os idiomas oficiais previstos no regulamento do Protocolo de Madrid: inglês, francês e espanhol.
Existe a informação de que o INPI adotará o inglês como o idioma oficial de comunicação com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual.
Por outro lado, para o recebimento de pedidos internacionais de marcas estrangeiras o INPI poderá adotar os 3 idiomas oficiais do sistema de Madrid, o que parece ainda não estar definido.
Para os pedidos de proteção de marcas brasileiras no exterior, apenas um único idioma, dentre os 3 indicados acima, poderá ser adotado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, cuja definição deve ocorrer nos próximos meses.
Futuro promissor para as marcas brasileiras
Tivemos a oportunidade de verificar neste artigo que existe uma grande possibilidade do processo de internacionalização das marcas brasileiras ser intensificado a partir do momento em que se concretizar a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, cujas previsões otimistas apontam para o último trimestre deste ano.
Dentre todas as mudanças positivas que o Protocolo de Madrid provocará na internacionalização das nossas marcas destacamos que 3 delas terão maior participação na mudança do atual cenário de letargia acerca da proteção das marcas brasileiras no exterior, são elas a desburocratização do procedimento, a estimativa de redução do custo total da operação e do tempo de duração do processo de registro.
A adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid implicará em mudanças positivas e irreversíveis no processo de internacionalização das marcas brasileiras e também, por assim dizer, para a própria economia nacional, tendo em vista a provável chegada em massa de marcas estrangeiras com o aumento do número de pedidos internacionais submetidos ao INPI, como visto neste artigo, impactando, a médio e longo prazo, no volume de negócios e na geração de empregos.
Torçamos para que esse cenário de futuro promissor no processo de internacionalização das marcas brasileiras, a partir da adoção das regras do Protocolo de Madrid, se concretize o mais rápido possível e que nossos governantes se atentem para a importância do tema e passem a divulgar e a incentivar o registro de marcas brasileiras no exterior. Todos ganhariam com isso e a propriedade intelectual sairia fortalecida.
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*Eduardo Hermes Barboza da Silva é advogado especialista em Direito da Propriedade Intelectual e sócio do escritório Hermes Advogados.