O art. 129 da Lei de Propriedade Industrial 9.279, de 1996, estabelece a propriedade da marca registrada, assegurando ao titular do registro seu uso exclusivo em todo o território nacional.
Essa exclusividade deve ser entendida literalmente. Estabelece o art. 16 do acordo TRIPS (DEC.1.355, de 1994) que “no caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão”. Nessa hipótese, a lei confere exclusividade ao titular do registro, independentemente de estar usando a marca, ou que marca idêntica se relacione a público diverso. A confusão se presume e, portanto, o titular do registro tem o poder de excluir do mercado marca idêntica que esteja a assinalar produtos ou serviços expressos no certificado de registro. Não poderá pretender indenização caso não tenha ocorrido dano.
Mas o acordo internacional também prevê o direito exclusivo de impedir que terceiros utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens e serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão.
Aqui, a confusão não se presume. Teria de ser demonstrada.
Embora o adjetivo confusório não exista na língua portuguesa, é utilizado pela doutrina para designar atos de concorrência desleal. Uma visita aos dicionários mostra o sentido dos termos confundir, confusão e confuso*.
Poderá haver ato confusório que fere o registro da marca ou atos confusórios que atuam ao largo do registro (por exemplo, Trade Dress).
Estes atos ensejam a reparação e a ordem de cessar a prática.
Mas o importante é notar que o efeito do registro opera entre marcas idênticas e produtos e serviços idênticos mesmo que o titular do registro não esteja empregando a marca, já que dispõe de cinco anos para iniciar o uso sob pena de caducidade por falta de uso.
Nesta hipótese, pode proibir o uso por terceiros, mesmo que não possa reclamar indenização.
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*con.fun.dir 1. Misturar (várias, ou diferentes coisas) desordenadamente. 2. Tomar (coisa ou pessoa) por outra. 3. Causar confusão, perturbação, insegurança, desconcerto ou embaraço 4. Confundir (1 e 2). 5. Misturar-se ou mesclar-se desordenadamente. 6. Tomar coisa ou pessoa por outra; equivocar-se. 7. Tornar-se ou ficar confuso (5). §con.fun.dí.vel
con.fu.são 1. Ato ou efeito de confundir(-se). 2. Ausência de ordem interna. 3. Falta de distinção entre coisas diferentes. 4. Falta de clareza ou coerência. 5. Estado do que se acha confundido, misturado, desordenadamente. 6. Situação, estado ou condição daquilo a que falta ordem, método, organização, etc.; bagunça, baderna barafunda. 7. Agitação, tumulto. 8. Estado de quem se acha confuso (5). 9. Equívoco, engano.
con.fu.so 1. Quase indistinto, pela mistura de elementos. 2. De difícil compreensão; sem clareza ou coerência; obscuro. 3. Sem ordem, organização ou método. 4. Em que há confusão (6 e 7). 5. Que confunde as coisas, ou que se confunde.
(Mini Aurélio - 6ª Edição)
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*Newton Silveira é sócio do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados – Advogados.